Oberlandesgericht Düsseldorf·20 U 52/18·08.09.2019

gTLD-Anmeldung begründet keine Erstbegehungsgefahr einer Marken-/Kennzeichenverletzung

Gewerblicher RechtsschutzMarkenrechtWettbewerbsrecht (UWG)Abgewiesen

KI-Zusammenfassung

Die Klägerin begehrte vorbeugenden Unterlassungsschutz gegen die beabsichtigte Nutzung einer generischen Top-Level-Domain zur Darstellung pharmazeutischer Waren/Dienstleistungen. Das OLG hielt Teile der Anträge mangels hinreichender Bestimmtheit für unzulässig und wies die Klage im Übrigen als unbegründet ab. Die bloße Bewerbung/Zuteilung der gTLD sowie frühere Inhalte einer anderen Konzern-Website und die Einschaltung eines DNS-Dienstleisters begründeten keine konkrete Erstbegehungsgefahr einer kennzeichenmäßigen Nutzung im Schutzgebiet. Auch ergaben sich keine konkreten Anhaltspunkte für einen Bruch einer seit 1970 bestehenden Abgrenzungsvereinbarung.

Ausgang: Berufung zurückgewiesen; Klage teils unzulässig und im Übrigen mangels Erstbegehungsgefahr unbegründet.

Abstrakte Rechtssätze

Ein Unterlassungsantrag ist nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulässig, wenn er die räumliche Eingrenzung des begehrten Verbots (Schutzgebietsbezug) nicht durch hinreichend konkrete Merkmale erkennen lässt und dadurch Umfang von Entscheidungsbefugnis, Rechtskraft und Vollstreckung unklar bleiben.

An die Bestimmtheit eines Unterlassungsantrags im Rahmen einer vorbeugenden Unterlassungsklage sind keine geringeren Anforderungen zu stellen als bei einer Verletzungsunterlassungsklage; insbesondere sind diejenigen Merkmale zu umschreiben, aus denen sich zweifelhafte Anspruchsvoraussetzungen ergeben.

Die bloße Bewerbung um bzw. Zuteilung einer generischen Top-Level-Domain begründet für sich genommen keine konkrete Erstbegehungsgefahr einer kennzeichenmäßigen Benutzung im Schutzgebiet einer Marke oder eines Unternehmenskennzeichens.

Allgemeine Hinweise in Bewerbungsunterlagen auf die technische Leistungsfähigkeit eines weltweit tätigen DNS-Dienstleisters (einschließlich Serverstandorten in Europa) lassen ohne weitere konkrete Nutzungshinweise keine Rückschlüsse auf eine künftige kennzeichenverletzende Benutzung in einem bestimmten Schutzgebiet zu.

Für die Annahme einer Erstbegehungsgefahr, die auf einen vorsätzlichen Verstoß gegen eine bestehende Abgrenzungsvereinbarung gestützt wird, bedarf es konkreter Anhaltspunkte, die den Schluss auf eine künftige Negierung dieser Vereinbarung zulassen.

Relevante Normen

§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO§ 35 ZPO§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO§ 308 I ZPO§ 91 ZPO§ 97 Abs. 1 ZPO

Vorinstanzen

Landgericht Düsseldorf, 34 O 28/17

Bundesgerichtshof, I ZR 188/19 [NACHINSTANZ]

Tenor

Die Berufung der Klägerin gegen das am 4. Mai 2018 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

Die Kosten der Berufung trägt die Klägerin.

Dieses und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin bleibt nachgelassen, eine Vollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110% des beitreibbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor Beginn der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils beizutreibenden Betrages leistet.

Gründe

Hinsichtlich des Sach- und Streitstandes erster Instanz wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug genommen.

Mit diesem hat das Landgericht die Klage abgewiesen, die darauf gerichtet war, der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verbieten,

1. im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union unter der generischen Top Level Domain ...A die Waren und Dienstleistungen der A X1 und/oder mit ihr verbundener Unternehmen aus dem pharmazeutischen Bereich darzustellen, insbesondere wie in ihrer Bewerbung um diese Domain (Anlage K 25), dort namentlich in den Abschnitten 18.1, 18.2.3, 18.2.5, 23.1.1 iv., 26.1.1b angekündigt,

hilfsweise

1.a. im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union unter der generischen Top Level Domain ...A Waren und Dienstleistungen aus dem pharmazeutischen Bereich darzustellen oder darstellen zu lassen,

hilfsweise

1.b. im geschäftlichen Verkehr in der Europäischen Union unter der generischen Top Level Domain ...A Waren und Dienstleistungen aus dem pharmazeutischen Bereich darzustellen oder darstellen zu lassen,

wenn auf der unter der generischen Top Level Domain ...A zugänglichen Website Kontaktdaten für Deutschland angegeben werden und/oder nach in Deutschland durchgeführten Studien gesucht werden kann und/oder Kontaktdaten eines deutschen Ansprechpartners für die Studien angegeben werden und/oder Einkaufsbedingungen für Deutschland bereit gehalten und/oder Stellenangebote für Deutschland angezeigt werden und/oder auf von einer Website in deutscher Sprache mit der Top Level Domain ... auf die generische Top Level Domain ...A verwiesen und/oder verlinkt wird, insbesondere wenn dies geschieht wie in Anlage K 20.

2. im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter der generischen Top Level Domain ...A das Unternehmen der A X1 und/oder mit ihr verbundener Unternehmen im pharmazeutischen Bereich darzustellen, insbesondere wie in ihrer Bewerbung um diese Domain (Anlage K 25), dort namentlich in den Abschnitten 18.1, 18.2.3, 18.2.5, 23.1.1 iv., 26.1.1b angekündigt.

hilfsweise

2.a. im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter der generischen Top Level Domain ...A das Unternehmen der A X1 und/oder mit ihr verbundener Unternehmen im pharmazeutischen Bereich darzustellen oder darstellen zu lassen,

hilfsweise

2.b. im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter der generischen Top Level Domain ...A das Unternehmen der A X1 und/oder mit ihr verbundener Unternehmen im pharmazeutischen Bereich darzustellen oder darstellen zu lassen,

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt, es könne dahin stehen, ob die Klage zulässig sei, denn sie sei jedenfalls unbegründet. Allerdings sei sie jedenfalls nicht wegen einer rechtsmissbräuchlichen Anrufung des Landgerichts Düsseldorf unzulässig. Ob die Klageanträge nicht hinreichend bestimmt seien, könne offen bleiben, denn jedenfalls habe die Klägerin weder für die geltend gemachten Ansprüche aus ihrer Marke noch für diejenigen aus ihrem Unternehmenskennzeichen eine Erstbegehungsgefahr für eine diese Kennzeichen verletzende Verwendung der streitbefangenen generischen Top-Level-Domain ...A dargelegt. Die Anmeldung und Zuteilung als solche reiche nicht aus. Die Angaben der Klägerin im Antrag auf Zuteilung begründeten keine konkrete Gefahr der Benutzung der TLD als Marke oder Unternehmenskennzeichen in der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland. Die Angaben über den Service-Provider B seien allgemein und begründeten ebenso keine Gefahr einer kennzeichenverletzenden Nutzung in der Europäischen Union oder in Deutschland. Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte beabsichtige, gegen die Abgrenzungsvereinbarung aus dem Jahre 1970 zu verstoßen.

Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten und begründeten Berufung. Sie macht geltend, das Landgericht habe die Zulässigkeit nicht offen lassen dürfen. Die Klage sei zulässig und begründet. Insbesondere bestehe eine Erstbegehungsgefahr für eine Verletzung ihrer Marke und ihres Unternehmenskennzeichens. Insoweit wiederholt sie ihr erstinstanzliches Vorbringen.

Die Klägerin beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verbieten,

hilfsweise

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte wiederholt ebenfalls ihren erstinstanzlichen Sachvortrag. Die Klage sei bereits unzulässig. Sie sei entgegen der Ansicht des Landgerichts rechtsmissbräuchlich in Düsseldorf erhoben worden. Jedenfalls aber seien die Klageanträge nicht hinreichend bestimmt. Die Klage sei aber jedenfalls unbegründet, weil sie derzeit überhaupt keine Planungen für die Verwendung der TLD habe und jedenfalls vorhabe, die Kennzeichenrechte der Klägerin und insbesondere die Abgrenzungsvereinbarung von 1970 bei der Verwendung zu respektieren.

Hinsichtlich aller weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

Die zulässige Berufung der Klägerin bleibt in der Sache ohne Erfolg, denn die Klage ist teilweise unzulässig und – soweit sie zulässig ist – aus den zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung unbegründet.

I. Allerdings rügt die Klägerin zu Recht im Hinblick auf die unterschiedlichen Rechtskraftwirkungen, dass das Landgericht die Frage der Zulässigkeit nicht offen lassen durfte.

(1) Die Klage ist nicht wegen einer rechtsmissbräuchlichen Gerichtsstandswahl der Klägerin unzulässig. Es steht zum einen der Klägerin frei, nach einem zu ihren Lasten ausgegangenen Verfügungsverfahren die Hauptsache bei einem anderen Gericht anhängig zu machen. Zum anderen war sie auch nicht gehalten, ihre Ansprüche im Wege der Widerklage gegen die beim Landgericht Hamburg von der Beklagten erhobene negative Feststellungsklage zu erheben. Nach § 35 ZPO hat nämlich die Klägerin und nicht die Beklagte die Wahl zwischen mehreren zuständigen Gerichten.

(2) Die Klageanträge sind jedoch teilweise nicht hinreichend bestimmt (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO) und damit unzulässig. Ein bestimmter Klageantrag ist erforderlich, um den Streitgegenstand und den Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 I ZPO) festzulegen sowie die Tragweite des begehrten Verbots zu erkennen und die Grenzen der Rechtshängigkeit und der Rechtskraft festzulegen (BGH, GRUR 2011, 521 Rn. 9 – TÜV I). Daher darf ein Verbotsantrag nicht derart undeutlich gefasst sein, dass Gegenstand und Umfang der Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 I ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich der Beklagte deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und letztlich die Entscheidung darüber, was ihm verboten ist, dem Vollstreckungsgericht überlassen bleibt (vgl. BGH, GRUR 2004, 151 – Farbmarkenverletzung I; BGH, GRUR 2011, 539 Rn. 13 – Rechtsberatung durch Lebensmittelchemiker; BGH, GRUR 2012, 842 Rn. 12 – Neue Personenkraftwagen I). Auch muss der Schuldner, der den Titel freiwillig befolgen möchte, hinreichend genau wissen, was ihm verboten ist.

Dabei sind die Anforderungen an die Bestimmtheit des Unterlassungsantrages bei der vorbeugenden Unterlassungsklage keine geringeren als bei der Verletzungsunterlassungsklage (BGH, GRUR 2015, 1201 Rn. 42 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Insbesondere diejenigen Merkmale bedürfen der Umschreibung, aus denen sich das Vorliegen zweifelhafter Anspruchsvoraussetzungen ergibt. Im Streitfall betrifft dies in erster Linie die Frage, aus welchen Umständen sich nach Ansicht der Klägerin ergibt, dass die Konzernmutter der Klägerin oder ihrer Schwesterunternehmen die gTLD ...A im Schutzgebiet der Kennzeichenrechte der Klägerin (hinsichtlich der Unionsmarke in der Europäischen Union, Anträge zu 1.; hinsichtlich des Unternehmenskennzeichens in der Bundesrepublik Deutschland, Anträge zu 2.) bestimmungsgemäß nutzen werden und ob von einer kennzeichenmäßigen Benutzung auszugehen ist. Beides ist zwischen den Parteien streitig. Ob die von der Klägerin angeführten Umstände der behaupteten Benutzung tatsächlich den erforderlichen Bezug zum Schutzgebiet begründen und ob aus den Umständen tatsächlich auf eine entsprechende Erstbegehungsgefahr geschlossen werden kann, ist demgegenüber keine Frage der Zulässigkeit, sondern eine solche der Begründetheit.

a) Danach ist die Klage hinsichtlich des Antrags zu 1. in der angekündigten Form sowie des Hilfsantrags zu 1.a, des Antrags zu 2. in der angekündigten Form und des Hilfsantrags zu 2.a bereits unzulässig. Soweit die Anträge zu 1. und 2. als „versteckten“ Hilfsantrag den Wegfall des Wortes „insbesondere“ enthalten, sind sie indes zulässig.

b) Der Antrag zu 1. ist zwar beschränkt auf das Gebiet der Europäischen Union, enthält aber in seiner unveränderten Fassung keine Merkmale, aus denen sich ein derartiger räumlicher Bezug ergeben soll. Die gilt ebenfalls für den Hilfsantrag zu 1.a.

c) Soweit man den Antrag zu 1. dahin versteht, dass der „insbesondere“-Zusatz diese Konkretisierung enthält, nämlich „wie in ihrer Bewerbung um diese Domain (Anlage K 25), dort namentlich in den Abschnitten 18.1, 18.2.3, 18.2.5, 23.1.1 iv., 26.1.1b angekündigt“, ist die Klage indes zulässig. Die Frage, ob die Bewerbung tatsächlich derartige Anhaltspunkte liefert und eine Begehungsgefahr begründet, ist demgegenüber – wie oben ausgeführt – eine Frage der Begründetheit. Gleiches gilt für den Antrag zu 1.b, wo der erforderliche Schutzgebietsbezug durch die Angaben „wenn auf der unter der generischen Top Level Domain ...A zugänglichen Website Kontaktdaten für Deutschland angegeben werden und/oder nach in Deutschland durchgeführten Studien gesucht werden kann und/oder Kontaktdaten eines deutschen Ansprech-partners für die Studien angegeben werden und/oder Einkaufsbedingungen für Deutschland bereit gehalten und/oder Stellenangebote für Deutschland angezeigt werden und/oder auf von einer Website in deutscher Sprache mit der Top Level Domain ... auf die generische Top Level Domain ...A verwiesen und/oder verlinkt wird, insbesondere wenn dies geschieht wie in Anlage K 20“ beschrieben wird. Ob der Umstand, dass derartige Angaben auf der Domain A… der Konzernmutter der Beklagten in der Vergangenheit erfolgt sind, eine Begehungsgefahr hinsichtlich der Benutzung der Domain ...A begründet und ob die Anhaltspunkte überhaupt für einen Schutzgebietsbezug ausreichen, ist auch hier eine Frage der Begründetheit.

d) Das gleiche gilt für die das Unternehmenskennzeichen betreffenden Anträge zu 2., 2.a und 2.b entsprechend.

II. Soweit die Klage danach zulässig ist, ist sie indes aus den zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung, auf die der Senat Bezug nimmt, unbegründet.

Die Berufung gibt lediglich Anlass zu folgenden Ergänzungen:

(1) Das Landgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass weder die Bewerbung noch die Website A… und die dort in der Vergangenheit vorhandenen Angaben eine konkrete Gefahr begründen, eine kennzeichenmäßige Benutzung erfolge innerhalb der Europäischen Union beziehungsweise in der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Bei der Beurteilung der Angaben in der Bewerbung um die gTLD ist dabei zu berücksichtigen, dass sich die Beklagte für ihren Konzern nicht nur um die streitgegenständliche Domain ...A, sondern mit im Wesentlichen gleich lautenden Anträgen auch um die Domains … und A beworben hat. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis auf die globale Tätigkeit des Konzerns der Beklagten zu verstehen. Die Klägerin verweist insoweit selber auf die Bekanntheit der unterschiedlichen Kennzeichen, die durch die Abgrenzungsvereinbarung von 1970 bedingt ist, wenn sie meint, der Konzern der Beklagten sei in den USA und Kanada nicht unter der Bezeichnung C beziehungsweise A X1 bekannt, sondern eben als A. Dann liegt es aber nahe, dass gerade für diese beiden Länder die Beklagte beziehungsweise der Konzern, dem sie zugeordnet ist, eine gTLD mit dem Bestandteil „A“ einsetzen will, während ein derartiger Einsatz im Rest der Welt, wo die Beklagte beziehungsweise deren Konzern aufgrund nämlicher Abgrenzungsvereinbarung gerade nicht unter der Bezeichnung A bekannt ist, eher nicht nahe liegt. Dort liegt eben gerade die Verwendung der Domain… nahe, die aber eben nach dem eigene Vortrag der Klägerin in den USA und Kanada gerade nicht als Hinweis auf den Konzern der Beklagten verstanden wird.

(3) Dass sich die Beklagte zur technischen Bereitstellung der Domain Name Services der Firma B bedient, die weltweit DNS-Server betreibt und eben auch solche in der EU und die „EU-Safe-Harbour“-zertifiziert ist, besagt ebenfalls nichts für die künftige Verwendung der Domain. Es besagt lediglich etwas über die Leistungsfähigkeit des von der Beklagten beauftragten Dienstleisters. Allein diesem Zweck diente der Hinweis in den Bewerbungsunterlagen.

(4) Dafür, dass die Beklagte, ihre Muttergesellschaft oder ihre Konzernschwestern entgegen ihrer mehrfach wiederholten Bekundungen im vorliegenden Verfahren tatsächlich beabsichtigen, vorsätzlich die seit 1970 grundsätzlich respektierte Abgrenzungsvereinbarung zu verletzen, lässt sich der Bewerbung um die streitgegenständlich gTLD nichts entnehmen. Gerade für einen derartigen vorsätzlichen Vertragsverstoß bedürfte es aber konkreter Anhaltspunkte, die den Schluss zulassen, die Beklagte und ihr Konzern würden künftig die Geltung der Abgrenzungsvereinbarung negieren.

(5) Schließlich kann schon in tatsächlicher Hinsicht nicht davon ausgegangen werden, dass die Beklagte, ihre Muttergesellschaft oder ihre Konzernschwestern die streitgegenständliche Domain ...A identisch so nutzen, wie sie dies in der Vergangenheit mit der Domain A… getan haben. So weist die Beklagte mit Recht darauf hin, dass die Beklagtenseite (wohl nach Beanstandung durch die Klägerin) die wesentlichen Punkte, aus denen die Klägerin bei der Domain A… einen relevanten Schutzgebietsbezug herleiten will, etwa den Hinweis auf in Deutschland durchgeführte klinische Studien, deutsche Stellenangebote, Einkaufsbedingungen oder Kontaktdaten, entfernt hat. Woraus sich die Gefahr ergeben soll, dass sie diese Änderungen bei der Erstellung einer völlig neuen Site (oder einer Vielzahl derartiger Websites) wiederholen sollte, ist nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91, § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.

Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen sind nicht gegeben. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Streitwert: 100.000,00 € (entsprechend der von den Parteien nicht angegriffenen erstinstanzlichen Festsetzung)

Am 07.11.2019 erging der nachfolgende Berichtigungsbeschluss:

werden die tatsächlichen Feststellungen des am 9. September 2019 verkündeten Urteils gemäß § 320 ZPO wie folgt berichtigt:

Auf Seite 9 wird in Absatz II (3) der Satz

„Dass sich die Beklagte zur technischen Bereitstellung der Domain Name Services der Firma B bedient, die weltweit DNS-Server betreibt und eben auch solche in der EU und die „EU-Safe-Harbour“-zertifiziert ist, besagt ebenfalls nichts für die künftige Verwendung der Domain.“

durch den Satz

„Dass sich die Beklagte zur technischen Bereitstellung der Domain Name Services der Firma B bedient, die weltweit DNS-Server betreibt und eben auch solche in Europa und die „EU-Safe-Harbour“-zertifiziert ist, besagt ebenfalls nichts für die künftige Verwendung der Domain.“

ersetzt, wobei die Unterstreichung lediglich der Hervorhebung der Berichtigung dient und nicht Bestandteil der Berichtigung ist.

Der Tatbestand war auf den zulässigen, insbesondere innerhalb der Frist des § 320 Abs. 1 ZPO gestellten, Antrag der Beklagten hin zu berichtigen.

Bei dem beanstandeten Satz handelt es sich um einen Teil des Tatbestandes im Sinne von § 320 ZPO, denn er gibt hinsichtlich der Server-Standorte das tatsächliche Vorbringen der Parteien wieder, so dass er nach § 320 ZPO berichtigt werden kann (Zöller-Feskorn, ZPO, 33. Aufl., § 320 Rn. 6, § 314 Rn. 4).

Der Satz ist auch unrichtig, denn die Beklagte weist zu Recht darauf hin, dass die Parteien übereinstimmend von Serverstandorten in Europa gesprochen haben, nicht aber von solchen in der Europäischen Union. Ein Hinweis auf Serverstandorte in der EU findet sich weder im wechselseitigen Parteivorbringen, noch in der als Anlage K25 vorgelegten Bewerbung. Eingang in das Urteil des Senats hat die zu Recht beanstandete Formulierung deshalb gefunden, weil die Klägerin aus den Serverstandorten in Europa eine Begehungsgefahr für die EU hergeleitet hat, weshalb der Senat an dieser Stelle (unrichtigerweise) „Europa“ als synonym mit „EU“ verstanden hat.

Über den Antrag war in der eingangs genannten Besetzung zu entscheiden, § 320 Abs. 4 S. 2 f. ZPO, da Richterin am Oberlandesgericht ….. zunächst durch längere Erkrankung und nunmehr durch Urlaub an der Mitwirkung gehindert ist.