Bösgläubige Markenanmeldung „BANDIT“: Unterlassung abgewiesen, Einwilligung in Löschung
KI-Zusammenfassung
Die Beklagte wandte sich mit der Berufung gegen eine Verurteilung wegen Markenverletzung der deutschen Wortmarke „BANDIT“ für Motorsporthelme und erhob Widerklage auf Löschung. Das OLG bejahte zwar eine markenmäßige Benutzung der Modellbezeichnung „Bandit“ im inlandsgerichteten Online-Angebot. Der Unterlassungsanspruch scheiterte jedoch an der Einrede der Löschungsreife wegen bösgläubiger Anmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 14, § 50 Abs. 1 MarkenG). Die Klage wurde abgewiesen und der Kläger zur Einwilligung in die Löschung der deutschen Marke verurteilt; die Widerklage zur Unionsmarke blieb nach teilweiser Berufungsrücknahme ohne Erfolg.
Ausgang: Berufung führt zur Abweisung der Klage und zur Verurteilung zur Löschungseinwilligung; die Berufung zur Unionsmarken-Widerklage bleibt nach Rücknahme ohne Erfolg.
Abstrakte Rechtssätze
Der Unterlassungsanspruch wegen Markenverletzung besteht nur, wenn die angegriffene Handlung sowohl nach der Rechtslage im Verletzungszeitpunkt als auch nach der im Entscheidungszeitpunkt geltenden Rechtslage rechtswidrig ist.
Die Verwendung einer Modellbezeichnung kann eine markenmäßige Benutzung darstellen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung aufgrund Marktgepflogenheiten oder Bekanntheit des Modells als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstehen.
Bei der Prüfung, ob eine Modellbezeichnung herkunftshinweisend verwendet wird, ist das Angebot in seiner Gesamtheit zu würdigen; maßgeblich sind insbesondere Bekanntheit der Modellbezeichnung sowie die konkrete Einbindung neben Hersteller-/Dachmarken.
Eine bösgläubige Markenanmeldung liegt vor, wenn der Anmelder die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt, insbesondere um einen von einem Dritten erworbenen wertvollen Besitzstand an einer Kennzeichnung zu stören oder dessen Benutzung zu sperren.
Steht dem Markeninhaber die Einrede der Löschungsreife wegen bösgläubiger Anmeldung entgegen, sind Unterlassungs- und Folgeansprüche ausgeschlossen; korrespondierend ist eine auf Löschung gerichtete Widerklage begründet.
Tenor
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 22. Februar 2019 verkündete Urteil der 8. Kammer für Handelssachen abgeändert und
wird die Klage abgewiesen sowie
der Kläger verurteilt, in die Löschung der am 23. Dezember 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 13. Februar 1997 in das Register eingetragenen Marke Nr. DE 396 565 44 „BANDIT“ gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.
Der Kläger wird des Rechtsmittels der Anschlussberufung für verlustig erklärt. Die Beklagte wird des Rechtsmittels der Berufung für verlustig erklärt, soweit sich die Berufung gegen die Abweisung ihrer auf Nichtigerklärung der Unionsmarke Nr. UM 001 205 061 „BANDIT“ gerichteten Widerklage richtet.
Die Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger zu 55% und die Beklagte zu 45%.
Dieses und das angefochtene Urteil sind hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Den Parteien bleibt nachgelassen, eine Vollstreckung der anderen Partei durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110% des beitreibbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die vollstreckende Partei vor Beginn der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils beizutreibenden Betrages leistet.
Gründe
Der Kläger ist Inhaber der am 23.12.1996 angemeldeten und am 13.02.1997 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 396 565 44 „BANDIT“, die Schutz beansprucht für
Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen, Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Sprache, Bild und Daten, Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer, Schutzbekleidung; Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Lederjacken, Lederhosen, Lederhandschuhe, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder, Ledertaschen, Rucksäcke; Turn- und Sportgeräte, Boxhandschuhe
Ferner ist er Inhaber der am 10.06.1999 angemeldeten und am 06.02.2001 eingetragenen Unionswortmarke Nr. 001 205 061 „BANDIT“, die Schutz beansprucht für
in Klasse 09: Sicherheitskleidung, insbesondere Sicherheitskopfbedeckungen; (Safety Helmets), Motorradhelme, Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsport und Motorsportveranstaltungen, Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Schutzhelme für Schweißarbeiten, Unfallschutzhandschuhe, Schutzanzüge, Knieschützer; Geräte zur Aufnahme, Speicherung, Übertragung und Wiedergabe von Daten, Sprache und Bild, Schutzbekleidung.
in Klasse 18: Lederwaren (soweit in Klasse 18 enthalten) insbesondere Ledertaschen und Rucksäcke.
in Klasse 25: Lederjacken, Motorradkleidung aus Leder, Lederhandschuhe; Lederhosen, Kopfbedeckungen aus Leder, Motorradschutzkleidung aus Leder.
in Klasse 28: Knieschützer, Boxhandschuhe, Turn- und Sportgeräte, Kopfschutz für Kampfsport und andere Sportarten, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsport und Motorsportveranstaltungen.
Der Kläger ist ferner Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der 1998 gegründeten X GmbH, der er eine ausschließliche Lizenz an den Klagemarken erteilt hat.
Die Beklagte ist ein schwedisches Unternehmen, welches Sicherheitsprodukte vornehmlich für den Motorsport der Y Inc. vertreibt. Sie bietet ihre Produkte unter anderem über eine in englischer und schwedischer Sprache gestaltete Website an. Bei dem für den Versand verwendeten Scroll-Down-Menü kann unter anderem der Versand auch nach Deutschland ausgewählt werden.
Ende der 70er Jahre brachte die damals noch als Team …. firmierende Y einen Schutzhelm mit einer besonders aggressiv wirkenden Gestaltung heraus. Dieser zeichnete sich durch eine kantige, stark herausgezogene Kinnpartie mit Lufteinlässen und die Umrahmung der Augenpartie durch eine geschwungene Linienführung, die in der Mitte bis über die Nase reicht, aus. Dieses Helmmodell wurde unter der Bezeichnung Simpson „Bandit“ vertrieben. Der Helm wurde von vielen bekannten Rennfahrern getragen. Seit Mitte der 80er Jahre wurden Simpson-Helme mit dieser Modellbezeichnung in Europa und auch in Deutschland vertrieben und beworben.
Der Kläger hatte seine Klage gegen die Beklagte zunächst an erster Stelle auf die nationale Marke und hilfsweise auf die Unionsmarke gestützt. Nachdem die Beklagte Widerklage auf Einwilligung in die Löschung der deutschen Marke und Nichtigerklärung der Unionsmarke wegen böswilliger Markenanmeldung erhoben hatte, hat er die Klage zurückgenommen, soweit sie auf die Unionsmarke gestützt war.
Mit der angefochtenen Entscheidung, auf deren tatsächliche Feststellungen hinsichtlich aller weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes erster Instanz gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „BANDIT“ für Helme für den Motorsport zu benutzen, nämlich dieses Zeichen auf Helmen, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter diesem Zeichen Helme einzuführen, auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen oder dieses Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen. Ferner hat das Landgericht die Beklagte zur Zahlung von 1.492,45 € vorgerichtlichen Kosten sowie zur Auskunftserteilung verurteilt und die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt. Die Widerklage hat das Landgericht abgewiesen.
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt, es sei davon auszugehen, dass der Kläger die Klage hinsichtlich der vorgerichtlichen Kosten zurückgenommen habe, weil die Abmahnung auf beide Marken gestützt war. Die Zuständigkeit deutscher Gerichte ergebe sich daraus, dass bei der behaupteten Verletzung einer nationalen Marke der zuständigkeitsbegründende Erfolgsort der Mitgliedsstaat sei, in dem sie geschützt sei. Es liege aber auch ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug vor, weil die englischsprachige Website auch auf Deutschland ausgerichtet sei, weil man Produkte zur Lieferung nach Deutschland bestellen könne. Die Ansprüche seien auch begründet. Zwischen den Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr. Dem Unterlassungsanspruch stehe nicht die Einrede der Löschungsreife der deutschen Marke wegen bösgläubiger Markenanmeldung entgegen. Eine Bösgläubigkeit des Klägers bei der Markenanmeldung am 23.12.1996 könne nicht festgestellt werden. Die von der Beklagten vorgetragenen Umsätze der Y mit Helmen der „Bandit“-Serie reichten nicht aus, um einen wertvollen Besitzstand zu begründen. Der Absatzerfolg beschränke sich auf wenige Verkäufe durch einen Händler. Auch spreche der Umstand, dass der Kläger gegen die Simpson Performance erst vorgegangen sei, als diese eine eigene Marke „BANDIT SX“ angemeldet hatte, gegen eine bösgläubige Markenanmeldung. Eine bösgläubige Markenanmeldung werden schließlich auch nicht durch die Ähnlichkeit der vom Kläger vertriebenen Helme mit denen der Simpson Performance begründet. So habe der Kläger das Zeichen ausweislich der Anlage B46 auch für eine Lederjacke benutzt. Demzufolge sei auch die auf Einwilligung in die Löschung der deutschen Marke gerichtete Widerklage unbegründet. Die auf Nichtigerklärung der Unionsmarke gerichtete Widerklage sei bereits unzulässig, weil es nach Rücknahme der hierauf gestützten Klage insoweit an einer Hauptklage fehle.
Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten und innerhalb der verlängerten Berufungsbegründungsfrist begründeten Berufung.
Sie macht geltend, bei Anmeldung der Klagemarken in den Jahren 1996 und 1999 habe der Kläger das Ziel verfolgt, den guten Ruf der Y Produkte auszunutzen und deren Originalprodukte vom Markt zu drängen, obwohl Y die Schutzhelme der „Bandit“-Serie bereits seit den 70er Jahren vertreibe. Die Bösgläubigkeit zeige sich schon darin, dass er zugleich das Design der der Bandit-Modelle von Y kopiert habe. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass sich der Helm der Y insbesondere an „Streetfighter“-Motorradfahrer richte, habe Y sowohl im Inland wie auch in den USA einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt. Dass er nicht sogleich gegen die Y vorgegangen sei, spreche nicht gegen sondern für eine Bösgläubigkeit, weil dem Kläger bewusst gewesen sei, dass die Rechte an der Bezeichnung eigentlich der Y zustanden. Das Landgericht habe nicht beachtet, dass sie die Widerklage hilfsweise auf Verfall gestützt habe. Der Kläger habe eine rechtserhaltenden Benutzung nicht dargetan. Die Widerklage sei auch in Bezug auf die Unionsmarke zulässig gewesen, denn die Zulässigkeit einer einmal zulässig erhobenen Widerklage entfalle nicht nachträglich durch die Rücknahme der Hauptklage. Im Übrigen wiederholt die Beklagte ihren erstinstanzlichen Sachvortrag.
Die Beklagte beantragt,
das angefochtene Urteil abzuändern;
die Klage abzuweisen;
den Kläger zu verurteilen, in die Löschung der am 23. Dezember 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 13. Februar 1997 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke Nr. DE 396 565 44 „BANDIT“ gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen;
die am 10. Juni 1999 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum angemeldete und am 6. Februar 2001 in das Register beim Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum eingetragene Marke Nr. UM 001 205 061 „BANDIT“ für nichtig zu erklären.
Der Kläger beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Er hat sich zunächst innerhalb der Berufungserwiderungsfrist der Berufung mit dem Ziel angeschlossen, weitere Abmahnkosten erstattet zu erhalten, hat die Anschlussberufung jedoch in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.
Auch der Kläger wiederholt sein erstinstanzliches Vorbringen. Er macht unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes im dort von der Beklagten betriebenen Löschungsverfahren ferner geltend, dieY habe schon deshalb keinen wertvollen Besitzstand erlangen können, weil sie die Bezeichnung „Bandit“ nicht als Marke, sondern nur als Modellbezeichnung benutzt habe.
Die Beklagte hat mit am 22.05.2020 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz vom gleichen Tage die Berufung zurückgenommen, soweit sie sich gegen die Abweisung der Löschungswiderklage betreffend die Unionsmarke UM 001 205 061 „BANDIT“ richtet.
Hinsichtlich aller weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.
Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg, soweit sie nicht zurückgenommen ist. Zwar ist die Klage zulässig, insbesondere die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte gegeben. Auch hat die Beklagte ein mit der Klagemarke jedenfalls hochgradig ähnliches Zeichen für identische Waren benutzt und zwar auch im Inland. Entgegen der – insoweit widersprüchlichen – Ansicht des Klägers stellt die Benutzung für die Helmmodelle der Simpson Performance auch eine markenmäßige Benutzung dar, weil die angesprochenen Verkehrskreise nicht nur in der Kennzeichnung „S“, sondern auch in der Modellbezeichnung „Bandit“ einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen. Den Ansprüchen des Klägers steht aber die Einrede der Löschungsreife der Klagemarke entgegen, weil die Voraussetzungen einer bösgläubigen Anmeldung der Klagemarke vorliegen. Aus diesem Grund ist auch die Widerklage, soweit die Berufung nicht zurückgenommen ist, begründet.
Das Landgericht hat die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte zu Recht und mit zutreffender Begründung bejaht. Sie ergibt sich aus Art. 7 Nr. 2 der Brüssel-Ia-VO. Danach kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, in einem anderen Mitgliedstaat vor dem Gericht des Orts, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden. Die Beklagte hat ihren Sitz in Schweden. Zu den unerlaubten Handlungen i.S.v. Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO zählen auch Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums wie Markenrechtsverletzungen (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 24 – Wintersteiger/Products 4U; BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 18 – OSCAR; GRUR 2015, 1004 Rn. 12 – IPS/ISP).
Die Wendung „Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht“ meint sowohl den Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs als auch den Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens, so dass der Bekl. nach Wahl des Kl. vor dem Gericht eines dieser beiden Orte verklagt werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 19 – Wintersteiger/Products 4U; GRUR 2014, 806 Rn. 46 – Coty/First Note Perfumes; GRUR 2015, 296 Rn. 18 – Hejduk/EnergieAgentur). Dabei kommt es nur darauf an, ob der Kläger schlüssig vorgetragen hat, im Inland sei ein schädigendes Ereignis eingetreten. Die Frage, ob tatsächlich ein schädigendes Ereignis eingetreten ist, betrifft die Begründetheit der Klage, die vom zuständigen Gericht anhand des anwendbaren nationalen Rechts zu prüfen ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 26 – Wintersteiger/Products 4U). Bei der behaupteten Verletzung einer nationalen Marke liegt der Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs der unerlaubten Handlung in dem Mitgliedstaat, in dem die Marke geschützt ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 27 – Wintersteiger/Products 4U; BGH, GRUR 2015, 1004 Rn. 14 – IPS/ISP). Das ist bei der Klagemarke der Fall, denn diese ist in Deutschland geschützt. Nachdem die Beklagte auf ihrer Internetseite jedenfalls zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung auch die Lieferung nach Deutschland angeboten hat, ist festzuhalten, dass sich das Angebot auch an deutsche Verbraucher richtete (vgl. auch EuGH, GRUR 2019, 1047 Rn. 54 – AMS Neve Ltd. u.a./Heritage Audio SL u.a.).
Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG nicht zu, denn der Klage steht die Einrede der Löschungsreife entgegen, § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG.
Der auf Wiederholungsgefahr gestützte und in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG besteht nur, wenn die beanstandete Handlung sowohl nach dem zur Zeit der beanstandeten Handlung geltenden Recht als auch nach dem zur Zeit der Berufungsentscheidung geltenden Recht rechtsverletzend war (vgl. BGH, GRUR 2018, 311 Rn. 11– Handfugenpistole). Nach dem Zeitpunkt der von dem Kläger beanstandeten Handlung im Jahr 2016 ist das im Streitfall maßgebliche Recht mit Wirkung ab 14.1.2019 durch das Gesetz zur Umsetzung der RL (EU) 2436/2015 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG) novelliert worden (BGBl. I 2018, 2357). Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 MarkenG n.F. enthält vor der Aufzählung der drei Verletzungstatbestände nunmehr eine Passage, aus der sich ergibt, dass die markenrechtsverletzende Benutzung „in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen“ erfolgen muss. Der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist unverändert geblieben. In der Sache hat sich durch diese Ergänzung des § 14 Abs. 2 MarkenG nichts geändert (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 12 – SAM; GRUR 2019, 1289 Rn. 10 - MO).
Die Beklagte hat ohne Zustimmung des Klägers im geschäftlichen Verkehr ein der Klagemarke jedenfalls hochgradig ähnliches Zeichen für Waren benutzt, die mit denen identisch sind, für die die Klagemarke Schutz beansprucht. Diese Benutzung erfolgte auch im Inland, denn – wie dargestellt – richtete sich das Internetangebot der Beklagten auch an Verbraucher in Deutschland. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte den Versand nach Deutschland angeboten hat. Nach ihrem eigenen Vorbringen handelt es sich bei den hochpreisigen Schutzhelmen der „Bandit“-Serie um Kultobjekte, so dass ein deutscher Kaufinteressent ohne weiteres geneigt sein wird, diese Helme auch im europäischen Ausland zu erwerben.
Die Verwendung als Modellbezeichnung (S Bandit, S Carbon Bandit, S Super Bandit) stellt sich hier auch als eine markenmäßige Benutzung dar. Soweit sich der Kläger die Begründung des Deutschen Patent- und Markenamtes zu eigen macht, nach der die Verwendung als Modellbezeichnung keine markenmäßige Benutzung darstelle (und daher kein schutzwürdiger Besitzstand bestanden habe), ist dies widersprüchlich, denn auch die Beklagte benutzt das Zeichen lediglich als Modellbezeichnung. Träfe dies also zu, würde es schon deshalb an einer Verletzungshandlung fehlen.
Nach der Rechtsprechung des EuGH kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 58 – L'Oréal/Bellure; GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. – Google France und Google; GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. – Portakabin/Primakabin). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MRRL a.F. nicht widersprechen (EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 29 – Portakabin/Primakabin). Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken verwirklicht keinen der Verletzungstatbestände des Art. 5 Abs. 1 MRRL a.F. (EuGH, GRUR 2003, 55 Rn. 54 – Arsenal FC), genauso wenig wie eine Verwendung, bei der es ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird (EuGH, GRUR 2002, 692 Rn. 17 – Hölterhoff).
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt eine beeinträchtigende Benutzung des Zeichens vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder – was dem entspricht – als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 20 = WRP 2013, 1601 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2015, 1201 Rn. 68 = WRP 2015, 1487 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot; GRUR 2018, 924 Rn. 25 – ORTLIEB; GRUR 2019, 522 Rn. 25 - SAM).
Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen (vgl. BGH, GRUR 2004, 865, 866 – Mustang). Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 61 – METROBUS).
Nach der noch zum Warenzeichenrecht ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt es für die Frage der zeichenmäßigen Benutzung eines Zeichens nicht auf dessen Zweckbestimmung durch den Verwender, sondern allein darauf an, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht (BGH, GRUR 1961, 280, 281 – Tosca). Ob dies der Fall ist, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen (BGH, GRUR 1988, 307,– Gaby). Diese Grundsätze gelten weiterhin. Dabei wird die Verkehrsauffassung auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vgl. EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 64 – O2/Hutchison; BGH, GRUR 2002, 809, 811 – FRÜHSTÜCKS-DRINK I; GRUR 2010, 838 Rn. 20 – DDR-Logo; GRUR 2012, 1040 Rn. 19– pjur/pure; GRUR 2017, 520 Rn. 26– MICRO COTTON). Abzustellen ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor, insbesondere die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden. Erforderlich ist in jedem Einzelfall die Feststellung, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller des in Rede stehenden Kleidungsstücks erblickt.
Bei der Beurteilung, ob eine Modellbezeichnung in Verkaufsangeboten in Katalogen oder im Internet als Herkunftshinweis erkannt wird, sind diese Angebote in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen.
Ist eine Modellbezeichnung als solche bekannt wie etwa das Zeichen „501“ für Jeanshosen, spricht viel dafür, dass der Verkehr eine entsprechende Modellbezeichnung auch ohne zusätzliche Nennung eines Herstellerkennzeichens oder einer Dachmarke als Marke auffasst. Ist eine Modellbezeichnung bekannt, wird der Verkehr sie in einem Verkaufsangebot außerdem auch dann als Herkunftshinweis auffassen, wenn sie darin nicht in besonderer Weise hervorgehoben ist.
Kann von einer Bekanntheit der Modellbezeichnung nicht ausgegangen werden, muss bei der Prüfung, ob ihre Verwendung herkunftshinweisend verstanden wird, die Gestaltung des in Rede stehenden Angebots in den Blick genommen werden. Dabei kann die Art der Verwendung der Modellbezeichnung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. Dies kann insbesondere dann angenommen werden, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet wird. Dagegen wird der angesprochene Verkehr in der Verwendung einer nicht als Marke bekannten Modellbezeichnung an einer unauffälligen Stelle in der Angebotsbeschreibung regelmäßig keine markenmäßige Verwendung sehen (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 54 – SAM).
Wird eine Modellbezeichnung verwendet, die mit einer bekannten Marke identisch ist, spricht dies dafür, dass der angesprochene Verkehr die Modellbezeichnung in einem Angebot im Internet oder in einem Verkaufsprospekt, unabhängig von der Art ihrer Verwendung innerhalb dieses Angebots, als Marke auffassen wird (BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 55 – SAM).
Wird eine nicht bekannte Modellbezeichnung zusammen mit einer Herstellermarke oder einer Dachmarke verwendet, hängt die Beantwortung der Frage, ob der Verkehr die Modellbezeichnung als Herkunftshinweis auffasst, von den Umständen des Einzelfalls ab. Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, welche besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung vorliegen und welche Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warensektor üblich sind.
Zu den Kennzeichnungsgewohnheiten des Verkehrs fehlt es an Sachvortrag. Allerdings wird jedenfalls auf einem Nischenmarkt, wie dem von der Beklagten angesprochenen (Rennfahrer und „Streetfighter“-Motorradfahrer), bei dem eine begrenzte Zahl von Anbietern eine überschaubare Anzahl an Modellreihen anbietet, die Annahme näher liegen, dass ein bestimmtes Modell nur von einem bestimmten Hersteller stammt, als beispielsweise in der Textilbranche, bei der eine Vielzahl von Herstellern eine große Zahl von Modellen herstellt. Entscheidend ist aber, dass gerade die „Bandit“-Serie der Y den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist. Ein Helm mit dieser Modellbezeichnung wird von ihr seit den 70er Jahren vertrieben. Das Modell wurde von einer Vielzahl von Motorsportlern besonders in den 70er und 80er Jahren getragen. Wie aus dem als Anlage B26 vorgelegten Artikel aus der Zeitschrift „Motorrad“ vom Juni 2000 hervorgeht, handelte es sich damals um den „Streetfighter-Helm schlechthin, mit Tendenz zum Kultobjekt“ handelte. Ferner heißt es dort: „Den Klassiker Simpson Bandit mit dem prägnanten, kantigen Kinnteil gibt es seit den 70er Jahren fast unverändert.“
Daraus ergibt sich, dass bei den angesprochenen Verkehrskreisen das Modell bzw. die Modellreihe „Bandit“ der Y bekannt ist und sie daher auch in der Bezeichnung Bandit einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen werden, nämlich aus dem Betrieb der Simpson Performance.
Verstärkt wird dies noch durch die konkrete Verwendung jedenfalls bei den Helmen Carbon Bandit und Super Bandit (Anlage K5). Zwar ist nicht erkennbar, ob die Bezeichnung Bandit auf dem Helm selber angebracht ist oder – wie in der Vergangenheit - zum Beispiel auf der Verpackung. Das Angebot ist aber jeweils so gestaltet, dass die Marke Simpson auf dem Seitenkopf erscheint, die Artikelbeschreibung aber mit einer hervorgehobenen Überschrift mit der Bezeichnung „CARBON BANDIT“ bzw. „SUPER BANDIT“ versehen ist, was ebenfalls dafür spricht, dass die Bezeichnung Bandit hier als Herkunftshinweis verstanden wird.
Ansprüche des Klägers sind jedoch ausgeschlossen, weil die Klagemarke löschungsreif ist, § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG. Zwar kommt es für das Vorliegen von Nichtigkeitsgründen auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Anmeldung an. Jedoch ist dadurch, dass der bis zur Anmeldung in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG geregelte Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung zunächst in § 8 Abs. 2 Nr. 10 und nunmehr in § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG geregelt ist, in der Sache keine Änderung eingetreten (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 892).
Ob eine Markenanmeldung bösgläubig war, ist anhand aller bekannten Indizien zu ermitteln. Maßgeblich sind die Ziele und Motive des Anmelders (Schoene in Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 22. Edition, § 8 Rn. 892). Dabei ist der Begriff der Bösgläubigkeit als Begriff des Unionsrechts einheitlich auszulegen. Entscheidend ist, ob der Anmelder einen zweckfremden Einsatz der Marke beabsichtigt (Schoene, a.a.O., Rn. 895). Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Anmeldung (Ströbele, a.a.O., Rn. 911).
Danach ist festzustellen, dass die Y zum Zeitpunkt der Anmeldung der Klagemarke an der Kennzeichnung „Bandit“ einen wertvollen Besitzstand erworben hat und dass der Kläger die Klagemarke in der Absicht angemeldet hat, diesen wertvollen Besitzstand zu stören und sie von der weiteren Benutzung der Kennzeichnung auszuschließen. Hinzu kommt, dass der Kläger die Absicht hatte (und auch umgesetzt hat), die Simpson Performance weiter dadurch zu behindern, dass er unter der Klagemarke Helme vertreibt, die in der Gestaltung den Helmen der „Bandit“-Serie nachempfunden sind und diese auch gezielt als „Streetfighter“-Helme bewirbt. Dies zeigt, dass die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes zu benutzen, das wesentliche Motiv bei der Anmeldung war (BGH, GRUR 2008, 621 Rn. 34 – AKADEMIKS).
Die Y hat die Helme der Bandit-Serie spätestens ab 1987 über die Z GmbH in Deutschland vertrieben und beworben. Auch wenn die Zahl der verkauften Helme gering sein mag, ist zu berücksichtigen, dass die streitgegenständlichen Helme sich speziell an die „Streetfighter“-Motorradfahrer richten, die für sich schon nur eine kleine Gruppe ausmachen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Simpson-Helme sehr hochpreisig sind. Insoweit kommt es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Frage eines schutzwürdigen Besitzstandes darauf an, dass er einen beachtlichen Wert für den Verletzer hat, und dass dieser Wert nicht nach seiner absoluten Größe, sondern nach seiner objektiven Bedeutung für den Verletzer zu bestimmen ist (BGH, GRUR 1993, 913, 915 - KOWOG). Belegt wird dieser wertvolle Besitzstand auch durch den Artikel in der Zeitschrift Motorrad vom 9. Juni 2000 (Anlage B26), in dem der Simpson-Bandit als „der Streetfighter-Helm schlechthin“ und als seit den 70er Jahren weitgehend unveränderter „Klassiker“ bezeichnet wird. Dieser Artikel datiert zwar nach der Anmeldung der Klagemarke. Den Ruf als Klassiker erwirbt ein Produkt indes nicht in kurzer Zeit.
Aus den oben erörterten Gründen bezieht sich dieser Besitzstand an der Modellbezeichnung Bandit auch auf dessen Benutzung als Zweitmarke.
Dass der Kläger diesen wertvollen Besitzstand gekannt hat, ergibt sich schon daraus, dass sein Unternehmen unter der Marke Helme verkauft, die den Simpson-Bandit-Helmen nachempfunden sind. Soweit der Kläger darauf verweist, er habe ein Modell Vega zum Vorbild gehabt, stellt sich dieses ebenfalls als dem „Klassiker“ nachempfunden dar. Unter diesen Umständen kommt einer daneben noch bestehenden eigenen Benutzungsabsicht keine maßgebliche Bedeutung zu (vgl. BGH, GRUR 2008, 621 Rn. 34 – AKADEMIKS).
Die Löschungsreife betrifft jedenfalls sämtliche Waren, die mit Schutzhelmen zumindest ähnlich sind. Für alle anderen Waren ist die Marke aber ersichtlich ebenfalls löschungsreif, weil der Kläger die Marke ausschließlich für Helme und eventuell Schutzkleidung für Motorradfahrer benutzt hat und eine weitergehende Nutzungsabsicht auch zum Anmeldezeitpunkt nicht ersichtlich ist..
Die Beklagte ist auch nicht gehindert, sich auf die Löschungsreife zu berufen. Sie war nicht Partei des vor dem OLG München geschlossenen Vergleichs.
Mangels eines Unterlassungsanspruchs hat die Klage auch hinsichtlich der Folgeansprüche keinen Erfolg.
Aus der erfolgsreichen Erhebung der Einrede der Löschungsreife folgt im Umkehrschluss der Erfolg der Widerklage.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1, 516 Abs. 3 S. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen. Die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen sind nicht gegeben. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2Nr. 2 ZPO.
Streitwert: Der Streitwert wird – zugleich in Abänderung der erstinstanzlichen Streitwertfestsetzung – auf 350.000,00 EUR festgesetzt, und zwar für die Klage auf 100.000,00 EUR und für die Widerklage auf 350.000,00 EUR, nämlich hinsichtlich der nationalen Marke auf 150.000,00 EUR und hinsichtlich der Unionsmarke auf 200.000,00 EUR. Dabei betreffen Klage und Widerklage hinsichtlich des Teilbetrages von 100.000, EUR den gleichen Gegenstand (§ 45 Abs. 1 S. 3 GKG).
Der Streitwert ist nach billigem Ermessen zu bestimmen. Für die Klage ist maßgeblich das wirtschaftliche Interesse des Klägers an der begehrten Entscheidung. Für dieses bildet zwar die Streitwertangabe in der Klageschrift regelmäßig ein gewichtiges Indiz. Gleichwohl hat das Gericht eine eigene Bewertung vorzunehmen. Die Wertfestsetzung auf 250.000.00 EUR für die Klage wird danach den besonderen Umständen des Falles nicht gerecht. Insbesondere der Angriffsfaktor ist gering: Der Beklagten, einem schwedischen Unternehmen, wird vorgeworfen, markenverletzende Ware auf einer in Schwedisch und Englisch verfügbaren Website angeboten zu haben und dabei neben zahllosen anderen Ländern auch eine Lieferung nach Deutschland angeboten zu haben. Dass es tatsächlich zu Lieferungen nach Deutschland gekommen wäre, ist nicht ersichtlich.
Für die Widerklage ist maßgeblich das Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke. Dieses wird regelmäßig den Wert der Verletzungsklage übersteigen. Ferner ist natur-
gemäß das Interesse an der Aufrechterhaltung einer Unionsmarke höher zu bewerten, als das Interesse an der Aufrechterhaltung einer nationalen Marke.