UWG-Nachahmung von Schuhdesign verneint; Schadensersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung
KI-Zusammenfassung
Die Klägerin nahm die Beklagten wegen angeblicher Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters und hilfsweise wegen unlauterer Nachahmung (§ 4 Nr. 3 UWG) auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch. Das OLG wies die Klage insgesamt ab, weil lauterkeitsrechtlich schon eine „gewisse Bekanntheit“ des klägerischen Schuhs fehlte und zudem Herkunftstäuschung u.a. wegen klarer Herstellerkennzeichnung („X 2“/„B.“) ausschied; allenfalls liege eine nachschaffende Nachahmung vor. Auf die Widerklage stellte es fest, dass die Klägerin wegen schuldhafter, unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (Herstellerverwarnung) nach § 823 Abs. 1 BGB für Schäden der Beklagten zu 1 haftet, nachdem diese unter dem Eindruck der Abmahnung Vertrieb und Werbung einstellte.
Ausgang: Berufung der Beklagten erfolgreich: Klage abgewiesen und Widerklage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht stattgegeben.
Abstrakte Rechtssätze
Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 3 UWG) setzt regelmäßig voraus, dass das wettbewerblich eigenartige Erzeugnis bei nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise eine gewisse Bekanntheit erlangt hat.
Eine Herkunftstäuschung ist im Regelfall ausgeschlossen, wenn in der konkreten Verkaufssituation (insbesondere bei Internetangeboten) die Produkte mit deutlich wahrnehmbaren und als Herkunftshinweis verstandenen Hersteller-/Markenkennzeichnungen angeboten werden.
Weicht das angegriffene Produkt im Gesamteindruck in prägenden Gestaltungsmerkmalen deutlich ab, kann lediglich eine nachschaffende Nachahmung vorliegen; bei bloß nachschaffender Übernahme sind gesteigerte Anforderungen an besondere unlautere Umstände zu stellen (Wechselwirkung von Eigenart, Übernahmegrad und Umständen).
Wer ein Immaterialgüterrecht durch eine ernsthafte und endgültige Unterlassungsaufforderung geltend macht (Schutzrechtsverwarnung/Herstellerverwarnung), haftet bei fehlender Rechtsverletzung aus § 823 Abs. 1 BGB wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, sofern er rechtswidrig und schuldhaft handelt.
Fahrlässigkeit des Verwarnenden kann vorliegen, wenn sich Zweifel an Schutzumfang und Verletzung aufgrund naheliegender, bei gehöriger Prüfung erkennbarer Umstände aufdrängen und diese bei der Verwarnung nicht angemessen berücksichtigt werden.
Vorinstanzen
Landgericht Düsseldorf, 37 O 111/14
Tenor
I.
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 20. August 2015 verkündete Urteil der 7. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Auf die Widerklage der Beklagten zu 1. wird festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten zu 1. all jene Schäden zu ersetzen, die dieser daraus entstanden sind und noch entstehen werden, dass die Klägerin die Beklagte zu 1. wegen angeblich rechtswidriger Schutzrechtsverletzung abgemahnt hat und die Beklagte zu 1. unter dem Eindruck dieser Abmahnung Werbung und Vertrieb der streitgegenständlichen Schuhe umgehend eingestellt hat.
II.
Die Kosten des Rechtsstreits einschließlich des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.
III.
Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.
Gründe
I.
Die Klägerin ist Inhaberin des seit dem 03. Mai 2010 für Schuhe und Schuhsohlen eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters Nr. …..004
,
Sie vertreibt entsprechende Schuhe in verschiedenen Farben unter der Bezeichnung „X 1“.
Die Beklagte zu 1. bot im Jahr 2014 auf ihrer Website unter der Bezeichnung „X 2“ das im Antrag abgebildete Schuhmodell (auch in anderer Farbe) an.
Diese Schuhe kaufte sie bei der Beklagten zu 2., die sie wiederum bei der Beklagten zu 3. erwarb. Die Schuhe wurden auch im deutschen Einzelhandel vertrieben, allerdings nicht von der Beklagten zu 1.
Nachdem die Klägerin das vorgenannte Angebot auf der Website bemerkte, wandte sie sich an die Inhaberin der Marke „X 2“, die A. , Inc. in den USA (Anlage K 3). Unter Berufung u.a. auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster verlangte sie u.a. die sofortige Beendigung der Vermarktung, des Vertriebs, der Herstellung und der Bewerbung der Schuhe sowie deren sofortige Entfernung aus dem Handel. Dieses Schreiben leitete die A. , Inc., an die Beklagte zu 1. weiter. Vergleichsverhandlungen scheiterten.
Die Klägerin hat daraufhin die Beklagten, gestützt auf ihr Gemeinschaftsgeschmacksmuster und hilfsweise auf ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutz, gerichtlich in Anspruch genommen. Dem sind die Beklagten entgegen getreten. Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen der weiteren Einzelheiten verweisen wird, unter Abweisung der weitergehenden Klage gegen die Beklagte zu 2. den Beklagten zu 1. und 2. unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel untersagt, die nachfolgend eingeblendete Ausgestaltung eines Schuhs
unabhängig von der Farbe in Deutschland anzubieten, zu vertreiben und/oder nach Deutschland zu importieren bzw. zu exportieren und die Beklagten zu 1. und 2. zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung verurteilt. Bezüglich aller Beklagten hat das Landgericht ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt und die Beklagte zu 1. darüber hinaus zur Herausgabe der Erzeugnisse an einen Gerichtsvollzieher und zu ihrer Entfernung aus den Vertriebswegen verurteilt. Diese Verurteilung hat es auf eine Verletzung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters gestützt.
Hiergegen haben die Beklagten Berufung eingelegt. Die Beklagte zu 1. hat sich u.a. darauf berufen, sie sei erst jetzt auf von der Klägerin bereits seit März 2009 vertriebene folgende Schuhe gestoßen:
Zumindest dies führe die angegriffene Verletzungsform aus dem Schutzbereich des Klagegeschmacksmusters heraus. Auch wettbewerbliche Ansprüche bestünden auf Grund der ästhetischen Unterschiede sowie der unterschiedlichen Kennzeichnung nicht. Die Klägerin habe daher schuldhaft zu Unrecht die Beklagte zu 1. zur Einstellung der Werbung und des Vertriebs der angegriffenen Schuhe veranlasst, was sie zum Schadensersatz verpflichte, dessen Festellung mit der Widerklage begehrt hat. Den Einwendungen der Beklagten zu 1. haben sich die Beklagten zu 2. und 3. angeschlossen und zudem darauf verwiesen, dass im Einzelhandel vertriebene Schuhe in mit „X 2“ versehenen Kartons und Regalen vertrieben würden. Dem ist die Klägerin entgegen getreten.
Der Senat hat im ersten Rechtsgang unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Er ist davon ausgegangen, dass jedenfalls aufgrund des neu vorgetragenen unstreitig vorbekannten Formenschatzes eine Geschmacksmusterverletzung nicht vorliege. Auch wettbewerbliche Ansprüche bestünden nicht. Die Klägerin sei demgegenüber zu Schadensersatz verpflichtet.
Dieses Urteil ist vom Bundesgerichtshof mit Urteil vom 11. Januar.2018 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben worden, als hinsichtlich der Klage, soweit sie auf Wettbewerbsrecht gestützt ist, und der Widerklage zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.
Die Beklagten machen im zweiten Rechtsgang geltend, die Klägerin habe zur wettbewerblichen Eigenart des „X 1“ keine ausreichenden Ausführungen gemacht. Konkrete Merkmale oder eine Kombination von Merkmalen würden von ihr nicht benannt. Auch zum Grad der wettbewerblichen Eigenart lasse sich der Sachvortrag der Klägerin nicht aus. Zu Recht habe der Senat in seinem ersten Urteil den Tatbestand der unlauteren Nachahmung verneint. Der fragliche Schuh werde nicht mehr vertrieben. Eine Täuschungsgefahr scheide bereits aufgrund der von der Markeninhaberin A. vorgegebenen Richtlinien über die Präsentation der X 2, denen zufolge die Marke prominent plaziert werden müsse, aus. Was den im Termin vom 04. Dezember 2019 gestellten Hilfsantrag der Klägerin betrifft, so seien sie insoweit nicht passivlegitimiert, außerdem seien Ansprüche insoweit verjährt.
Zur Widerklage trägt die Beklagte zu 1. vor, mit Schreiben ihrer spanischen Anwälte vom 25. Juni .2014 habe die Klägerin die Inhaberin der Marke „X 2“ abmahnen lassen. Die Forderung nach sofortiger Einstellung von Werbung und Vertrieb sei noch einmal mit Schreiben vom 10. Juli 2014 (Anlage K 5) unterstrichen worden, das die spanischen Anwälte der Klägerin direkt an die Beklagte zu 1. versandt hätten. Unter dem Eindruck dieser Abmahnung habe sie sich veranlasst gesehen, Werbung und Vertrieb unverzüglich einzustellen. Angesichts der vorliegenden Abnehmerverwarnung hätten der Klägerin erhöhte Anforderungen an die Prüfung der Rechtslage oblegen, denen sie nicht nachgekommen sei. Die Klägerin habe ihr eigenes Vorgängermodell gekannt und gewusst, dass dieses dem eingetragenen Muster viel näher komme als das streitgegenständlich beanstandete Modell und dementsprechend der Schutzumfang des Musters deutlich enger sei. Hätte die Klägerin dieses eigene Modell und dessen Auswirkungen auf ihr eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster sorgfältig geprüft, wäre sie zum Ergebnis gekommen, dass auf das Klagemuster gestützte Ansprüche gegen die Beklagte zu 1. nicht in Betracht kommen.
Die Beklagten beantragen,
die Klage auch insoweit abzuweisen, als die klageweise geltend gemachten Ansprüche auf Wettbewerbsrecht gestützt sind.
Die Beklagte zu 1. beantragt, nachdem sie ursprünglich beantragt hat, festzustellen, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten zu 1. all jene Schäden zu ersetzen, die dieser daraus entstanden sind und noch entstehen werden, dass die Klägerin die Beklagte zu 1. wegen angeblich rechtswidriger Schutzrechtsverletzung abgemahnt hat und die Beklagte zu 1. unter dem Eindruck dieser Abmahnung Werbung und Vertrieb der streitgegenständlichen Schuhe umgehend eingestellt hat, nunmehr darüber hinaus widerklagend,
festzustellen, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten zu 1. all jene Schäden zu ersetzen, die dieser daraus entstanden sind und noch entstehen werden, dass die Klägerin wegen angeblich rechtswidriger Schutzrechtsverletzung abgemahnt hat und die Beklagte zu 1. unter dem Eindruck dieser Abmahnung Werbung und Vertrieb der streitgegenständlichen Schuhe umgehend eingestellt hat,
Die Klägerin beantragt,
die Widerklage der Beklagten zu 1. abzuweisen sowie die Berufung der Beklagten zu 1. bis 3. mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass der Tenor wie folgt lautet:
1. Die Beklagte zu 1. und 2. werden verurteilt, bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft bezüglich der Beklagten zu 1. und 2. jeweils an ihrem Geschäftsführer zu vollziehen ist, zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs die im Folgenden abgebildete Ausgestaltung eines Schuhs (unabhängig von ihrer Farbe) in Deutschland anzubieten und/oder zu vertreiben:
hilfsweise wenn dies geschieht, ohne dabei einen Aufsteller „X 2“ und/oder einen Karton mit der Aufschrift „X 2“ in direkter Nähe aufzustellen .
2. Die Beklagten zu 1. und 2. werden verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang der in I. 1. Bezeichneten Handlungen, welche die Beklagte zu 1. bzw. die Beklagte zu 2. seit dem 03.06.2010 begangen haben, und zwar unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses unter Angabe
a. der jeweiligen Lieferungen unter Bezeichnung der Liefermengen und Lieferzeiten und Angabe der Typenbezeichnungen, der Artikelnummern, Lieferpreisen sowie Namen und Anschriften der jeweiligen Abnehmer,
b. der einzelnen Angebote unter Angabe der Angebotsmengen, Typenbezeichnung, Artikelnummern, Angebotszeiten und Angebotspreisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c. der einzelnen Werbemaßnahmen unter Angabe der einzelnen Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d. der einzelnen Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie des erzielten Gewinns;
3. Es wird festgestellt, dass die Beklagten zu 1. bis 3. verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu erstatten, der ihr durch die in 1. bezeichneten und seit dem 03.06.2010 begangenen Handlungen entstanden ist und zukünftig entstehen wird.
Die Klägerin verweist darauf, dass die angesprochenen Verkehrskreise vorliegend Herkunftsvorstellungen gerade aus der Kombination von „Ballerina-Schuh“ mit dem über den Fußknöchel geführten Schuh und der breiten Öffnung herleiten, wobei diese bereite Öffnung auch in den Bereich der Oberseite des Schuhs fortgeführt ist und der geöffnete Bereich durch eine Schnürung aus Gummi zusammengehalten ist. Damit sei von einer sehr hohen wettbewerblichen Eigenart auszugehen. Die Herkunftsvorstellung werde durch das weitere, ebenfalls von der Klägerin stammende Modell verstärkt. Die Kennzeichnung des Schuhs der Beklagten innen mit „X 2“ schließe eine Herkunftstäuschung nicht aus. Zum einen trete diese Kennzeichnung bei der üblichen Betrachtung nicht entscheidend in den Vordergrund. Bei der Präsentation im Regal sei die Innenseite des Schuhs nur schwer erkennbar. Im Karton würden die Schuhe nicht präsentiert. Gleiches gelte für die Präsentation im Internet durch Abbildungen, auf denen die Innenseite und auch ein anderer Hinweis auf ein Herstellungsunternehmen nicht zu finden seien. Zudem sei die Marke „X 2“ gerade keine Herstellerkennzeichnung, da es sich um eine Lizenzmarke handele. Eine Präsentation der angegriffenen Schuhe entsprechend angeblicher Richtlinien der Markeninhaberin werde bestritten.
Die Widerklage sei unbegründet. Die Abmahnung vom 25. Juni 2014 sei an die A. Inc. gerichtet gewesen. Das an die Beklagte zu 1. gerichtete Schreiben vom 10. Juli 2014 sei nach deren Einstellung des Vertriebs erfolgt und könne für letztere damit nicht ursächlich sein. Die Beklagte zu 1. habe in ihrem Schreiben vom 04. Juli 2014 nicht die Auffassung vertreten, es läge keine Geschmacksmusterverletzung vor, was bei der Frage des Verschuldens der Klägerin zu beachten sei. An letzterem fehle es. Erhöhte Anforderungen seien nicht zu stellen. Das Schreiben an die A. Inc. sei eine Herstellerverwarnung gewesen, da nur diese als Hersteller erkennbar gewesen sei. Erst durch das Schreiben der Beklagten zu 1. habe die Klägerin erfahren, dass diese als Herstellerin heranzuziehen sei, da sie Lizenznehmerin sei. Deshalb sei es notwendig gewesen, die Beklagte zu 1. als Produktverantwortliche anzuschreiben. Zu diesem Zeitpunkt habe diese jedoch den Vertrieb schon eingestellt gehabt, so dass das an die Beklagte zu 1. gerichtete Schreiben hierfür nicht ursächlich gewesen sei. Gleiches gelte aber auch für das an die A. Inc. gerichtete Schreiben. Aus der Tatsache, dass eine dritte Person abgemahnt worden sei, ergebe sich nicht, dass Schadensersatzansprüche der Beklagten zu 1. wegen Einstellung des Vertriebs bestehen könnten. Es sei zwar denkbar, dass eine Person zur Wahrung ihrer eigenen Interessen, wenn sie davon Kenntnis erlange, dass ein Dritter abgemahnt worden sei, den Vertrieb des Gegenstands, der von der Abmahnung gegenüber dem Dritten betroffen sei, einstelle. Hierbei handele es sich aber um eine vorsorgliche Maßnahme alleine im Eigeninteresse der Partei, ohne dass sie hierzu gezwungen gewesen sei. Es fehle daher an einem kausalen Zusammenhang, der auch wertungsmäßig der Klägerin zugerechnet werden könne. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass beispielsweise eine Berechtigungsanfrage keine Schadensersatzansprüche auslösen könne. Entsprechendes müsse erst recht in einem Fall wie dem vorliegenden gelten. Gemessen an den vom Bundesgerichtshof aufgestellten Grundsätzen fehle es auch am Verschulden. Die vom Bundesgerichtshof bestätigte Ansicht des Senats, dass die Sohlengestaltung vorliegend besonders prägend sei, sei nicht über jeden Zweifel erhaben und durchaus angreifbar. Denn bei Schuhen sei es schon äußerst fraglich, ob die konkrete Ausgestaltung der Sohle überhaupt von erheblicher Relevanz sei. Jedenfalls könne man mit vernünftigen und plausiblen Argumenten vortragen, dass es für eine Ausgestaltung des Schuhs vorrangig und entscheidend auf den Oberschuh ankomme. Selbst bei Annahme eines durchschnittlichen Schutzbereichs liege eine Gemeinschaftsgeschmackmusterverletzung sehr nahe und sei jedenfalls plausibel. Im Hinblick auf die Umformulierung des Widerklageantrags erhebt die Klägerin die Einrede der Verjährung und vertritt die Auffassung, es liege ein anderer Streitgegenstand vor.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die von den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Der Senat hat Beweis erhoben. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der Sitzung vom 26. November 2019 (Bl. 662 – 680 GA) Bezug genommen.
II.
Die Berufung der Beklagten hat auch im zweiten Rechtsgang in der Sache Erfolg.
1. Zur Klage
Die Klage ist nicht nur im Hinblick auf die in erster Linie geltend gemachten designrechtlichen Ansprüche unbegründet, was nach der oben genannten Entscheidung des Bundesgerichtshofs (im folgenden „Revisionsurteil“ genannt) rechtskräftig feststeht, sondern auch hinsichtlich der hilfsweise geltend gemachten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche. Die Voraussetzungen des § 4 Nr. 3 UWG (bzw. des gleichlautenden § 4 Nr. 9 UWG in der bis zum 09.12.2015 geltenden Fassung), auf dessen Eingreifen sich die Klägerin (allein) beruft, liegen nicht vor.
Gemäß § 4 Nr. 3 UWG handelt unlauter, wer Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er dabei eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt. Der streitgegenständliche Schuh der Klägerin ist zwar wettbewerblich eigenartig (dazu sogleich a)). Selbst wenn man vorliegend von einer Nachahmung ausgeht (dazu sogleich b)), fehlt es aber sowohl an der „gewissen Bekanntheit“ des streitgegenständlichen Schuhs der Klägerin „X 1“, die als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal Grundvoraussetzung für das Entstehen einer Herkunftstäuschung ist (dazu sogleich c)) als auch an den sonstigen Voraussetzungen einer Herkunftstäuschung (dazu sogleich lit. d)). Selbst wenn man zugunsten der Klägerin alle diese Voraussetzungen als gegeben ansehen würde, würde die vorzunehmende Gesamtabwägung dazu führen, dass das Angebot und der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform durch die Beklagte zu 1. gleichwohl nicht unlauter war (dazu sogleich e)).
a) Der „X 1“ der Klägerin verfügt(e) über wettbewerbliche Eigenart. Hierfür ist eine besondere Bekanntheit nicht erforderlich (vgl. BGH GRUR 1992, 523 (524) - Betonsteinelemente). Der Senat geht zugunsten der Klägerin im Folgenden davon aus, dass die Eigenart durch die Einstellung des Vertriebs des „X 1“ durch die Klägerin zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt für die Zukunft nicht verloren gegangen ist (vgl. OLG Frankfurt WRP 2007, 1108 (1110): Köhler in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 38. Aufl., § 4 Rdnr. 3.26), sondern nur dann. Wettbewerbliche Eigenart liegt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vor, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale eines Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (vgl. beispielsweise: BGH GRUR 2010, 80 Rdnr. 23 – LIKEaBIKE). Als die wettbewerbliche Eigenart des „X 1“ begründende Merkmale kommen seine außergewöhnliche Sohlengestaltung und die Kombination einer Ballerina-Schuh-Form mit einem Schaft und einer über den ganzen Fußrücken verlaufenden Schnürung bzw. eine Kombination dieser Merkmale in Betracht. Einen derartigen Schuh gab es zuvor auf dem deutschen Markt noch nicht.
Eine durch eine hohe Bekanntheit des „X 1“ gesteigerte wettbewerbliche Eigenart ist auch bei Zugrundelegung des klägerischen Vorbringens nicht gegeben. Danach hat die Klägerin bis zum Markteintritt der Beklagten zu 1. in Deutschland nach ihrem eigenen Vorbringen, was nachfolgend zur Verdeutlichung eingeblendet wird
,
höchstens 18.644 Paar „X 1“ vertrieben. Der Markteintritt der Beklagten zu 1. fand spätestens im Jahr 2014 statt. Die von der Klägerin für das Jahr 2015 angegebenen Verkaufszahlen haben daher außen vor zu bleiben. Zu Gunsten der Klägerin können die von ihr für das Jahr 2014 angegebenen Zahlen in Gänze zugrunde gelegt werden. Auch dann ergibt sich mit lediglich 18.644 verkauften Paar Schuhen eine Zahl, die angesichts des immens großen Schuhmarktes in Deutschland, auf den unten noch genauer einzugehen sein wird, eine hohe Bekanntheit nicht und zwar auch nicht ansatzweise zu rechtfertigen vermag.
Eine Steigerung der wettbewerblichen Eigenart des „X 1“ durch den klägerischen Schuh X 3 ist nicht eingetreten. Dies gilt schon deshalb, weil letzterer keine „Serie“ mit dem „X 1“ bildet. Eine derartige Serie hat der Senat im vorausgegangenen Rechtsgang nicht angenommen und nimmt der Senat auch nach Überprüfung im zweiten Rechtsgang nicht an.
Der relevante Durchschnittsverbraucher hat schon aufgrund der durch die nachfolgende Gegenüberstellung verdeutlichten Unterschiede zwischen dem Schuh-Modell X 3 (jeweils links zu sehen) und dem „X 1“ (jeweils rechts zu sehen) keine Veranlassung, beide als „Serie“, also als gleichartige Schuhformen, anzusehen:
Zwar sind beide Schuhe mit einer Schnürung versehen, im Vorderfußbereich weit ausgeschnitten und an die Fußform angepasst. Schon die Art der Schnürung unterscheidet sich aber. Während die des Modells X 3 am Beginn der Öffnung über dem Vorderfuß ansetzt und bis zum Ende des Schaftes reicht, setzt die Schnürung beim „X 1“ erst weit nach Beginn der Öffnung an und reicht nicht bis zum Ende des Schaftes, sondern hört schon vorher auf. Anders als der „X 1“ weist das Modell X 3 zudem eine den Schuh verbreiternde Steppnaht am äußeren Rand und eine flache, einfarbige, nach unten gewölbte Sohle auf. Der hierdurch sowie durch die durchgehende Schnürung hervorgerufene Eindruck des Biederen, Robusten, Klobigen wird beim Schuh X 3 noch durch den Schaft verstärkt, der - anders als beim „X 1“ – nur unwesentlich abgeschrägt nach oben geführt wird, vorne nicht so weit hochgezogen ist wie beim „X 1“, nur unwesentlich nach hinten abfällt und mittels eines breiten Riemens geschlossen wird. Demgegenüber besticht der „X 1“, dessen Sohle mit zueinander beabstandeten Noppen versehen, auffällig zweifarbig und um die Ferse komplett herumgeführt ist, durch sein filigranes, windschnittiges und modernes Erscheinungsbild.
Hinzu kommt und allein das steht der von der Klägerin nunmehr vertretene Auffassung einer Stärkung der wettbewerblichen Eigenart des „X 1“ durch das Modell X 3 entgegen, dass letzteres nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin in so verschwindend geringem Umfang vertrieben wurde, dass der Durchschnittsverbraucher ihn – anders als der informierte Benutzer – nicht kennt. Die Klägerin hat nämlich einen mit diesem Modell erzielten Gesamtumsatz von 25.000,- € in Deutschland behauptet, was, wenn man einen vergleichbaren Preis wie beim „X 1“ (ca. 63,- €, anhand der Tabelle Seite 17 der Berufungserwiderung (Bl. 378 GA) gebildeter Durchschnitt) unterstellt, einem Absatz von nicht einmal 400 Paar entspricht. Selbst wenn man zugunsten der Klägerin von einem wesentlich geringeren Preis ausginge, sind jedenfalls weniger als 1.000 Paar verkauft worden, was angesichts des bereits angesprochenen Marktes verschwindend wenig und damit irrelevant ist. Schon die Beklagten zu 2. und 3. haben darauf hingewiesen, dass angesichts der von der Klägerin vorgetragenen Zahlen unwahrscheinlich sei, dass die Verkehrskreise das Modell X 3 kennen. Die Bekanntheit des Modells X 3 erhöhende Werbemaßnahmen o.ä. hat die Klägerin nicht behauptet.
Auch die Klägerin ist zunächst nicht von einer rechtlichen Relevanz des Modells X 3 ausgegangen, sondern hat in der Berufungserwiderung das von den Beklagten mit der Berufungsbegründung eingeführte Modell X 3 als im Verhältnis zum „X 1“ „völlig andere Schuhgestaltung“ bezeichnet (siehe Seite 4 der Berufungserwiderung, Bl. 365 GA). Wenn sie dies aber unbefangen von rechtlichen Konsequenzen so gesehen hat, ist nicht ersichtlich, weshalb der Verbraucher zu einem anderen Verständnis gefunden haben soll.
b) Für das Vorliegen einer Nachahmung im Sinne von § 4 Nr. 3 UWG muss das angegriffene Produkt (oder ein Teil davon) mit dem Originalprodukt übereinstimmen oder ihm zumindest so ähnlich sein, dass es sich in ihm wiedererkennen lässt (vgl. BGH WRP 2015, 1477 Rdnr. 78 – Goldbären; BGH WRP 2017, 792 Rdnr. 45 – Bodendübel). Die Ähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Erzeugnisse. Die angegriffene Ausführungsform ist dem „X 1“ zwar in gewisser Hinsicht ähnlich, aber im Übrigen so anders, dass selbst dann, wenn der durchschnittliche Verbraucher in ihr den Schuh der Klägerin wiedererkennen sollte und nicht nur eine Ähnlichkeit feststellt, lediglich eine sog. „nachschaffende Nachahmung“ gegeben ist.
An der entsprechenden Prüfung ist der Senat nicht aufgrund der Ausführungen des Bundesgerichtshofs unter Rdnr. 50 f. des Revisionsurteils gehindert. Der Bundesgerichtshof hat an dieser Stelle seines Urteils nur die Begründung der Verneinung einer Nachahmung durch den Senat in seinem Urteil vom 12.07.2016 beanstandet, das Ergebnis als solches aber nicht ausgeschlossen, wie auch die Ausführungen unter Ziff. V 1.a) und b) des Revisionsurteils belegen. Dort heißt es nämlich:
„a) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüber stehenden Produkte wird es (Anmerkung: das Berufungsgericht) nicht auf einzelne Merkmale, sondern auf deren Gesamtwirkung abzustellen haben. ...
b) Kommt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, dass wenigstens eine nachschaffende Nachahmung vorliegt, wird es ...“
Entgegen der Auffassung der Klägerin spielt die Sohle bei der Beurteilung der Gesamtwirkung eine Rolle. Die gegenteilige Feststellung des Senats hat der Bundesgerichtshof in der Revision ausdrücklich gebilligt. Der Senat ist sich dabei bewusst, dass dies zwar im Rahmen der designrechtlichen Prüfung erfolgt ist. Die entsprechende Sichtweise des dort maßgeblichen „informierten Benutzers“ wird jedoch von dem „durchschnittlich informierten, situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbraucher“ geteilt, auf dessen Sichtweise bei der Beurteilung der Übereinstimmung oder Ähnlichkeit abzustellen ist (vgl. BGH WRP 2017, 1332 Rdnr. 29 – Leuchtballon; OLG Köln GRUR-RR 2015, 441 (444)). Auch für ihn gilt, was der Bundesgerichtshof unter Rdnr. 43 des Revisionsurteils wie folgt ausgeführt hat:
„Die Revisionserwiderung weist jedoch zu Recht darauf hin, dass getragene Schuhe nicht in erster Linie in der Draufsicht, sondern zumeist in einer Seitenansicht und beim Laufen und beim Sitzen mit übereinandergeschlagenen Beinen auch von unten wahrgenommen werden. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht deshalb der Sohlengestaltung keine zu große Bedeutung beigemessen. Es entspricht zudem der Lebenserfahrung, dass bei Damenschuhen die Gestaltung von Sohle und Absatz maßgeblich zur ästhetischen Gesamtwirkung beiträgt.“
Das gilt insbesondere in der Verkaufssituation. Dabei werden Schuhe von allen Seiten betrachtet. Das gilt vor allem für Schuhe mit – wie hier – modischem Anspruch. Der Senat ist sich bewusst, dass dies nicht für den Verlauf im Internet gilt, wo eine begrenzte Anzahl von Fotografien eingestellt wird.
Im Ergebnis Gleiches wie beim Vergleich des „X 1“ mit dem Modell X 3 (vgl. oben unter a) gilt beim Vergleich des „X 1“ mit der angegriffenen Ausführungsform, was die nachfolgende Gegenüberstellung („X 1“ oben, Modell X 3 Mitte, angegriffene Ausführungsform 2x unten) verdeutlicht:
Die angegriffene Ausführungsform entspricht dem „X 1“ zwar noch, was die Schnürung anbelangt, die ebenfalls nicht am Beginn der Öffnung über dem Fußrücken beginnt und ebenfalls nicht bis zum Ende des – bei beiden Schuhen mit einer Kräuselung besetzten – Schaftes hochgeführt ist, sondern vorher endet. Auch ist der Schaft der angegriffenen Ausführungsform vorne weiter hochgezogen als der des Modells X 3. Wie bei diesem Modell ist der Schaft der angegriffenen Ausführungsform jedoch gerade hochgeführt und fällt nur leicht nach hinten ab. Dies vermittelt auch der angegriffenen Ausführungsform den Eindruck von Bodenständigkeit, welcher durch die Sohlengestaltung bestärkt wird. Anders als bei beiden anderen Schuhen ist diese am Rand gleichmäßig leicht hochgezogen, was ihre Dicke optisch verstärkt, sowie mit einem zwar nicht hohen, aber deutlich erkennbaren Absatz versehen. Dies steht in einem gewissen Gegensatz zur durch die Form des Vorderfußes hervorgerufene Ballerina-Anmutung. Dass solche Gegensätze vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher durchaus erkannt werden, hat die Klägerin in Bezug auf die im Modell X 3 vereinten Widersprüche selber zugestanden und hierauf zurückgeführt, dass der Schuh X 3 (im Verkauf) „nicht so gut funktioniert hat“. Unabhängig von der Farbe des Schuhobermaterials ist die Sohle der angegriffenen Ausführungsform zudem, was selten vorkommt und daher auffällig ist, farblos, was ebenfalls bieder und robust wirkt. Dieser Eindruck wird durch die von der Seite sichtbare enge Riffelung der Sohle verstärkt, während die Noppen des „X 1“ an einen Sportschuh erinnern, was die durch den speziellen Schaft und die durch die Umkleidung der Ferse mit der Sohle hervorgerufene Windschnittigkeit des „X 1“ betont.
Damit ist nicht nur eine identische, sondern auch eine nahezu identische Nachahmung ausgeschlossen, da letztere voraussetzt, dass die Nachahmung nur geringfügige, im Gesamteindruck unerhebliche Abweichungen vom Original aufweist (vgl. BGH in ständiger Rechtsprechung, siehe beispielsweise GRUR 2010, 1125 Rdnr. 25 m.w.N. – Femur-Teil).
c) Dem „X 1“ fehlt es nicht nur, wie bereits ausgeführt wurde, an einer hohen Bekanntheit, sondern auch an der notwendigen „gewisse Bekanntheit“. Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gegen eine vermeidbare Herkunftstäuschung hat aber in aller Regel auch zur Voraussetzung, dass das wettbewerblich eigenartige Erzeugnis bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Dabei genügt es, dass es bei nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise eine solche Bekanntheit erreicht hat, dass sich in relevantem Umfang die Gefahr der Herkunftstäuschung ergeben kann, wenn Nachahmungen vertrieben werden (vgl. BGH GRUR 2004, 941 (943) - Metallbett). Dies kann jedoch nicht schon dann angenommen werden, wenn das wettbewerblich eigenartige Erzeugnis in nicht nur völlig irrelevantem Umfang auf den inländischen Markt gelangt ist (vgl. BGH GRUR 2002, 275 (277) - Noppenbahnen). Der Markt für Schuhe ist in Deutschland – das ist allgemeinbekannt – immens groß. Schuhe sind ein Produkt, das jeder Mensch zwingend braucht, und zudem ein Modeartikel. Potentiell angesprochen werden von dem Angebot der Klägerin alle weiblichen Einwohner, die dem Kindesalter entwachsen sind. Der Anteil der weiblichen Bevölkerung betrug im Jahr 2014 über 41 Millionen. Von den 80 Millionen Gesamtbevölkerung waren gut 10,6 Millionen Kinder, d.h. bis 14 Jahren, die abzuziehen sind, was die Zahl auf gut 35 Millionen erwachsene Frauen reduziert. 18.644 Paar Schuhe derselben Gestaltung gehen, selbst wenn man zugunsten der Klägerin unterstellt, dass 2014 noch alle im Jahr 2010 gekauften Schuhe getragen wurden, verteilt auf diese Breite in der Masse so unter, dass nicht von einem Wiedererkennungseffekt im Sinne einer Bekanntheit ausgegangen werden kann. Obwohl die Beklagten zu 2. und 3. darauf hingewiesen haben, dass angesichts dieser Zahlen unwahrscheinlich ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise den „X 1“ überhaupt kennen, hat die Klägerin hierzu keine Stellung mehr genommen. Die Bekanntheit erhöhende Werbemaßnahmen oder ähnliches sind von ihr nicht vorgetragen worden.
War der „X 1“ aber schon zu den Zeiten seines Verkaufs nicht ausreichend bekannt, stellt sich nicht die Frage, ob die Bekanntheit nach Einstellung des Verkaufs so fortgedauert hat, dass sie heute noch ein in die Zukunft gerichtetes Unterlassungsbegehren rechtfertigen kann.
d) Selbst wenn von einer „gewissen Bekanntheit“ des „X 1“ auszugehen wäre, fehlte es an einer Gefahr der Herkunftstäuschung.
Ob bestimmte Maßnahmen zur Vermeidung einer Herkunftstäuschung geeignet sind, beurteilt sich aus der Sicht des durchschnittlichen Abnehmers und zwar in der Regel der Sicht im Zeitpunkt der Kaufentscheidung. Maßgebend sind die Umstände des Einzelfalls. Dabei kommt es insbes. auf das konkrete Erzeugnis, die konkrete Verkaufssituation und die konkreten Maßnahmen an (vgl. statt vieler: BGH GRUR 2005, 166 (170) – Puppenausstattungen; Köhler, a.a.O., § 4 Rn. 3.46a). Auch vorliegend ist der Zeitpunkt der Kaufentscheidung von entscheidendere Bedeutung. In diesem Moment unterliegt der angesprochene Verbraucher aufgrund der Umstände des vorliegenden Falles nicht dem Irrtum, die angegriffene Ausführungsform für das Original zu halten.
aa) Dies gilt zum einen für den Erwerb über das Internet, da hier beide Schuhe mit der Marke ihres jeweiligen Herstellers bezeichnet angeboten werden. Der von der Klägerin vertriebene Schuh „X 1“ wird mit „B.“ gekennzeichnet, die angegriffene Ausführungsform mit „X 2“ (vgl. Anlage K 2 und die Beschreibung in der Abmahnung der Klägerin vom 25.06.2014 – Anlage K 3). Dies hat im Übrigen auch der Zeuge F. unter Hinweis auf die Anlage K 6 bestätigt.
Etwas anderes behauptet auch die Klägerin nicht, wenn sie ausführt:
Zwar findet sich bei den Internetangeboten an der rechten Seite ein Hinweis „X 2“. ... Vor allem aber ist zu berücksichtigen, dass die Schuhe regelmäßig – wie auch vorliegend – mit Abbildungen präsentiert werden, ohne dass auf der Abbildung eine Kennzeichnung zu erkennen wäre.“
Dem situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbraucher ist der neben der Abbildung stehende Hinweis präsent, wenn er die Abbildungen vergleicht. Sowohl „X 2“ als auch „B.“ sind als Herstellermarken bekannt. Jedenfalls bei modischen Schuhen sind für den Verkehr Angaben zum Hersteller auch nicht unwesentlich, so dass nicht davon auszugehen ist, dass diese Angaben mehr oder minder unbeachtet bleiben werden.
Soweit die Klägerin meint, es sei unstreitig, dass die Kennzeichnung „X 2“ nicht auf den Hersteller verweise, so ist das weder unstreitig noch in der Sache richtig. Insbesondere der Vortrag der Beklagten zu 2. und 3. kann nicht anders verstanden werden, als dass „X 2“ eine Herstellermarke ist. Die Divergenz besteht in dem unterschiedlichen Verständnis des Begriffs „Herstellermarke“.
Die Klägerin versteht unter diesem Begriff, dass der Markeninhaber die mit der Marke versehenen Waren selbst herstellt. Der Begriff ist in diesem Zusammenhang als Gegensatz zur „Handelsmarke“ zu verstehen In der Tat stellt die Markeninhaberin A. Inc. die mit ihrer Marke „X 2“ versehenen Waren nicht selbst, sondern lizenziert die Marke an Dritte (s. vgl. Anlage K 4). Das steht der Einordnung der Marke „X 2“ als Herstellermarke entgegen der Ansicht der Klägerin jedoch nicht von vornherein entgegen. Denn ein Warenzeichen kann seine Funktion als Herkunftshinweis erfüllen, wenn es die Gewähr bietet, dass das Erzeugnis, auf dem es angebracht ist, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden ist, das für dessen Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Dabei wird die Herkunft nicht durch den tatsächlichen Hersteller bestimmt, sondern durch die Stelle, von der aus die Herstellung geleitet wird, wie etwa im Fall der Kennzeichnung eines Produkts mit dem Zeichen des Lizenzgebers bei der Produktion durch einen Lizenznehmer. Denn im Falle der Lizenz kann der Lizenzgeber die Qualität der Erzeugnisse des Lizenznehmers dadurch kontrollieren, dass er in den Vertrag Bestimmungen aufnimmt, die den Lizenznehmer zur Einhaltung seiner Anweisungen verpflichten und ihm selbst die Möglichkeit geben, deren Einhaltung sicherzustellen. Die Herkunft, die das Warenzeichen garantieren soll, bleibt gleich: Sie wird nicht durch den Hersteller bestimmt, sondern durch die Stelle, von der aus die Herstellung geleitet wird (vgl. EuGH GRUR Int 1994, 614 Rdnr. 37 f – Ideal Standard II). Die A. Inc. ist von der Klägerin mit Schreiben vom 25.06.2014 (Anlage LSG 14) auch als Hersteller abgemahnt worden. Dies geschah in voller Absicht, wie die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 07.09.2018 (dort Seite 10, Bl. 529 GA) noch einmal ausdrücklich zugestanden hat, indem sie ausgeführt hat:
Wir verweisen zunächst auf das Schreiben vom 25.06.2014, welches an die A. Inc. gerichtet worden ist, als Inhaberin der Marke „X 2“. Dies belegt, dass sich die Klägerin vorliegend ganz ausdrücklich nicht an einen Händler, sondern an den Hersteller richten wollte bzw. sich an die Person gerichtet hat, welche nach allen erkennbaren Umständen vorliegend tatsächlich als Hersteller anzusehen ist.
In der Tat ist das Verständnis des Verkehrs von der Marke maßgeblich, ob es sich um eine Herstellermarke oder um eine Handelsmarke handelt (vgl. zu dieser Unterscheidung in anderem Zusammenhang Köhler, a.a.O., § 4 Rn. 3.24a m.w.N.). Die Klägerin trägt nichts dazu vor, dass der Verkehr „X 2“ als Handelsmarke ansehen könnte, und zwar auch nachdem der Senat diesen Punkt im Termin vom 04. Dezember 2018 ausdrücklich angesprochen hat. Dafür ist auch nichts ersichtlich. Auch im stationären Bereich (vgl. nachfolgend unter bb)) wird „X 2“ als Herstellermarke wahrgenommen. Als solche hat die Klägerin sie selbst in dem vorgenannten Schreiben auch angesehen.
Hinzu kommt, dass nach den glaubhaften Angaben des Zeugen F., des Head Group Intellectual Property der Beklagten zu 1., auch die Waren selbst eindeutig und unzweideutig mit „X 2“ gekennzeichnet sind, so dass auch eine – nicht einmal geltend gemachte – Gefahr einer Täuschung nach Verkaufsabschluss ausgeschlossen ist.
bb) Aber auch im stationären Verkauf ist eine Herkunftstäuschung ausgeschlossen.
Vorab ist klarzustellen, dass keine der Beklagten einen stationären Verkauf der angegriffenen Schuhe in der Bundesrepublik Deutschland durchführt. Die Beklagte zu 1. vertreibt die Schuhe lediglich über das Internet; insoweit sind die nachfolgenden Ausführungen nur insoweit von Belang, als es um die Einordnung des Verkehrsverständnisses von „X 2“ als Hersteller- oder als Händlermarke geht (vgl. oben unter aa). Die Beklagte zu 2. beliefert mit den angegriffenen Schuhen nicht nur die Beklagte zu 1., sondern – so muss man den Vortrag der Parteien verstehen – auch Dritte, die die Schuhe ihrerseits im stationären Einzelhandel an den Endkunden weitervertreiben. Die Beklagte zu 2. und 3. können insoweit mithin allenfalls als Mitwirkende an einem Wettbewerbsverstoß der Einzelhändler (Köhler/Feddersen, a.a.O.,§ 8 Rn. 2.17) in Anspruch genommen werden. Die bloße Lieferung und der bloße Besitz stellen im Rahmen des § 4 Nr. 3 UWG keine Verletzungshandlung dar; dass die Einzelhändler selbst in der Gefahr einer Herkunftstäuschung stehen, wird nicht dargetan.
Auf Grund der Beweisaufnahme steht fest, dass im stationären Handel – im Regelfall – die angegriffenen Schuhe unzweideutig als „X 2“ – und zwar unabhängig von auf und in den Schuhen angebrachten Marken – vertrieben werden. Die Zeugin G., die zeitweise bei ….. als Verantwortliche für Schuhe beschäftigt war (andere Verkaufsstellen in Deutschland sind nicht benannt), hat glaubhaft unter Hinweis auf Fotos (Bl. 151, 152, 673 ff. GA) dargelegt, dass X 2 – von sogleich zu erörternden Ausnahmen abgesehen – auf Regalen mit eigenen Ständen „X 2“ sowie mit Kartons, auf denen unübersehbar „X 2“ zu sehen waren, vertrieben wurden. Die Artikel waren auf den Kartons positioniert, jedenfalls befanden sich die Kartons unmittelbar unter den Artikeln und damit dem darüber befindlichen Artikel zuordbar. Die Aufsteller sind ausreichend. Wegen der Bedeutung der Herstellerangaben bei modischen Schuhen wird der Verkehr auf diese achten. Besonders deutlich ist dies bei „Shops-in-Shops“, die entsprechend unübersehbar mit „X 2“ gekennzeichnet sind. Es gab entsprechende Anweisungen.
Soweit eine derartige Kennzeichnung nicht erfolgt ist (dies ist nach den Angaben der Zeugin G. dann der Fall gewesen, wenn nur noch wenige Exemplare vorhanden waren), sind dafür die Beklagten zu 2. und 3. als bloße Lieferanten der Einzelhändler nicht verantwortlich. Diese könnten nur dann in Anspruch genommen werden, wenn sie entweder vorsätzlich Mitwirkende oder jedenfalls (hinsichtlich eines Unterlassungsanspruchs) Störer wären. Das ist jedoch nicht der Fall. Dass die Beklagten zu 2. und 3. um eine den Richtlinien der Markeninhaberin widersprechende vereinzelte Präsentation von Restexemplaren ohne den unübersehbaren Hinweis „X 2“ wussten oder damit zu rechnen hatten, ist nicht dargetan. Jedenfalls dann, wenn sich die Einzelhändler an diese Vorgaben hielten, war die Gefahr einer Herkunftstäuschung ausgeschlossen. Für einen Vorsatz der Beklagten zu 2. und 3. fehlt es an Anhaltspunkten. Eine Inanspruchnahme als Störer setzte die Verletzung zumutbarer Erfolgsabwendungspflichten voraus. Es wäre aber eine Überforderung, von den Beklagten zu 2. und 3. weitergehende Maßnahmen zur Erfolgsabwendung, insbesondere zu einer Überprüfung der Einzelhändler zu verlangen.
e) Selbst wenn man schließlich zugunsten der Klägerin davon ausgehen würde, dass der „X 1“ trotz der geringen Verkaufszahlen eine „gewisse Bekanntheit“ gerade noch erreicht und dass ein relevanter Teil der angesprochenen Verbraucher trotz der gerade genannten Maßnahmen einer Herkunftstäuschung unterliegt, wäre dem Begehren der Klägerin kein Erfolg beschieden. Denn im Rahmen der Beurteilung des Unlauterkeitstatbestandes des § 4 Nr. 3 UWG besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Unlauterkeit der Nachahmung begründen und umgekehrt (vgl. statt vieler: BGH GRUR 2013, 1052 Rdnr. 15 m.w.N. – Einkaufswagen III). Bei einer (nahezu) identischen Leistungsübernahme sind dementsprechend geringere Anforderungen an die Unlauterkeitskriterien zu stellen als bei einer lediglich nachschaffenden Übernahme (BGH WRP 2017, 51 Rdnr. 64 – Segmentstruktur). Die danach vorliegend zu fordernden höheren Anforderungen an die Unlauterkeitskriterien sind nach dem Gesagten nicht erfüllt.
Auf die Frage, ob ein auf den Vertrieb ohne hinreichende Kennzeichnung gerichteter Unterlassungsanspruch auch verjährt wäre, kommt es danach nicht mehr an.
2. Zur Widerklage
Die Widerklage der Beklagten zu 1. in der zuletzt gestellten Fassung hat Erfolg.
a) Sie ist zulässig.
aa) Eine Änderung des Streitgegenstandes ist durch die Antragsumformulierung seitens der Beklagten zu 1. nicht erfolgt. Der Streitgegenstand wird nach dem in Rechtsprechung und Literatur vorherrschenden zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff durch die Gesamtheit von Klageantrag und Klagebegründung bestimmt (vgl. insbesondere BGH NJW-RR 2005, 437; Wendtland in: BeckOK ZPO, Stand: 15.09.2018, § 2 Rdnr. 4 m.w.N.). Begründet hatte die Beklagte zu 1. die Widerklage von Anfang auch, wenn nicht sogar vorrangig, mit der an die A. Inc. gerichteten Abmahnung, die die Beklagte zu 1. als auch an sich gerichtet ansah und -sieht. Dementsprechend und nicht nur auf das Schreiben der Klägerin vom 10.07.2014 unmittelbar an die Beklagte zu 1. bezogen war auch die ursprüngliche Antragsformulierung „dass die Klägerin die Beklagte zu 1) wegen angeblich rechtswidriger Schutzrechtsverletzung abgemahnt hat“ zu verstehen.
bb) Es fehlt auch nicht am Feststellungsinteresse. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Urteil des Senats vom 12. Juli 2016 und des BGH im Revisionsurteil wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.
b) Die Widerklage ist gemäß § 823 Abs. 1 BGB begründet, da der Klägerin ein schuldhafter Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Beklagten zu 1. zu Last fällt.
aa) Gemäß § 823 Abs. 1 BGB haftet derjenige, der rechtswidrig und schuldhaft ein Immaterialgüterrecht für sich in Anspruch nimmt und deshalb von einem anderen Unternehmen die Einstellung einer dieses Schutzrecht angeblich verletzenden Geschäftstätigkeit verlangt, wegen rechtswidrigen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, falls sich das Schutzrecht als nicht existent erweist oder zwar besteht, aber die inkrimierte Handlung nicht erfasst (GSZ GRUR 2005, 882 – Schutzrechtsverwarnung).
Letzteres ist vorliegend der Fall. Der Klägerin steht der mit den Schreiben vom 25. Juni 2014 an die A. Inc. und vom 10. Juli.2014 gerichtet an die Beklagte zu 1. geltend gemachte geschmacksmusterrechtliche Unterlassungsanspruch nicht zu. Dies steht aufgrund der vom Bundesgerichtshof nicht beanstandeten Feststellungen des Senats im Urteil vom 12.07.2016 rechtskräftig fest.
Für beide Schreiben haftet die Klägerin nach den Grundsätzen über die Herstellerverwarnung. In beiden hat die Klägerin den jeweiligen Adressaten dazu aufgefordert, das dort näher bezeichnete Verhalten sofort einzustellen, weil es ein von ihr in Anspruch genommenes Schutzrecht verletze, so dass ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren gegeben ist. Mit der Verwarnung der A. Inc. hat die Klägerin nicht nur in deren eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eingegriffen, sondern auch in die Gewerbebetriebe derjenigen, die der A. Inc. „nachgeschaltet“ am Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform beteiligt waren. Denn das mit der Abmahnung der A. begehrte Ziel konnte nur erreicht werden, wenn die A. das Begehren der Klägerin „nach unten“ weitergibt. Betroffen wären damit ohne Lizensierung die Abnehmer gewesen, mit Lizensierung der Lizenznehmer, der die angegriffene Ausführungsform mit der lizensierten Marke versehen auf dem Markt gebracht hat. Ebenso wie bei einer ungerechtfertigten Abmahnung des Abnehmers auch der Hersteller betroffen ist (Köhler, a.a.O., § 4 Rn. 4.178; BGH GRUR 2007, 313 Funkuhr II – Rn. 26), so ist auch der Lizenznehmer des abgemahnten Inhabers der Marke, mit der die Ware versehen ist, betroffen. Es handelt sich um dieselbe Ware (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 28). Lediglich der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass der Bundesgerichtshof von einem auf Unterlassen in Anspruch genommenen Hersteller zur Erfüllung der Unterlassungspflicht verlangt, dass er seine Abnehmer von der Unterlassungspflicht informiert.
bb) Die Klägerin hat auch schuldhaft gehandelt, wofür gemäß § 276 Abs. 1 ZPO Fahrlässigkeit genügt. Dabei wendet der Senat die Grundsätze über die Herstellerverwarnung an, weil die Klägerin den – scheinbaren – Hersteller abgemahnt hat.
Zwar ist der Vorwurf bei der Herstellerverwarnung in der Regel nicht schon deshalb begründet, weil ein Gericht später zu Lasten des Schutzrechtsinhabers entschieden hat, also den Bestand des Rechts verneint, seinen Umfang eng gefasst oder eine Verletzung abgelehnt hat (vgl. OLG Frankfurt a. M. Urt. v. 26.5.2015 – 11 U 18/14, BeckRS 2015, 10631). Vielmehr müssen die möglichen Zweifel an der Rechtslage einen konkreten Beziehungspunkt haben, der vom Verwarner hätte beachtet werden können (vgl. BGH GRUR 1979, 332 (336) – Brombeerleuchte). Um einen Schuldvorwurf zu begründen genügt es, wenn der Verwarner beispielsweise in vorwerfbarer Weise den Stand der Technik nur unvollständig berücksichtigt oder falsch gewürdigt, oder wenn er vorwerfbar die Erfordernisse des Fortschritts oder der Erfindungshöhe falsch eingeschätzt oder die Verletzungsform zu Unrecht als unter sein Recht fallend eingeordnet hat. Dabei ist allerdings eine irrige Wertung, die sich allein auf die Frage der Erfindungshöhe beschränkt, weniger streng zu würdigen. Dabei widerspricht es nicht dem im bürgerlichen Recht geltenden objektiven Sorgfaltsbegriff, wenn bestimmte, eine gesteigerte Sachkenntnis bedingende Umstände, wie sie sich etwa aus den langjährigen Erfahrungen eines bedeutenden Unternehmens ergeben können, bei der Bemessung der Sorgfaltspflicht berücksichtigt werden (vgl. BGH NJW 1974, 315 (317) – maschenfester Strumpf).
Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze hat die Klägerin fahrlässig gehandelt, als sie die angegriffene Ausführungsform als schutzrechtsverletzend eingeordnet hat. Zwar gelten hier die weniger strengen Anforderungen wie bei der Prüfung der Erfindungshöhe. Es hätte sich der Klägerin jedoch bereits im Vorfeld das aufdrängen müssen, was der Senat und ihm folgend der Bundesgerichtshof zum ästhetischen Gesamteindruck des bei Eintragung nicht geprüften Klageschutzrechts, seinem Schutzumfang und den vor diesem Hintergrund zu würdigenden Unterschieden zwischen Klageschutzrecht und angegriffener Ausführungsform ausgeführt hat. Ihre hiergegen gerichteten Einwendungen konnte die Klägerin nicht ernsthaft für aussichtsreich halten. Dies gilt zunächst einmal, was die Einordnung des Schuhmodells X 3 anbelangt. Hier hat sie noch in der Revision geltend gemacht, dieses Schuhmodell habe dem informierten Benutzer nicht unbedingt bekannt sein können, obwohl sie den Schuh selber im Internet angeboten hatte. Dass auf diese Weise angebotene Gestaltungen zum Formenschatz gezählt werden, ist keine juristische Überraschung. Dass angesichts der bekannten Grundsätze angesichts des Modells X 3 von einem nur durchschnittlichen Schutzbereich ausgegangen werden konnte, war auch klar. Etwas anderes vertritt selbst die Klägerin nicht. Soweit sie geltend macht, die vom Bundesgerichtshof bestätigte Ansicht des Senats, dass die Sohlengestaltung vorliegend besonders prägend sei, sei „nicht über jeden Zweifel erhaben und angreifbar“, jedenfalls könne mit vernünftigen und plausiblen Argumenten vorgetragen werden, dass es für eine Ausgestaltung des Schuhs vorrangig und entscheidend auf den Oberschuh ankomme, wird letzteres bereits durch das eigene Verhalten der Klägerin widerlegt, so dass sich die pauschal geäußerten Zweifel „in Luft auflösen“. Wenn es so wäre, wie die Klägerin argumentiert, ist nicht verständlich, weshalb die Klägerin die Sohle des „X 1“ so außergewöhnlich und aufwendig gestaltet hat, wie die nachfolgende Einblendung zeigt, die eine Aufnahme des zur Akte gereichten und vom Senat im Termin vom 04. Dezember 2018 nochmals in Augenschein genommenen „X 1“ von unten ist:
Dies gilt nicht nur in Bezug auf die bereits erwähnten Merkmale Zweifarbigkeit und Noppen. Betrachtet man den Schuh von unten, so sieht man, dass die Sohle außerdem noch wie aus verschiedenen Puzzleteilen zusammengesetzt aussieht und eine Noppe größer ausgestaltet ist als die anderen. Diese Noppe ist mit einem Schlitz versehen, der suggeriert, dass hier ein Schraubenzieher angesetzt werden und die Sohle so gelöst werden könnte. Eine solche Gestaltung wählt ein langjähriges Fachunternehmen wie die Klägerin nur, wenn es weiß, dass dies vom Verbraucher honoriert wird, dieser auf die Sohlengestaltung also Wert legt. Dass dies dann auch für den informierten Benutzer gilt, liegt auf der Hand. Die Unterschiede in der Gesamtanmutung von Klageschutzrecht und angegriffener Ausführungsform sind ebenfalls nicht diskutabel. Dass die angegriffene Ausführungsform bei einem nur durchschnittlichen Schutzbereich des Klageschutzrechts von diesem nicht mehr erfasst wird, ebenso.
Soweit in der Rechtsprechung ein Verschulden verneint worden ist, wenn sich der Abmahnende auf den Rat seiner fach- und rechtskundigen Berater verlassen hat, die nach eingehender Untersuchung die der Verwarnung zugrunde liegenden Schutzrechte für schutzfähig gehalten und die abgemahnte Handlungsweise als schutzrechtsverletzend angesehen haben (siehe OLG Frankfurt a.a.O. m.w.N.), führt dies nicht zu einer für die Klägerin günstigen Beurteilung. Zu keiner dieser Voraussetzungen hat sie vorgetragen. Zwar sind die Abmahnungen von einem spanischen Rechtsanwalt unterzeichnet worden sind. Es ist jedoch vollkommen offen, ob es sich um einen Fachmann für gewerblichen Rechtsschutz handelt und welche Prüfung er auf welcher Grundlage angestellt hat, insbesondere ob ihn die Klägerin über die Existenz des Schuhmodells X 3 zuvor informiert hatte.
Auch mit der Weiterleitung der Abmahnung von der A. Inc. an eingebundene Unternehmen musste die Klägerin rechnen. Sie muss dies sogar beabsichtigt haben. Auf die obigen Ausführungen wird verwiesen.
cc) Bereits das Schreiben der Klägerin an die A. Inc. vom 25.06.2014 war für die nach Weiterleitung erfolgte Einstellung des Vertriebs durch die Beklagte zu 1. adäquat-kausal. Ohne die Abmahnung der Klägerin hätte die Beklagte zu 1. den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform nicht eingestellt („conditio sine qua non“). Etwas anderes wird auch von der Klägerin nicht behauptet. Anhaltspunkte hierfür sind nicht ersichtlich. Einer gesonderten Adäquanzprüfung bedarf es nicht, da die konkrete Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit des Erfolgs bereits bei der Pflichtwidrigkeit geprüft ist (vgl. Wagner in: MüKo-BGB, a.a.O., § 823 Rdrn. 70).
Selbst wenn man mit der Klägerin davon ausgehen würde, dass die Abmahnung der A. Inc. nicht für die Einstellung des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsform durch die Beklagte zu 1. war, liegt eine Kausalität zwischen Abmahnung der Beklagten zu 1. durch die Klägerin und Einstellung des Vertriebs vor. Denn mit dem Schreiben der Klägerin an die Beklagte zu 1. vom 10.07.2014 (Anlage K 5) in dem die Rede ist von:
… those pacts don´t prevent our client form claiming YOU for your own resoponsibility to accept the follwong commitments: ... Immediate cease and desist in the commercialization, distribution and advertising of ...
ist eine Zweitursache für die zuvor auf freiwilliger Basis erfolgte Einstellung des Vertriebs gesetzt worden. Es liegt auf der Hand, dass die Fortsetzung der Vertriebseinstellung durch die Beklagte zu 1. nunmehr vor dem Hintergrund geschah, den ihr konkret angedrohten Konsequenzen zu entgehen.
dd) Der Beklagten zu 1. fällt kein – von Amts wegen zu prüfendes – Mitverschulden zur Last, § 254 BGB. Sie konnte die Verwarnung nicht ad hoc als unberechtigt erkennen, da ihr der relevante vorbekannte Formenschatz im Form des Modells X 3 nicht bekannt war, sondern von ihr erst ermittelt werden musste.
ee) Ein Schaden der Beklagten zu 1. ist auch nicht deswegen ausgeschlossen, weil sie die angegriffenen Handlungen aus anderem Rechtsgrunde hätte unterlassen müssen. Dies ist, wie sich aus den Ausführungen unter 1. ergibt, nicht der Fall.
ee) Aus dem unter lit. a) aa) Gesagten folgt, dass Verjährung nicht eingetreten ist.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Der Senat sieht keinen Anlass, die Vorschrift des § 97 Abs. 2 ZPO im Hinblick auf den erstmals in der Berufungsinstanz vorgetragenen Formenschatz anzuwenden. Im Gegensatz zur Klägerin hat der Senat keine Anhaltspunkte dafür, dass den Beklagten dieser Formenschatz bereits in erster Instanz hätte auffallen müssen.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr. 10, § 711 ZPO.
Gründe für die Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO) sind nicht ersichtlich.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt entsprechend dem Senatsbeschluss vom 04.01.2016: 150.000 €. dabei entfällt auf die allein am Antrag zu 4. beteiligte Beklagte zu 3. 10.000 €.