Erfindungsübertragungsvertrag: Wertersatz nach Rücktritt bei Zahlungseinstellung

Landgericht Düsseldorf · 4a O 38/14 · 30.03.2016

KI-Zusammenfassung

Der Erfinder verlangte Auskunft/Abrechnung und Feststellung voller Stückvergütungen aus einem Erfindungsübertragungsvertrag, nachdem die Erwerberin Zahlungen mit der Begründung fehlenden „Mehrwerts“ eingestellt hatte. Das LG Düsseldorf bejahte ein Feststellungsinteresse trotz möglicher Stufenklage und sah die Darlegungs- und Beweislast für eine vergütungsmindernde Mehrwertreduzierung bei der Erwerberin. Ein Wegfall bzw. eine nachträgliche Reduzierung des durchsetzbaren Mehrwerts sei nicht substantiiert dargetan. Wegen ernsthafter und endgültiger Leistungsverweigerung sei der Rücktritt wirksam; die Erwerberin schulde Wertersatz in Höhe der vertraglichen Stückvergütung und Auskunft zur Bezifferung.

Ausgang: Klage vollumfänglich erfolgreich: Auskunft/Abrechnung und Feststellungen zu Vergütungspflicht und Vertragsbeendigung durch Rücktritt zugesprochen.

Abstrakte Rechtssätze

Ist eine Vergütungsreduzierung als Ausnahme von einer vereinbarten Stückvergütung ausgestaltet, trägt derjenige die Darlegungs- und Beweislast für deren Voraussetzungen, der sich auf die Reduzierung beruft.

Der „durchsetzbare Mehrwert“ i.S.e. vertraglichen Vergütungsanpassungsklausel knüpft an erzielbare Marktpreise bzw. Marktchancen an und nicht allein an tatsächlich realisierte Durchschnittspreise einzelner Verkäufe.

Beruft sich der Schuldner auf eine vertragliche Anpassungsklausel, genügt pauschaler Vortrag zu Markt- und Wettbewerbslage ohne nachvollziehbare Vergleichs- und Tatsachengrundlagen nicht zur Substantiierung einer Anpassung.

Eine Erklärung, künftig keine Zahlungen mehr zu leisten, kann eine ernsthafte und endgültige Leistungsverweigerung darstellen und den Rücktritt nach § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB ohne Fristsetzung rechtfertigen.

Ist bei Rücktritt die Rückgewähr einer in der Vergangenheit gewährten Nutzungsmöglichkeit unmöglich, ist nach § 346 Abs. 2 S. 2 BGB Wertersatz unter Zugrundelegung der vertraglich bestimmten Gegenleistung zu leisten.

Tenor

I.1.               Die Beklagte wird verurteilt, für die Zeit vom 01.10.2013 (Anfang 4. Quartal 2013) bis zum 30.06.2014 (Ende 2. Quartal 2014) gegenüber dem Kläger abzurechnen über die Anzahl der von der Beklagten hergestellten ASS-Kerzen, BSS-Kerzen sowie der Kerzen, die unter einer anderen Bezeichnung vertrieben wurden und die unter mindestens einen Patentanspruch der deutschen Patentanmeldungen A oder B oder der deutschen Gebrauchsmusteranmeldungen C oder D oder einem daraus resultierenden Schutzrecht fallen, soweit die Kerzen einen Kerzenteller aus feuerfestem Material mit zentraler Vertiefung umfassen.

I.2.              Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, für die Zeit vom 01.10.2013 (Anfang 4. Quartal 2013) bis zum 30.06.2014 (Ende 2. Quartal 2014) dem Kläger Lizenzgebühren gemäß § 3 des Erfindungsübertragungsvertrages vom 10.04.2006 in voller Höhe zu zahlen, d.h.

-              EUR 0,001 für jede von der Beklagten hergestellte „ASS-Kerze“ sowie

-              EUR 0,002 für jede von der Beklagten hergestellte „BSS-Kerze“ sowie

-               EUR 0,002 für jede unter einer anderen Bezeichnung vertriebene, von der Beklagten hergestellte Kerze, die unter mindestens einen Patentanspruch der deutschen Patentanmeldungen A oder B oder der deutschen Gebrauchsmusteranmeldungen C oder D oder einem daraus resultierenden Schutzrecht fällt,

soweit die Kerze einen Kerzenteller aus feuerfestem Material mit zentraler Vertiefung umfasst.

II.              Es wird festgestellt, dass aufgrund des vom Kläger erklärten Rücktritts vom 14.02.2015 der zwischen den Parteien am 10.04.2006 geschlossene Erfindungsübertragungsvertrag beendet ist.

III.               Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

IV.                Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, hinsichtlich des Auskunftsanspruchs (Ziff. I.1. des Tenors) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 10.000,00; hinsichtlich des Kostenpunkts gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand

Der Kläger ist Erfinder der deutschen Patentanmeldung DE A (im Folgenden: DE‘A), die am 02.02.2006 eingereicht wurde und eine Kerze betrifft. Der Kläger war zuvor jahrelang geschäftlich mit der Beklagten verbunden, die ein erfindungsgemäßes Produkt vertreiben sollte und später auch vertrieb. Am 17.02.2006 erfolgte eine Nachmeldung unter der Anmeldenummer DE B (im Folgenden: DE‘B), welche gegenüber der DE‘A Änderungen enthielt und deren innere Priorität sie in Anspruch nahm. Anmelderin der DE‘B ist die Beklagte. Als Erfinder wurden der Kläger und Herr E benannt, wobei die Richtigkeit der Miterfinderschaft von Herrn E vom Kläger bestritten wird (was Gegenstand des Verfahrens 4a O 42/15 vor der Kammer ist).

Unter dem 10.04.2006 schlossen die Parteien einen „Erfindungsübertragungsvertrag“ (vorgelegt als Anlage LR1), in dem der Kläger die in den Anmeldungen DE‘A und DE‘B enthaltene Erfindung an die Beklagte veräußerte. Die „Gegenleistung“ ist in § 3 dieses Vertrages geregelt, der auszugsweise wie folgt lautet:

„Der Veräußerer erhält vom Erwerber als Gegenleistung für die Übertragung der Rechte für jede vom Erwerber hergestellte Kerze, die unter mindestens einen Patentanspruch der Schutzrechtsanmeldungen des § 1 beziehungsweise der daraus resultierenden Schutzrechte fällt 0,2 Eurocent pro Kerze. Hierbei sind nur solche Kerzen zu berücksichtigen, die einen Kerzenteller aus feuerfestem Material mit zentraler Vertiefung umfassen, (…). Diese Kerzen werden vom Erwerber zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung unter der Bezeichnung Brand-Schutz-System“ (BSS) beworben.

Der Veräußerer erhält vom Erwerber darüber hinaus als weitere Gegenleistung für die Übertragung der Rechte für jede vom Erwerber hergestellte Kerze, die dessen “Alu-Schutz-Siegel“ (ASS) trägt, 0,1 Eurocent pro Kerze.

Die Gegenleistungspflichten schließen auch jene Kerzen ein, die unter den Schutz von künftigen ausländischen Schutzrechtsanmeldungen beziehungsweise daraus resultierenden Schutzrechten fallen, die auf der Basis der in § 1 genannten Schutzrechte gegebenenfalls eingereicht beziehungsweise beantragt werden.

Ebenfalls sind solche unter den Schutz der oben genannten Rechte fallenden Kerzen umfasst, die durch Lizenzvergabe des Erwerbers an Dritte hergestellt werden.

(…)

Die oben genannten ungekürzten Gegenleistungen sind, den Bestand des Schutzrechts vorausgesetzt, für zwölf (12) Jahre ab dem Anmeldetag der deutschen Patentanmeldung B beziehungsweise der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung D, also bis zum 17. Februar 2018 geschuldet. Nach Ablauf von sieben (7) Jahren ab dem genannten Anmeldetag wird eine nach Maßgabe der folgenden drei Absätze errechenbare Gegenleistung geschuldet:

Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses beträgt der vom Erwerber gegenüber seinen Abnehmern durchsetzbare Mehrwert der Kerzen 0,1 Eurocent bezogen auf 1 mm Durchmesser des in die Kerze inkorporierten erfindungsgemäßen Kerzentellers. Dieser Mehrwert wird als Ausgangswert bezeichnet.

Sollte beispielsweise durch wachsenden Wettbewerbsdruck dieser Ausgangswert gegenüber den Abnehmern nicht mehr durchsetzbar sein, so verringert sich prozentual und liner (sic!) proportional die Gegenleistungspflicht des Erwerbers gegenüber dem Veräußerer. Dies bedeutet, daß beispielsweise bei einer Verringerung des durchsetzbaren Ausgangswerts auf 0,05 Eurocent bezogen auf 1 mm Durchmesser des in die Kerze inkorporierten erfindungsgemäßen Kerzentellers, die Gegenleistung halbiert wird.

(…)

Verringert sich der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses durchsetzbare Mehrwert der Kerzen, die mit einem Alu-Schutz-Siegel versehen sind, so reduziert sich auch hierfür die Gegenleistung analog den beiden vorangegangenen Absätzen.“

Des Weiteren sieht der Erfindungsübertragungsvertrag in § 4 eine Buchführungspflicht vor, wobei der Kläger die Buchführung jährlich durch einen Buchprüfer überprüfen lassen darf. In § 5 des Erfindungsübertragungsvertrages heißt es:

„Der Erwerber hat über die Gegenleistungen vierteljährlich abzurechnen und zwar jeweils binnen eines Monats nach jeder Abrechnungsfrist. Binnen einer sich an die Monatsfrist anschließenden Frist von einem Monat hat er die fälligen Gegenleistungen auf das Konto des Veräußerers zu überweisen.“

Der Fortbestand des Erfinderübertragungsvertrages war zwischen den Parteien streitig; wobei der hiesige Kläger behauptete, der Vertrag sehe eine sittenwidrig zu geringe Vergütung für ihn vor und sei daher unwirksam. Hieraufhin klagte die Beklagte auf Feststellung der Wirksamkeit des Vertrages. Das Landgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 12.01.2010 für Recht erkannt, dass der Vertrag ungekündigt fortbesteht (Az. 4a O 300/08). Die hiergegen eingelegte Berufung des hiesigen Klägers wurde vom Oberlandesgericht Düsseldorf mit Urteil vom 03.12.2013 zurückgewiesen (Az. I-20 U 26/10). Dieses Urteil wurde rechtskräftig.

Mit Schreiben vom 08.01.2014 teilte die Beklagte dem Kläger mit, „dass gemäß § 3 des o.g. Vertrages vom 10.04.20006 (sic!) der bei Vertragsschluss angenommene Mehrwert am Markt nicht durchsetzbar“ sei. Insofern entfalle „die Grundlage für die Gegenleistung im vollen Umfang, mit der Folge, dass ab dem 1. Quartal 2014 – für das 4. Quartal 2013 – keine Zahlungen mehr erfolgen“ würden. In der Folgezeit rechnete die Beklagte gegenüber dem Kläger weder über die hergestellten Kerzen ab, noch zahlte sie eine Vergütung.

Die Beklagte stellt neben Kerzen mit erfindungsgemäßem Brandschutzsystem („BSS“) auch solche ohne Brandschutzsystem her, wobei die Herstellungskosten für BSS-Kerzen höher sind als für solche ohne BSS. Floristen dürfen aufgrund behördlicher Vorgaben Gestecke oder Kränze (etwa Adventskränze) nur dann mit Kerzen vertreiben, wenn diese mit einem Brandschutz ausgestattet sind, wobei es sich nicht um das erfindungsgemäße System handeln muss.

Der Kläger reichte einen Klageentwurf vom 14.02.2015 ein, der der Beklagten zugestellt wurde. Hierin begehrt der Kläger, den Erfindungsübertragungsvertrag u.a. wegen der ausgebliebenen Zahlungen für unwirksam oder nichtig zu erklären.

Der Kläger trägt vor, mit den ASS- und BSS-Kerzen werde ein reichlicher Mehrwert erzielt. Der Mehrwert sei im Vertrag definiert. Für den Ausnahmefall, dass kein Mehrwert mehr erzielbar sei, trage die Beklagte die Darlegungs- und Beweislast. Der Kläger bestreitet mit Nichtwissen, dass sich auf dem Markt der zum Vertragsschluss angenommene rechnerische Mehrwert nicht mehr durchsetzen lasse. Der Vortrag hierzu sei unsubstantiiert, die vorgelegten Anlagen nicht aussagekräftig. Zudem produziere die Beklagte weiter Kerzen mit BSS, obwohl dies – insoweit unstreitig – höhere Herstellungskosten bedinge. Dies widerspräche jeder wirtschaftlichen Vernunft, wenn damit kein Mehrwert erzielbar wäre. Der Mehrwert zeige sich auch in der Bewerbung der BSS-Kerzen im Internet durch die Beklagte (vgl. Anlage LR2). Die Wettbewerber verfügten nicht über gleichwertige Alternativen, da deren Brandschutzsysteme selbst für einen „Kerzenlaien“ erkennbar nachteilig seien, da ein Teil des Dochtes ungenutzt bleibe.

Der Erfindungsübertragungsvertrag sei durch die Kündigung des Klägers vom 14.02.2015 (im Klageentwurf enthalten) beendet worden. Das Schreiben der Beklagten vom 08.01.2014 stelle eine ernsthafte und endgültige Leistungsverweigerung dar. Insofern bestehe auch ohne vertragliche Regelungen bei einem solchen Dauerschuldverhältnis ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund. Bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte die Beklagte auch erkannt, dass ein Mehrwert noch bestehe; die Leistungsverweigerung sei damit vorsätzlich. Für die Kündigung des Erfindungsübertragungsvertrages habe es keiner Abmahnung durch den Kläger bedurft, da die Beklagte aus diversen Klagen und Prozesskostenhilfeanträgen wisse, was der Kläger gegenüber der Beklagten rüge.

Der Kläger beantragt,

zu erkennen, wie geschehen.

Die Beklagte beantragt,

              die Klage abzuweisen.

Sie behauptet, die Erwartung beider Parteien beim Abschluss des Erfindungsübertragungsvertrages, mit der Erfindung könne ein Mehrwert für die Beklagte erzielt werden, habe sich nicht bewahrheitet. Bereits kurze Zeit nach Einführung des schutzrechtsgemäßen Systems habe sich herausgestellt, dass der Handel nicht bereit sei, die hierfür geforderten Mehrpreise zu bezahlen. Nur der Garantieklausel für die ersten sieben Jahre verdanke es der Kläger, dass er zunächst eine Vergütung erhielt. Dem Kunden ständen andere Möglichkeiten zur Verfügung, die Brandsicherheit der Kerzen zu gewährleisten; der Wettbewerb habe mit kostenneutraleren Maßnahmen die behördlichen Sicherheitsanforderungen erzielt. Das BSS-System führe nicht zu einer Alleinstellung im Wettbewerb, da namhafte Bewerber in der Zwischenzeit ebenfalls Systeme zum Durchbrandschutz entwickelt und die mit ihrem Brandschutzsystem ausgerüstete Artikel ohne Mehrkosten auf den Markt gebracht hätten. Die Preissteigerung bei den Preisen der Beklagten beruhe nicht auf dem vertraglichen Mehrwert, sondern auf der allgemeinen Preissteigerung. Bei Kerzen, bei denen sich besondere Brandschutzprobleme (wie bei Gestecken und Adventskränzen) nicht stellen, würden weiter Kerzen ohne BSS verkauft.

Beim ASS-System sei zu beachten, dass dieses nicht patentiert ist und in einer Maßnahme bestehe, die der Wettbewerb seit Jahren praktiziere.

Dem Kläger stehe kein Kündigungsrecht zu. § 323 BGB sei nicht anwendbar, sondern – da es sich um ein Dauerschuldverhältnis handele – nur § 314 BGB. Eine Fristsetzung sei nicht dargetan. Ein Kündigungsgrund liege ohnehin nicht vor, da die Beklagte zu Recht die Zahlungen eingestellt habe.

Für die Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die in dieser Sache ergangenen Beschlüsse, die ausgetauschten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 25.02.2016 ergänzend Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet. Der Kläger hat einen Anspruch auf die begehrte Auskunftserteilung (hierzu unter II.). Er hat ferner Anspruch auf Feststellung, dass er im geltend gemachten Zeitraum für die von der Beklagten verkauften Kerzen die vertraglich vereinbarten Beträge in voller Höhe erhält (hierzu unter I.). Schließlich hat der Kläger Anspruch auf die Feststellung, dass der Erfindungsübertragungsvertrag aufgrund seiner Kündigung beendet wurde (hierzu unter III.).

I.

Der Kläger hat den in Ziff. I.2 des Tenors zuerkannten Anspruch auf Feststellung. Ein solcher Feststellungsantrag ist zulässig (hierzu unter 1.) und begründet, da die Beklagte zur Zahlung der Gebühren in der vollen Höhe pro Kerze verpflichtet ist (hierzu unter 2.).

1.

Der Feststellungsantrag des Klägers im Antrag zu Ziff. I.2 ist zulässig. Der Kläger hat insbesondere das nach § A ZPO erforderliche Feststellungsinteresse. Er hat gegenüber der Beklagten aufgrund der gebührenpflichtigen Verkäufe einen Zahlungsanspruch, den er nicht beziffern kann, da er über den Umfang der Benutzungshandlungen ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis ist. Der grundsätzliche Vorrang der Leistungsklage, etwa in Form einer Stufenklage mit unbezifferten Klageantrag, vor der Feststellungsklage gilt für den gewerblichen Rechtsschutz nicht (BGH, GRUR 2003, 900, 901 – Feststellungsinteresse III) bzw. allgemein dann nicht, wenn die Bezifferung des Antrages trotz der erstrebten Auskunft schwierig und aufwendig bleibt (Musielak/Voit, ZPO, 12. Aufl. 2015, § A Rn. 14).

Dies ist hier der Fall. Wenn nur die Verpflichtung der Beklagten zur Auskunftserteilung zuerkannt werden würde, stände noch nicht fest, in welcher Höhe der Kläger für die einzelnen Kerzen einen Zahlungsanspruch hatte. Der Kläger hat damit ein anzuerkennendes Interesse, schon jetzt feststellen zu lassen, dass er für die noch zu beauskunftende Zahl von gebührenpflichtigen Kerzen jeweils den vollen vertraglich vorgesehenen Betrag fordern kann. Insofern erscheint es zudem prozessökonomischer, diese – auch hier streitgegenständliche – Frage, des Obs und der Höhe der Zahlungspflicht, bereits jetzt festzustellen. Zudem hat sich die Beklagte im Schreiben vom 08.01.2014 berühmt, keine Zahlungen mehr leisten zu müssen und ist diese auch tatsächlich schuldig geblieben.

2.

Die Beklagte ist verpflichtet, dem Kläger die vertraglich vereinbarten Beträge pro Kerze in voller Höhe zu zahlen. Dieser Anspruch folgt aus § 346 Abs. 2 S. 2 BGB. Die Beklagte hat zu Unrecht die Zahlungen an den Beklagten eingestellt (hierzu unter a)). Daraufhin ist der Kläger wirksam vom Erfindungsübertragungsvertrag zurückgetreten (hierzu unter b)). Hierdurch wandelte sich das Vertragsverhältnis in ein Rückgewährschuldverhältnis, weshalb die Beklagte zur Zahlung von Wertersatz in Form der ursprünglich vereinbarten Gebühren pro Kerze verpflichtet ist (hierzu unter c)).

a)

Die Beklagte schuldete dem Kläger für den streitgegenständlichen Zeitraum die vollen nach § 3 des Erfindungsübertragungsbetrages vereinbarten Zahlungen pro Kerze. Gegen diese vertragliche Pflicht hat die Beklagte verstoßen, als sie unter Verweis auf einen angeblich nicht mehr erzielbaren Mehrwert die Zahlungen an den Kläger eingestellt hat.

aa)

Eine Reduzierung der vereinbarten Zahlungen aufgrund eines nicht mehr erzielbaren Mehrwerts war jedoch nicht vorzunehmen. Für die nicht mehr vorhandene Durchsetzbarkeit eines Mehrwerts und die damit einhergehende Reduzierbarkeit der Zahlungen trägt die Beklagte die Darlegungs- und Beweislast. In der Vergütungsregel des Erfindungsübertragungsvertrages (§ 3) ist die Reduzierung der Zahlungen als Ausnahme von der vollen Vergütung formuliert. Nach den allgemeinen Regeln hat jede Partei die für sie günstigen Tatsachen vorzutragen und zu beweisen. Im Übrigen hat nur die Beklagte die notwendige Marktübersicht, um die Durchsetzbarkeit eines Mehrwertes vortragen zu können. Dieser Darlegungslast hat die Beklagte nicht genüge geleistet. Sie hat weder substantiiert vorgetragen, dass sich der durchsetzbare Mehrwert seit dem Vertragsschluss reduziert hat, noch schlüssig dargelegt, dass kein Mehrwert (mehr) vorhanden ist. Vielmehr lässt sich aus den unstreitigen Umständen entnehmen, dass die Implementierung der streitgegenständlichen Erfindungen zu einem Mehrwert führt.

bb)

Der Erfindungsübertragungsvertrag legt einen bestimmten Mehrwert im Zeitpunkt des Verschlusses fest:

„Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses beträgt der vom Erwerber gegenüber seinen Abnehmern durchsetzbare Mehrwert der Kerzen 0,1 Eurocent bezogen auf 1 mm Durchmesser des in die Kerze inkorporierten erfindungsgemäßen Kerzentellers. Dieser Mehrwert wird als Ausgangswert bezeichnet.“

Der Vertrag geht weiter davon aus, dass sich dieser „durchsetzbare Mehrwert“ etwa aufgrund „wachsenden Wettbewerbsdrucks“ ändern kann. Eine klare Definition, wie der „durchsetzbare Mehrwert“ berechnet wird, gibt der Erfindungsübertragungsvertrag allerdings nicht. Aus dem Kontext lässt sich erkennen, dass hiermit ein Preisaufschlag gemeint ist, den die Beklagte für ein Produkt deshalb verlangen kann, weil dieses einen „inkorporierten erfindungsgemäßen Kerzenteller“ besitzt. Erster Anhaltspunkt für den durchsetzbaren Mehrwert ist damit ein Vergleich zwischen den durchsetzbaren Verkaufspreisen von ansonsten gleichen Produkten mit und ohne erfindungsgemäßen Kerzenteller. Allerdings kann ein Mehrwert auch darin liegen, dass durch die Umsetzung der Erfindung überhaupt erst ein marktfähiges Produkt entsteht oder Marktsegmente erschlossen werden. Schließlich darf bei der Prüfung des durchsetzbaren Mehrwerts nicht bei einem einfachen Vergleich von Preisen stehen geblieben werden. Es kommt nicht auf den durchgesetzten Mehrwert an, sondern auf den durchsetzbaren Mehrwert. Entsprechend sind nicht die erzielten, sondern die erzielbaren Marktpreise relevant.

cc)

Soweit die Beklagte argumentiert, ein Mehrwert sei von Anfang an nicht durchsetzbar gewesen, trägt dies eine Reduzierung der Zahlungen nicht. Denn ohne im weiteren Zeitverlauf wachsenden Wettbewerbsdruck o.ä. kommt es gerade nicht zu einer Reduzierung des Ausgangswerts. Der Mehrwert wird vom Vertrag als Ausgangswert festgelegt, ohne dass es auf die tatsächlichen Verhältnisse ankommt. Damit können nach dem Erfindungsübertragungsvertrag nur solche Änderungen des durchsetzbaren Mehrwerts zu einer Reduzierung der geschuldeten Zahlungen führen, die nach Vertragsschluss eingetreten sind. Nach der Definition des „Ausgangswerts“ heißt es im Vertrag weiter:

„Sollte beispielsweise durch wachsenden Wettbewerbsdruck dieser Ausgangswert gegenüber den Abnehmern nicht mehr durchsetzbar sein (…)“.

Eine Reduzierung der geschuldeten Zahlungen könnte die Beklagte entsprechend nur damit begründen, dass es gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsschluss in der Folgezeit beispielsweise zu einem „wachsenden Wettbewerbsdruck“ gekommen ist, wodurch der Ausgangswert „nicht mehr“ durchsetzbar ist. Insofern war den Beweisangeboten (Sachverständigengutachten und Zeugnis des Verkaufsleiters und des Key Account Managers, Bl. 187 GA) der Beklagten nicht nachzugehen; wobei zudem hierfür nicht ausreichend substantiierte (Anschluss-) Tatsachen vorgetragen worden sind. Auch der in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Einwand, ein Sachverständiger des Klägers könne Einblick in die Rechnungen der Beklagten bekommen, ändert hieran nichts. Ein solches Angebot kann substantiierten Tatsachenvortrag nicht ersetzen.

dd)

Unabhängig von dieser zeitlichen Komponente hat die Beklagte darüber hinaus – obwohl der Kläger hierauf hingewiesen hat – schon nicht hinreichend dargelegt, dass sich mit der geschützten Erfindung kein Mehrwert erzielen lässt.

(1)

Aus den von der Beklagten vorgelegten Anlagen lässt sich nicht ersehen, dass durch die Implementierung der streitgegenständlichen Erfindung (Kerzenteller) kein Mehrwert mehr erzielbar ist und erst recht keine Reduzierung des Mehrwerts im zeitlichen Verlauf. Letztlich kommt es – wie bereits ausgeführt – nicht auf den erzielten Preis, sondern auf den erzielbaren Preis an. Hierzu fehlt substantiierter Vortrag der Beklagten. Aus der Anlage K3 lässt sich beispielsweise ersehen, dass deutlich mehr Kerzen mit BSS verkauft wurden als ohne. Es liegt zumindest nahe, dass durch höhere Produktionsmengen geringere Herstellungskosten anfallen, was sich auf die Preisgestaltung auswirkt. Wenn aus diesem Grund für BSS-Kerzen geringere Preise verlangt werden, ist das kein Indiz für eine Reduzierung des durchsetzbaren Mehrwerts.

Bei den Anlagen K1 und K2 handelt es sich um Rechnungen an verschiedene Kunden. Ob diese repräsentativ sind, kann nicht festgestellt werden. Daraus, dass gegenüber einzelnen Kunden die gleichen Preise für Kerzen mit und ohne BSS verlangt wurden, ergibt sich noch nicht, dass kein Mehrwert mehr durchsetzbar ist.

Der Anlage K3 kann ebenfalls keine Aussage zu einem durchsetzbaren Mehrwert entnommen werden. Die von der Beklagten errechneten Durchschnittspreise können keine Grundlage für einen Vergleich sein, da hier ohne Gewichtung ein Mittel über alle verschiedenen Kerzentypen errechnet wird. Vielmehr hätte es einer Gegenüberstellung der Verkaufspreise einzelner, vergleichbarer Kerzen in identischen Verpackungsgrößen samt Erläuterung des Zustandekommens der jeweiligen Preise bedurft. Im Übrigen weist der Kläger zutreffend daraufhin, dass für die dort aufgeführten Produkte „Stumpenkerzen 90/55 mm“ sowie „62/40 mm 4er“ bei der BSS-Version ein höherer Preis angegeben ist als bei deren Pendant ohne diesen Brandschutz. Dies ist zumindest ein Indiz für einen durchsetzbaren Mehrwert.

(2)

Ein weiteres Indiz für einen erzielbaren Mehrwert ist, dass die Beklagte weiter (überwiegend) Kerzen mit BSS produziert, trotz höherer Herstellungskosten. Ein solches Verhalten kann von einem Wirtschaftsunternehmen nicht erwartet werden, wenn hiermit kein am Markt durchsetzbarer Mehrwert verbunden ist.

(3)

Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass Floristen bei von ihnen verkauften Gestecken und Kränzen aufgrund behördlicher Vorgaben nur Kerzen verwenden dürfen, bei denen ein Durchbrandschutz eingebaut ist. Damit besteht ein Mehrwert der streitgegenständlichen Erfindung darin, dass ohne die streitgegenständliche Erfindung dieses Marktsegment der Beklagten gar nicht offen gestanden hätte. Es ist nicht ersichtlich, dass diese behördlichen Vorgaben von der Beklagten durch gleichwertige, alternative Brandschutzsystem erfüllt werden können (hierzu sogleich).

Diese Erwägungen gelten auch für Fälle, in denen die Verwendung eines Brandschutzsystems nicht vorgeschrieben ist – also etwa beim Verkauf der Kerzen an Privatleute. Dass solche Kunden ebenfalls von einem eingebauten Brandschutz profitieren, ist offensichtlich und wird von der Beklagten entsprechend angepriesen (vgl. Anlage LR2). Mit einem werblich herausgestellten Umstand lässt sich in aller Regel ein höherer Preis durchsetzen.

(4)

Soweit die Beklagte vorträgt, ihre Wettbewerber hätten andere Brandschutzsysteme, so dass ein Mehrpreis nicht durchsetzbar sei, greift dies nicht durch. Der Kläger hat dies bestritten und ausgeführt, die anderen Systeme seien selbst für einen Laien erkennbar nachteilhaft gegenüber dem vom Kläger erfundenen System, insbesondere da der Docht früher erlösche. Diesen Vorteil der längeren Brenndauer der streitgegenständlichen BSS-Durchbrandsperre gegenüber anderen Systemen stellt die Beklagte auf ihren Internetseiten (Anlage LR2) auch werblich heraus. Hier heißt es:

„Das Besondere dabei ist, dass die Stumpenkerze praktisch komplett abbrennen kann – das ist durchaus erwähnenswert, denn im Vergleich zu anderen Systemen ergibt sich dadurch bei gleicher Kerzengröße eine deutlich längere Brenndauer bis zum Erlischen.“

Aber selbst wenn man unterstellt, Wettbewerber der Beklagten hätten gleichwertige Alternativlösungen – was nicht ansatzweise substantiiert dargelegt wurde –, spricht dies nicht zwingend gegen einen erzielbaren Mehrwert des BSS-Systems. Das Vorhandensein von Alternativlösungen spricht dafür, dass Kerzen ohne Brandschutzsystem nicht verkäuflich sind. Insofern besteht der Mehrwert des streitgegenständlichen Systems darin, überhaupt ein konkurrenzfähiges Produkt anbieten zu können.

Dass der Beklagten die Nutzung anderer Brandschutzsysteme möglich ist, hat sie nicht ausreichend dargetan. Soweit sie auf die Systeme andere Kerzenhersteller verweist, legt sie nicht dar, dass sie deren Brandschutzsysteme nutzen könnte. Es ist auch nicht ersichtlich, zu welchen Kosten die Nutzung von alternativen Brandschutzsystemen für die Beklagte (wenn überhaupt) möglich wäre. Eine Umstellung auf ein anderes System wäre nämlich zwangsläufig mit Kosten verbunden. So trägt die Beklagte selbst vor, für die Umsetzung des streitgegenständlichen Systems EUR 100.000,00 in ihre Produktionsanlagen investiert zu haben.

(5)

Gegen die Behauptung der Beklagten, es lasse sich durch die Implementierung des erfindungsgemäßen BSS-System kein Mehrwert durchsetzen, spricht schließlich ihre eigene Internetseite, von der ein Ausdruck als Anlage LR2 vorgelegt wurde. Hierin heißt es explizit zu BSS: „Wir schaffen Mehrwerte“. In dem dazugehörigen Text wird – wie bereits erwähnt – der Vorteil der längeren Brenndauer verglichen mit anderen Brandschutzsystemen herausgestellt. Dabei wird auch der Patentschutz für das BSS-System erwähnt.

ee)

Auch für Kerzen mit ASS-System lässt sich keine Reduzierung des Mehrwerts feststellen. Hierzu hat die Beklagte lediglich vorgetragen, dass es sich hierbei um ein nicht-patentiertes System handele, das im Markt seit Jahren praktiziert werde. Dies stellt keinen substantiierten Vortrag dazu dar, warum sich in der Zeit nach Vertragsschluss der vom Vertrag definierte Ausgangswert reduziert haben soll.

b)

Der Kläger konnte sich durch den im Klageentwurf vom 14.02.2015 zumindest implizit erklärten Rücktritt nach § 323 BGB vom Erfindungsübertragungsvertrag lösen.

aa)

Der Erfindungsübertragungsvertrag stellt einen Kaufvertrag hinsichtlich der streitgegenständlichen Erfindung des Klägers da. Die Besonderheit liegt hier vor allem in der Gegenleistung, die nicht in einer einmaligen Zahlung liegt. Vielmehr erhält der Kläger quartalsweise nutzungsabhängige Zahlungen über einen längeren Zeitraum hinweg. Insofern ähnelt der Erfindungsübertragungsvertrag hinsichtlich der Gegenleistung einem Lizenzvertrag. Dies führt jedoch nicht dazu, dass der gesamte Erfindungsübertragungsvertrag ein Dauerschuldverhältnis im Sinne von § 314 BGB wird. Ein Dauerschuldverhältnis zeichnet sich dadurch aus, dass beide Parteien dauernd oder ständig eine Leistung erbringen. Eine solche Pflicht trifft den Kläger jedoch nicht, dessen Leistung sich in der einmaligen Übertragung der Erfindung erschöpft. Auch auf der Rechtsfolgenseite erscheint eine Kündigung wie bei einem Dauerschuldverhältnis unpassend, da die Parteien dann nur ihre Leistungen einstellen müssten, so dass das Klagepatent an sich bei der Beklagten verbliebe.

bb)

Der Kläger hat auch einen Rücktrittsgrund. Die Beklagte hat die geschuldeten Abrechnungen und Zahlungen nicht erbracht. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Kläger der Beklagten eine Frist zur Leistung gesetzt hat, denn eine solche war jedenfalls im Zeitpunkt der Kündigungserklärung vom 14.02.2015 entbehrlich.

Zum einen liegt eine ernsthafte und endgültige Leistungsverweigerung der Beklagten vor, die nach § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB zum Rücktritt ohne Fristsetzung berechtigt. Eine solche Weigerung muss der Schuldner als letztes Wort auffassen (Palandt/Grünberg, 74. Aufl. 2015, § 323 Rn. 18). Eine Erfüllungsverweigerung liegt hier in dem Schreiben vom 08.01.2014, in dem die Beklagte dem Kläger mitgeteilt hat, er habe zukünftig keinen Anspruch mehr auf die vereinbarten Zahlungen. Der Ernsthaftigkeit und Endgültigkeit der Erfüllungsverweigerung steht nicht entgegen, dass sich die Beklagte insoweit auf eine Klausel im Vertrag berufen hat, der ihr unter bestimmten Umständen die Reduzierung der Zahlungen ermöglicht (d.h. ohne dabei gegen vertragliche Pflichten zu verstoßen). Der Vertrag erlaubt eine Zahlungseinstellung nur, wenn sich kein Mehrwert für die Erfindung mehr durchsetzen lässt, was aber nicht der Fall war. Die Beklagte hat in dem Schreiben vom 08.01.2014 weder Gesprächsbereitschaft angedeutet, noch versucht, das Entfallen des Mehrwerts zu begründen. Insofern ist hier von einer ernsthaften und endgültigen Leistungsverweigerung auszugehen.

Daneben lagen im Zeitpunkt der Rücktrittserklärung am 14.02.2015 besondere Umstände im Sinne des § 323 Abs. 2 Nr. 3 BGB vor, die eine Fristsetzung entbehrlich machten. Dies erfordert besondere Umstände, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen. Solche Umstände liegen hier vor. Der Kläger hat die Beklagte mehrmals zur Zahlung aufgefordert und entsprechende Prozesskostenhilfeanträge gestellt, in denen er immer wieder vehement die Beklagte zur Erfüllung des Vertrages aufgefordert hat. Die Beklagte hat demgegenüber keine Zahlungen geleistet und auf ihrer Position beharrt. Sie hat zudem erstmals in der Klageerwiderung vom 22.06.2015 versucht zu begründen, warum ein Mehrwert nicht (mehr) durchsetzbar ist – also knapp 1,5 Jahre nach dem Schreiben vom 08.01.2014.

c)

Der Kläger hat nach § 346 Abs. 2 S. 2 BGB im Rahmen des Wertersatzes Anspruch auf Zahlung in voller Höhe, wie ursprünglich vertraglich vereinbart worden ist.

Nach § 346 Abs. 1 BGB sind bei einem erfolgten Rücktritt die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen herauszugeben. Da eine Rückgewähr der Nutzungserlaubnis in der Vergangenheit nicht möglich ist, ist nach § 346 Abs. 2 BGB Wertersatz zu leisten. Ist die Gegenleistung im Vertrag bestimmt, ist sie nach § 346 Abs. 2 S. 2 BGB bei der Berechnung des Wertersatzes zugrunde zu legen. Diese liegt in der Zahlung der Gebühren nach § 3 des Vertrages und ist in der vollen vereinbarten Höhe zu leisten, da eine Reduzierung des durchsetzbaren Mehrwerts nicht ersichtlich ist.

II.

Der Kläger hat aus §§ 242, 259 BGB den im Antrag zu Ziff. I.1 verfolgten Anspruch auf Auskunft und Abrechnung zur Vorbereitung seines Zahlungsanspruchs aus § 346 Abs. 2 S. 2 BGB. Aus Treu und Glauben folgt, dass der Kläger erst durch die der Beklagten unschwer möglichen Angaben zum Umfang seiner Benutzungshandlungen, über die der Kläger ohne eigenes Verschulden im Ungewissen ist und die er sich auch nicht in zumutbarer Weise selbst beschaffen kann, in den Stand versetzt wird, seinen Zahlungsanspruch zu beziffern (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 8. Aufl. 2016, Rn. D.501 m.w.N.). Die Beklagte war gegenüber dem Kläger bis zum Rücktritt vertraglich (§§ 4, 5 des Erfindungsübertragungsvertrages) verpflichtet, ihm die begehrte Auskunft zu erteilen.

III.

Schließlich ist die Klage ebenfalls zulässig und begründet, soweit der Kläger begehrt, feststellen zu lassen, dass aufgrund des von ihm am 14.02.2015 erklärten Rücktritts der Erfindungsübertragungsvertrag beendet ist (Ziff. II des Tenors).

1.

Der Antrag ist als Zwischenfeststellungsklage nach § A Abs. 2 ZPO zulässig. Ein solcher Antrag ist bereits zugleich mit der Hauptklage zulässig und dies auch dann, wenn über das Bestehen eines Rechtsverhältnisses schon vor dem Prozess Streit bestand (MüKoZPO/Becker-Eberhard, ZPO, 4. Aufl. 2013, § A Rn. 77 u. 83). Bei der Frage, ob der Erfindungsübertragungsvertrag durch Rücktritt beendet wurde, handelt es sich um ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis (vgl. MüKoZPO/Becker-Eberhard, ZPO, 4. Aufl. 2013, § A Rn. 79 u. 10).

Es besteht ferner die von § A Abs. 2 ZPO verlangte Vorgreiflichkeit (Präjudizialität). Hierfür muss das Rechtsverhältnis notwendiges Element für den in der Hauptentscheidung enthaltenen Subsumtionsschluss sein (MüKoZPO/Becker-Eberhard, ZPO, 4. Aufl. 2013, § A Rn. 80 m.w.N.). Dies ist der Fall, da die Wirksamkeit des Rücktritts hier Voraussetzung für die in Ziff. I.1 und I.2 zuerkannten Ansprüche aus § 346 Abs. 2 S. 2 BGB bzw. §§ 242, 259 BGB ist. Für die Vorgreiflichkeit in diesem Sinne ist es ohne Belang, ob die zuerkannten Ansprüche selbst dann bestanden hätten, wenn der Erfindungsübertragungsvertrag nicht wirksam gekündigt worden wäre, so dass sich diese Ansprüche unmittelbar aus dem Vertrag ergeben hätten. Dass das Gericht eine andere Begründungsmöglichkeit für die Hauptentscheidung hatte, kann die Vorgreiflichkeit nicht aufheben (BGH, NJW-RR 2010, 640, 642; BGH, NJW-RR 2008, 262; MüKoZPO/Becker-Eberhard, ZPO, 4. Aufl. 2013, § A Rn. 80; Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl. 2016, § A Rn. 25). Vielmehr ist es bei mehreren Begründungsmöglichkeiten für die Hauptentscheidung ausreichend für die Vorgreiflichkeit im Sinne von § A Abs. 2 ZPO, dass das Rechtsverhältnis für einen der möglichen Begründungswege ein notwendiges Glied ist (BGH, NJW-RR 2010, 640, 642). Ein Feststellungsinteresse, wie es für eine Klage nach § A Abs. 1 ZPO erforderlich ist, ist dagegen keine Voraussetzung für eine Zwischenfeststellungsklage nach § A Abs. 2 ZPO (Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl. 2016, § A Rn. 25).

2.

Die Zwischenfeststellungsklage ist begründet. Der Erfindungsübertragungsvertrag ist durch den wirksamen Rücktritt des Klägers beendet worden. Auf die vorstehenden Ausführungen wird verwiesen.

IV.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 S. 1, S. 2 ZPO.

V.

Der Streitwert wird auf EUR 272.500,00 festgesetzt.