Landgericht Düsseldorf·4a O 152/04·09.05.2005

EP-Patentverletzung: Verstellvorrichtung für Lordosenstütze – keine Nichtangriffsvereinbarung

Gewerblicher RechtsschutzPatentrechtPatentverletzungsverfahrenTeilweise stattgegeben

KI-Zusammenfassung

Die Patentinhaberin nahm eine Vertriebsgesellschaft wegen wortsinngemäßer Benutzung eines EP-Patents auf Unterlassung, Auskunft/Rechnungslegung, Vernichtung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. Die Beklagte berief sich u.a. auf eine (mündliche/schriftliche) Nichtangriffsvereinbarung und Erschöpfung sowie hilfsweise auf Aussetzung wegen anhängiger Nichtigkeitsklage. Das LG Düsseldorf bejahte die Patentverletzung und verneinte eine Zustimmung/Nichtangriffsvereinbarung mangels ausreichenden Vortrags und fehlender Einbeziehung der erst später gegründeten Beklagten. Eine Aussetzung nach § 148 ZPO lehnte das Gericht wegen fehlender überwiegender Vernichtungswahrscheinlichkeit ab; Unterlassung bzgl. „Herstellen“ wurde abgewiesen, da die Beklagte nur vertreibt.

Ausgang: Klage überwiegend stattgegeben (Unterlassung/ Auskunft/ Vernichtung/ Schadensersatzfeststellung); Unterlassung bzgl. Herstellung abgewiesen, Aussetzung abgelehnt.

Abstrakte Rechtssätze

Ansprüche aus § 139 PatG (Unterlassung/Schadensersatz) setzen eine Benutzung des Patents ohne Zustimmung des Berechtigten voraus; die Darlegungs- und Beweislast für eine Zustimmung bzw. Nichtangriffsvereinbarung trägt der Verletzer.

Schriftliche Vergleichs- oder Kooperationsvereinbarungen sind nach ihrem objektiven Erklärungswert auszulegen; wird der Kreis der Vertragsparteien abschließend benannt, sind nicht genannte (auch wirtschaftlich verbundene) Unternehmen regelmäßig nicht begünstigt.

Eine pauschale Zusage, gegen „Unternehmen“ einer Person nicht aus einem Patent vorzugehen, erfasst ohne klare Anhaltspunkte grundsätzlich nur im Zeitpunkt des Vertragsschlusses existierende Unternehmen und nicht später gegründete Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Erschöpfung setzt eine vom Patentinhaber (auch konkludent) gestattete erstmalige Inverkehrgabe voraus; ein bloßes Unterlassen der Inanspruchnahme des Herstellers oder unklare frühere Geschäftsbeziehungen begründen für sich genommen keine Zustimmung zum Vertrieb durch einen Dritten als Wettbewerber.

Die Aussetzung eines Patentverletzungsprozesses nach § 148 ZPO kommt nur in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf bzw. eine Vernichtung des Patents zu erwarten ist; das bloße Anhängigsein einer Nichtigkeitsklage genügt hierfür nicht.

Relevante Normen

§ Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG§ Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG§ Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 242, 259 BGB§ Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140b PatG§ Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140a PatG§ 148 ZPO

Tenor

I. Die Beklagte wird unter Klageabweisung im Übrigen verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle der wiederholten Zuwiderhandlung bis zu zwei Jahren, in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen,

Verstellvorrichtungen in einem Sitz in einer mit dem Sitz verbindbaren Lehne angeordnete Becken- und/oder Lordosenstütze mit einer sie verbindenden Bowdenzuganordnung, wobei die Verstelleinrichtung eine in einem Gehäuse geführte, axial bewegliche Gewindespindel, einen Gewindering und einen Verstellgriff enthält und das Gehäuse und die Gewindespindel je eine axiale miteinander fluchtende zentrale Bohrung für die Durchführung des Seilzuges der Bowdenzuganordnung auf weist, wobei die zentrale Bohrung in der Gewindespindel in einem zum Verstellgriff gerichteten Innenraum zur Aufnahme für den Nippel des einen Seilzugendes mündet,

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

bei denen in der Seitenwand des Gehäuses eine radiale Öffnung und in der Seitenwand der Gewindespindel eine im Bereich der Halterung für den Nippel mündende Querbohrung ausgeführt sind, wobei die radiale Öffnung mit der Querbohrung in einer gegenseitigen Stellung des Gehäuses und der Gewindespindel miteinander fluchten und einen gemeinsamen Durchgang bilden, der die Durchführung des Nippels ermöglicht, wobei die Öffnung und die Querbohrung jeweils durch einen in einer gemeinsamen Ebene ausgeführten Durchgang des Seilzugs ermöglichenden Schlitz mit der zentralen Bohrung verbunden sind,

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 05.04.1997 begangen hat und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefer¬mengen, -zeiten und –preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbe¬trägern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;

3. die im Besitz bzw. Eigentum der Beklagten befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer 1. zu vernichten;

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der A durch die zu Ziffer I. 1 bezeichneten, zwischen dem 05.04.1997 und dem 18.06.1998 begangenen Handlungen, Herrn Dr. B zwischen dem 19.06.1998 und dem 09.01.2001 begangenen Handlungen, und der Klägerin seit dem 10.01.2001 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,00 EUR vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch eine unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer im Geltungsbereich der Bundesrepublik als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Rubrum

I. Die Beklagte wird unter Klageabweisung im Übrigen verurteilt,

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 05.04.1997 begangen hat und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;

3. die im Besitz bzw. Eigentum der Beklagten befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer 1. zu vernichten;

III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

Tatbestand

Die Klägerin ist ein Unternehmen der Automobilzulieferindustrie und Teil einer Unternehmensgruppe. Sie ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents C (nachfolgend: Klagepatent). Das Klagepatent, welches eine Verstellvorrichtung in einem Sitz in einer mit dem Sitz verbindbaren Lehne angeordnete Becken- und/oder Lordosenstütze mit einer sie verbindenden Bowdenzuganordnung betrifft, wurde unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 01.07.1993 (DE D) am 16.06.1994 angemeldet. Die Anmeldung wurde am 17.04.1996 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 05.03.1997. Als Vertragsstaat ist unter anderem Deutschland benannt worden.

Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft. Nachdem das Klagepatent im Einspruchsverfahren von der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes mit Entscheidung vom 17.06.1998 in erster Instanz wegen Fehlens einer erfinderischen Tätigkeit widerrufen worden war, wurde es von der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes mit Entscheidung vom 04.07.2000 (NK 5 zu Anlage B 1) in der ursprünglich erteilten Fassung aufrechterhalten. Gegen den Rechtsbestand des Klagepatents reichte Herr E mit Schriftsatz vom 10.12.2004 beim Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage ein. Über diese ist bisher nicht entschieden. Hinsichtlich des Inhalts der im Nichtigkeitsverfahren gewechselten Schriftsätze wird auf die Anlagen B 1 und K 11 Bezug genommen.

Ursprüngliche Inhaberin des Klagepatents war bis zum 19.06.1998 die A. Diese übertrug das Klagepatent einschließlich aller Rechte an Herrn Dr. B, der jedenfalls in den Jahren 1993 und 1994 Geschäftsführer einer Schwestergesellschaft der Klägerin und bis 1998 jedenfalls zeitweise technischer Berater und Consultant der Klägerin war. Am 10.01.2001 übertrug Herr Dr. B das Klagepatent einschließlich aller Rechte auf die F GmbH, aus welcher durch Umwandlung die Klägerin hervorgegangen ist. Im Wege der Abtretung ermächtigte er die Klägerin zur Geltendmachung sämtlicher Rechte für die Zeit seiner Inhaberschaft des Klagepatents.

Der Patentanspruch 1 des Klagepatents, dessen Verfahrenssprache deutsch ist, hat folgenden Wortlaut:

"Verstellvorrichtung in einem Sitz in einer mit dem Sitz verbindbaren Lehne angeordnete Becken- und/oder Lordosenstütze mit einer sie verbindenden Bowdenzuganordnung (10), wobei die Verstelleinrichtung eine in einem Gehäuse (1) geführte, axial bewegliche Gewindespindel (2), einen Gewindering (4) und einen Verstellgriff (3) enthält und das Gehäuse (1) und die Gewindespindel (2) je eine axiale miteinander fluchtende zentrale Bohrung (6, 7) für die Durchführung des Seilzuges (9) der Bowdenzuganordnung (10) auf weist, wobei die zentrale Bohrung (7) in der Gewindespindel (2) in einem zum Verstellgriff (3) gerichteten Innenraum (13) zur Aufnahme für den Nippel (14) des einen Seilzugendes mündet,

dadurch gekennzeichnet, daß

in der Seitenwand des Gehäuses (1) eine radiale Öffnung (11) und in der Seitenwand der Gewindespindel (2) eine im Bereich der Halterung für den Nippel (14) mündende Querbohrung (12) ausgeführt sind, wobei die radiale Öffnung (11) mit der Querbohrung (12) in einer gegenseitigen Stellung des Gehäuses (1) und der Gewindespindel (2) miteinander fluchten und einen gemeinsamen Durchgang bilden, der die Durchführung des Nippels (14) ermöglicht, wobei die Öffnung (11) und die Querbohrung (12) jeweils durch einen in einer gemeinsamen Ebene ausgeführten Durchgang des Seilzugs (9) ermöglichenden Schlitz (15 bzw. 16) mit der zentralen Bohrung (6 bzw. 7) verbunden sind".

Die nachfolgend abgebildeten Figuren 1 und 2 stammen aus der Klagepatentschrift und dienen zur Erläuterung der beanspruchten Lehre anhand eines Ausführungsbeispiels. Figur 1 zeigt einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Verstellvorrichtung in den das mit einem Nippel versehene Ende eines Seilzuges eingeführt wird. Figur 2 zeigt das Gleiche, wobei der Nippel und das Seilzugende sich in einer Arbeitsstellung befinden.

(Figuren 1 und 2 Klagepatentschrift, K 2 = K 5)

Die Beklagte ist ebenfalls ein Unternehmen der Automobilzulieferindustrie. Sie wurde mit Gesellschaftervertrag vom 27.12.2001 errichtet; ihre Gesellschafterinnen sind zu je 50 % die G und die seit 1966 bestehende H GmbH & Co. KG. Persönlich haftende Gesellschafterin der H GmbH & Co. KG ist die seit dem 27.03.1998 im Handelsregister eingetragene H Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommanditistin ist die seit dem 05.09.1986 eingetragene I GmbH & Co. Alleinige Gesellschafterin der H Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung ist die J Holding GmbH, deren alleiniger Gesellschafter Herr E ist. Herr E ist darüber hinaus einer der Kommanditisten der I GmbH & Co, deren persönlich haftende Gesellschafterin wiederum die J Holding GmbH ist.

Die H GmbH & Co. KG stellt jedenfalls seit Gründung der Beklagten Verstellvorrichtungen für Becken- und/oder Lordosenstützen her, die von der Lehre des Klagepatents wortlautgemäß Gebrauch machen. Diese Verstellvorrichtungen werden (allein) von der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben.

In der Vergangenheit bestand zwischen einzelnen Unternehmen der Unternehmensgruppe, der die Klägerin angehört, und der Unternehmensgruppe, an der Herr E beteiligt ist, geschäftlicher Kontakt; so fertigte beispielsweise eine der Firmen, an denen Herr E eine Beteiligung hält, für die Klägerin Lordosen nach dem Klagepatent an. Es kam zwischen einzelnen Unternehmen der Unternehmensgruppen zu verschiedenen (rechtlichen) Auseinandersetzungen. Im Zuge dessen entspann sich u. a. im Juni 1999 ein Schriftverkehr zwischen beteiligten Patentanwälten, hinsichtlich dessen Inhalts auf die Anlagen B 5a, B 5b und B 6 verwiesen wird. Zur Klärung der aufgetretenen Differenzen kam es vom 20. bis zum 22.11.1999 zu einem Treffen in Frankfurt, an dem die Herren Dr. B, E, K, L, M und N teilnahmen. Im April/Mai 2000 unterzeichneten die an diesem Gespräch Beteiligten in unterschiedlichen Konstellationen drei schriftliche Vereinbarungen, die die (zukünftigen) geschäftlichen Beziehungen der jeweiligen Unternehmen zum Gegenstand hatten. In den Schlussbestimmungen der drei Vereinbarungen heißt es jeweils, "alle Meinungsverschiedenheiten in der Vergangenheit (sind) komplett aufgearbeitet und erledigt .... Mögliche Patentverletzungen bis zum 15.3.2000 sind erledigt und abgegolten." Wegen des konkreten Wortlautes und des weitergehenden Inhalts der schriftlichen Vereinbarungen wird auf die Anlagen B 7a bis 7c Bezug genommen.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte benutze das rechtsbeständige Klagepatent ohne ihre Zustimmung. Sie nimmt deshalb die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und Feststellung der Schadenersatzpflicht in Anspruch.

Nachdem die Klägerin ursprünglich unter II. die Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten ihr gegenüber durch seit dem 05.04.1997 begangene Handlung beantragt hat, beantragt sie nunmehr

wie zuerkannt

wobei sie darüber hinaus die Unterlassungs- sowie Auskunftspflicht auch auf die Herstellung erstreckt.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen

hilfsweise den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen das Klagepatent anhängige Nichtigkeitsklage auszusetzen.

Die Beklagte behauptet, sie benutze das Klagepatent mit Zustimmung der Klägerin. Sie hätten eine Nichtangriffsvereinbarung geschlossen, wie die vorgelegten schriftlichen Unterlagen belegten. In dem Gespräch im November 1999 sei mündlich vereinbart worden, dass einerseits Herr E das Klagepatent nicht angreife und andererseits die Klägerin aus dem Klagepatent keine Rechte gegen Herrn E und seine Unternehmen herleite. Die Beklagte ist der Ansicht, Herr Dr. B habe als damaliger alleiniger Inhaber des Klagepatents (auch) die Klägerin mit dieser Vereinbarung binden können. Als Rechtsnachfolgerin des Herrn Dr. B sei es der Klägerin verwehrt gegen die Beklagte, welche als ein Unternehmen des Herrn E anzusehen sei, vorzugehen. Herr Dr. B habe die Klägerin jedenfalls aufgrund einer Anscheins- und Duldungsvollmacht gebunden. Da die H GmbH & Co. KG aufgrund der getroffenen Vereinbarung zur Herstellung der angegriffenen Verstellvorrichtungen berechtigt sei, könne nun nicht gegen sie, die Beklagte, vorgegangen werden. Es sei Erschöpfung eingetreten. Darüber hinaus vertritt die Beklagte die Auffassung, dass das Klagepatent vom Bundespatentgericht vernichtet wird. Im Hinblick auf den Stand der Technik fehle es an einer erfinderischen Tätigkeit und zudem sei die vermeintliche Erfindung tatsächlich 1993 von Herrn E getätigt worden. Die Erfindung sei von dem – insoweit unstreitig – in der Klagepatentschrift als Erfinder bezeichneten Herrn Dr. B widerrechtlich entnommen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der beiderseitigen Schriftsätze und der mit ihnen vorgelegten Urkunden und Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung des Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen und Besitzen sowie auf Rechnungslegung, Vernichtung und Feststellung der Schadenersatzpflicht gemäß Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 9 Nr. 1, 139 Abs. 1 und 2, 140 a Abs. 1, 140 b Abs. 1 und Abs. 2 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Eine Zustimmung zur Benutzung des Klagepatents seitens der Klägerin ist nicht gegeben.

Das Klagepatent betrifft eine Verstellvorrichtung in einem Sitz in einer mit dem Sitz verbindbaren Lehne angeordnete Becken- und/oder Lordosenstütze mit einer sie verbindenden Bowdenzuganordnung, wobei die Verstelleinrichtung eine in einem Gehäuse geführte, axial bewegliche Gewindespindel, einen Gewindering und einen Verstellgriff enthält und das Gehäuse und die Gewindespindel je eine axiale miteinander fluchtende zentrale Bohrung für die Durchführung des Seilzuges der Bowdenzuganordnung aufweist, wobei die zentralen Bohrung in der Gewindespindel in einem zum Verstellgriff gerichteten Innenraum zur Aufnahme für den Nippel des einen Seilzugendes mündet.

Eine derartige Verstelleinrichtung ist – nach dem Klagepatent – aus der GB-A-2 013 487 bekannt und wird bei Lehnen von Sitzen eingesetzt, bei denen der Bediengriff auch in der Lehne angeordnet ist. Vielfach ist jedoch im Bereich der Lehne kein Platz für derartige handverstellbare Bedienungsgriffe, die zur Bedienung auch Freiraum erfordern, so dass der Bedienungsgriff in den Sitz verlegt werden muss. Da in einer modernen Produktion die Lehne und der Sitz an verschiedenen Orten gefertigt werden, gibt es beim Zusammenbau von Lehne und Sitz Probleme, das eine Seilzugende durch den Bedienungsgriff hindurchzufädeln und dann zu verriegeln, was oft unter schwierigen räumlichen Verhältnissen zu geschehen hat und damit zeit- und kostenaufwendig ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Verstellvorrichtung der eingangs genannten Art dahingehend zu verbessern, dass das Einführen des Seilzugendes und dessen Verankerung in der axial beweglichen Gewindespindel bei vollständig vorgefertiger Bowdenzuganordnung ohne große Montageaufwand möglich ist.

Zur Lösung der Aufgabe schlägt das Klagepatent eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:

1. Verstellvorrichtung in einem Sitz für eine Becken- und/oder Lordosenstütze

1.1 mit einer sie verbindenden Bowdenzuganordnung (10)

1.2 die Becken- und/oder Lordosenstütze ist in einer mit dem Sitz verbindbaren Lehne angeordnet.

2. Die Verstellvorrichtung enthält

2.1 ein Gehäuse (1)

2.2 eine in dem Gehäuse (1) geführte, axial bewegliche Gewindespindel (2)

2.3 einen Gewindering (4) und

2.4 einen Verstellgriff (3).

3. Das Gehäuse (1) und die Gewindespindel (2) weisen eine axial miteinander fluchtende zentrale Bohrung (6,7) für die Durchführung des Seilzuges (9) der Bowdenzuganordnung (10) auf.

4. Die zentrale Bohrung (7) in der Gewindespindel (2) mündet in einem zum Verstellgriff (3) gerichteten Innenraum zur Aufnahme für den Nippel (14) des Seilzugendes,

5. In der Seitenwand des Gehäuses (1) ist eine radiale Öffnung (11) ausgeführt.

6. In der Seitenwand der Gewindespindel (2) ist eine im Bereich der Halterung für den Nippel mündende Querbohrung (12) ausgeführt.

7. In einer gegenseitigen Stellung des Gehäuses (1) und der Gewindespindel (2) fluchten die radiale Öffnung (11) mit der Querbohrung und bilden einen gemeinsamen Durchgang, der die Durchführung des Nippels (14) ermöglicht.

8. Die Öffnung (11) und die Querbohrung (12) sind jeweils mit der zentralen Bohrung (6 bzw. 7) durch einen Schlitz (15 bzw. 16) verbunden, der den Durchgang des Seilzugs (9) ermöglicht.

9. Die Schlitze (15 und 16) sind in einer Ebene ausgeführt.

II.

Die Klägerin ist – wie zwischen den Parteien mittlerweile unstreitig – aktiv legitimiert. Sie ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents. Ihre Rechtsvorgängerinnen haben sie im Wege der Abtretung zur Geltendmachung sämtlicher aus dem Klagepatent erwachsenen Rechte ermächtigt.

Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht die in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Lehre wortsinngemäß. Das ist unstreitig, so dass es insoweit keiner weiteren Erläuterung bedarf.

Die die angegriffene Ausführungsform vertreibende Beklagte kann sich bei der Benutzung des Klagepatents nicht auf eine Zustimmung der Klägerin berufen. Eine Nichtangriffsvereinbarung zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits ist nicht festzustellen; gleiches gilt für eine Erschöpfung des Klagepatents.

Eine Zustimmung der Klägerin zu der Benutzungshandlung der Beklagten und/oder eine Nichtangriffsvereinbarung auf Grund derer es der Klägerin verwehrt wäre gegen die (hiesige) Beklagte vorzugehen, hat die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte nicht ausreichend vorgetragen.

Keiner der vorgelegten schriftlichen Urkunden ist ausdrücklich oder konkludent eine Zustimmung der Klägerin und/oder eine Nichtangriffsvereinbarung der behaupteten Art zwischen den Parteien zu entnehmen.

Mit Blick auf den mit den Anlagen B 5a, B 5b und B 6 belegten Schriftwechsel ist zunächst hervorzuheben, dass in diesem das Klagepatent selbst nicht erwähnt wird. Lediglich das Deutsche Patent D, dessen Priorität das Klagepatent allerdings in Anspruch nimmt, findet in den Schriftsätzen vom 01.09.1999 (Anlage B 5a) und vom 09.09.1999 (Anlage B 5b) Erwähnung. Auch wenn hiermit zugleich eine Thematisierung des Klagepatents erfolgt sein sollte, bleibt zu beachten, dass sich aus dem Inhalt der Schreiben keine Zustimmung bzw. eine Vereinbarung über einen "Nichtangriff" ableiten lässt. Zwar ist dem Schreiben des Patentanwalts des Herrn E vom 09.09.1999 (Anlage B 5b) zu entnehmen, dass dieser die Frage des Rechtsbestandes und der wahren Urheberschaft des Patents nicht erörtern möchte. Abgesehen davon, dass es in diesem Schreiben selbst heißt, dass davon "einstweilen" abgesehen wird und eine "nichtautorisierte Benutzung" "derzeit" nicht zur Debatte stünde – mithin selbst keine Bindung für die Zukunft ausgesprochen wurde – ist dieses Schreiben eine Reaktion auf den Schriftsatz des Patentanwalts vom 01.09.1999 (Anlage B 5a), in dem eine vorsätzliche Patentverletzung "mit all ihren Folgen" als möglich angesprochen wird. Ein Anhaltspunkt für die Nichtgeltendmachung etwaiger Folgen findet sich hingegen nicht. Auch dem Schreiben der F GmbH vom 24.08.1999 (Anlage B 6) selbst ist nicht zweifelsfrei zu entnehmen, dass Gegenstand dessen das Klagepatent war. Aber auch dann, wenn dem so wäre, enthält das Schreiben jedenfalls keinen Anhaltspunkt für eine Vereinbarung der behaupteten Art. Es ist allein von der Notwendigkeit eines Gesprächs über die "Thematik" in Anwesenheit des Patentanwalts die Rede.

Ähnliche Bedenken erwachsen im Hinblick auf die als Anlagen B 7a bis B 7c vorgelegten "Vereinbarungen" aus April/Mai 2000. Zwar geht aus den drei Vertragsurkunden aufgrund der jeweiligen Schlussbestimmungen hervor, dass "alle Meinungsverschiedenheiten in der Vergangenheit komplett aufgearbeitet und erledigt" sowie dass das Gleiche für "mögliche Patentverletzungen" gilt. Ebenso ist das Bemühen eines in Zukunft einvernehmlichen geschäftlichen Kontaktes der Vertragsparteien erkennbar und insbesondere in der Anlage B 7b wird der zukünftige geschäftliche Umgang hinsichtlich der Becken- und Lordosenstützen thematisiert. Andererseits wird auch in diesen Vereinbarungen das Klagepatent selbst nicht (ausdrücklich) erwähnt. Als Produkte werden "kurzes Schloss", "Einclipsen", "Lordosenstützen (VW-Auftrag)" und "kleine Bremse" aufgeführt. Zudem steht die Einräumung und Gewährung von Rechten seitens des Herrn E oder der O GmbH & Co, deren Geschäftsführer und Gesellschafter Herr E war, gegenüber den übrigen Vertragspartnern im Vordergrund. Es findet sich keine Passage, in der es heißt, dass die Klägerin aus dem in Rede stehenden Klagepatent nicht gegen Herrn E oder gegen eines seiner Unternehmen vorgehen wird bzw. einer Benutzung des Klagepatents durch diese zustimmt. Zudem ist in den Vertragsurkunden trotz ihres (auch) in die Zukunft gewandten Charakters stellenweise eine zeitliche Grenze zu entnehmen. Es wird ausdrücklich ein Bezug zu in der Vergangenheit liegenden Meinungsverschiedenheiten hergestellt und für mögliche Patentverletzungen ein in der Vergangenheit liegendes Datum (bis zum 15.03.2000) genannt.

Aber selbst dann, wenn die vorgenannten inhaltlichen Bedenken auszuräumen wären, scheitert die Feststellung einer vorliegend zur Anwendung kommenden schriftlich fixierten Nichtangriffsvereinbarung an dem Umstand, dass jedenfalls eine Einbeziehung der Beklagten als Begünstigte einer solchen Vereinbarung nicht zu erkennen ist.

In keiner der vorgelegten Urkunden wird die Beklagte als Ansprechpartnerin bzw. als Vertragspartnerin aufgeführt. Dies war auch nicht möglich, da sie erst mit Gesellschaftervertrag vom 27.12.2001 errichtet wurde. Im Zeitpunkt der Abfassung bzw. Unterzeichnung der Schriftstücke existierte sie mithin (noch) nicht. Ebensowenig wird die – damals bereits existente – Gesellschafterin der Beklagten, die H GmbH & Co. KG, genannt. Eine (konkludente) Einbeziehung der Beklagten oder aber der H GmbH & Co. KG als Vertragspartnerin der schriftlichen Vereinbarungen vom April/Mai 2000 (Anlagen B 7a bis B 7c) als "ein Unternehmen des Herrn E" ist nicht erfolgt. Parteien der schriftlichen Vereinbarungen waren nur diejenigen, die zu Beginn der Urkunden jeweils als solche genannt wurden. Die dortigen Aufzählungen waren abschließend, wie sich aus den jeweiligen im Wesentlichen gleichlautenden Schlussbestimmungen der Urkunden ergibt. Dort heißt es, dass die O GmbH & Co bzw. Herr E auf etwaige Ansprüche aller Art verzichten, soweit sie nicht in den vorstehenden Vereinbarungen geregelt sind, insbesondere auf Schadenersatzansprüche gegen die O bzw. die F-Gruppe "oder mit SG – gemeint ist die F-Gruppe – verbundene Unternehmen". Folglich wurden in diesem Zusammenhang mit einer Vertragspartei verbundene Unternehmen ausdrücklich einbezogen. Da dies nicht bei der Definition der Vertragsparteien geschah, kann im Umkehrschluss davon ausgegangen werden, dass die verbundenen Unternehmen gerade nicht Vertragsparteien werden sollten.

Mangels Einbeziehung der Beklagten in diese schriftlichen Vereinbarungen kann es dahin stehen, ob die Klägerin Vertragspartnerin geworden ist.

Eine Nichtangriffsvereinbarung, die auch die Beklagte umschließen würde, ergibt sich des weiteren nicht aus dem Vorbringen der Beklagten zu den Gesprächen im November 1999. Vorab ist zu berücksichtigen, dass die schriftlichen Vereinbarungen vom April/Mai 2000 nach übereinstimmenden Vortrag der Parteien (nur) das fixieren sollten, was zuvor besprochen worden ist. Darüber hinaus ist eine Einbeziehung der Beklagten auch dann nicht anzunehmen, wenn der bestrittene Vortrag der Beklagten, die Klägerin habe sich verpflichtet wegen der Benutzung des Klagepatents nicht gegen "Herrn E oder eines seiner Unternehmen" vorzugehen, zugrunde gelegt wird. Eine solche folgt weder aus dem schriftsätzlich von der Beklagten vorgetragenen Umstand, dass zum damaligen Zeitpunkt die O GmbH für die Klägerin klagepatentgemäße Lordosen gefertigt habe noch aus dem Vortrag in der mündlichen Verhandlung, die H GmbH & Co. KG habe bereits damals die streitgegenständlichen Produkte produziert, wobei allerdings später behauptet wurde, die H GmbH & Co. KG stelle die klagepatentgemäßen Verstellvorrichtungen seit Gründung der Beklagten her. Unabhängig von diesen Unklarheiten mögen unter die vorgetragene Vereinbarung auch die O GmbH und/oder die damals bereits existente Gesellschafterin der Beklagten, die H GmbH & Co. KG fallen, dies kann jedoch nicht für ein damals noch nicht existentes Unternehmen gelten, welches überdies nicht als "ein Unternehmen des Herrn E" angesehen werden kann.

Zunächst ist die Beklagte – trotz der wirtschaftlichen Verflechtungen – eine eigene Rechtsperson mit einer unabhängigen Rechtspersönlichkeit und sowohl von Herrn E als auch von anderen Unternehmen, an denen Herr E beteiligt ist, zu unterscheiden. Des weiteren hat sie zwei Gesellschafterinnen und nur hinter einer steht wirtschaftlich betrachtet letztlich Herr E. Dass Herr E auch an der anderen Gesellschafterin der Beklagten, der Firma G beteiligt ist, ist nicht ersichtlich.

Die von der Beklagten vorgetragene Vereinbarung – unterlegt mit den schriftlichen Vereinbarungen, die eine abschließende Aufzählung der Vertragspartner enthalten – bezieht sich zudem bei Zugrundelegen eines objektiven Empfängerhorizonts auf im Zeitpunkt der Vereinbarungen existierende Unternehmen. Nur solche können "ein Unternehmen des Herrn E" sein bzw. dessen Unternehmensgruppe angehören. Wenn es nicht auf die bereits vorhandenen Unternehmen ankommen würde, hätte dies für die Klägerin zur Folge, dass die Klägerin zur Zeit des Schlusses der Vereinbarung nicht gewusst hätte, welche Unternehmen begünstigt sind bzw. in Zukunft begünstigt sein sollten. Sie hätte sich der Entscheidungsmöglichkeit begeben, ob bzw. inwieweit wem gegenüber sie wie über ihr Schutzrecht verfügen will und kann. Dies hätte allein Herr E bestimmen können. Für die Klägerin und die Geltendmachung der ihr aus dem Klagepatent zustehenden Rechte hätte dies weitreichende Konsequenzen gehabt. Es hätte zu einer unbeschränkten, zukünftigen Bindung geführt, die auch dann eingreifen würde, wenn Herr E – so wie bei der Beklagten – nicht alleiniger Inhaber eines begünstigten Unternehmens ist. Es könnte dann ein der Klägerin bis dahin unbekanntes Unternehmen zum Teilhaber an einem Unternehmen, an dem auch Herr E beteiligt ist, werden und so von dem Schutzrecht der Klägerin profitieren. Angesichts dessen sowie des Bestreitens der Klägerin einer Vereinbarung, die auch die Beklagte umfasst, hätte es der weiteren Darlegung konkreter Tatsachen bedurft, aus denen hervorgeht, dass infolge der behaupteten mündlichen Vereinbarung nicht nur alle bereits vorhandenen und den Vertragspartner bekannten "Unternehmen des Herrn E" das Klagepatent benutzen durften, sondern auch alle Unternehmen, die Herr E zukünftig gründet und/oder an denen er – in welcher Form auch immer – eine Beteiligung hält. Ein dahingehender Vortrag ist jedoch nicht erfolgt.

Auf der Grundlage des Beklagtenvortrages bedurfte es mithin nicht der Erhebung der angebotenen Beweise. Ebenso unerörtert bleiben kann mangels Einbeziehung der Beklagten in die vorgetragene Nichtangriffsvereinbarung die Frage, ob Herr Dr. B im Rahmen der Gespräche als damaliger Inhaber des Klagepatents die Klägerin gebunden oder im Wege der Anscheins- und/oder Duldungsvollmacht die Klägerin beim Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung vertreten hat.

Eine Erschöpfung des Klagepatents durch die von der Beklagten behauptete Zustimmung der Klägerin zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform durch die H GmbH & Co. KG ist nicht festzustellen.

Eine solche Zustimmung ist weder ausdrücklich noch konkludent ersichtlich. Sie kann nicht allein aus dem Umstand abgeleitet werden, dass die Klägerin nicht die Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform, sondern nur deren Vertreiberin in Anspruch genommen hat. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin in nachvollziehbarer Weise erklärt, dass dies dem Umstand Rechnung trägt, dass – unstreitig – allein die Beklagte mit der angegriffenen Ausführungsform auf dem Markt in Erscheinung tritt und zwar als spürbare Konkurrentin der Klägerin. Die H GmbH & Co. KG beschränkt sich auf die Herstellung der angegriffenen Ausführungsform. Eine Zustimmung folgt gleichfalls nicht aus den vorgelegten schriftlichen Unterlagen. Um Wiederholungen zu vermeiden kann insoweit zunächst auf die obigen Ausführungen verwiesen werden. Die inhaltlichen Bedenken gelten hier ebenso; insbesondere wird auch die H GmbH & Co. KG an keiner Stelle der Vereinbarungen erwähnt. Darüber hinaus ist – wie bereits dargelegt – der Vortrag der Beklagten, welches der Unternehmen, die zu der Unternehmensgruppe des Herrn E gehörten, im Zeitpunkt der Vereinbarung Produkte nach dem Klagepatent gefertigt haben, widersprüchlich. Weiter soll die Herstellung damals – nach dem Vorbringen der Beklagten – für die Klägerin erfolgt sein. Demnach hätte es eines weitergehenden Vortrages seitens der Beklagten bedurft, aus dem hervorgeht, dass die Klägerin nun nicht nur die Herstellung der angegriffenen Ausführungsform (stillschweigend) durch die H GmbH & Co. KG billigt, sondern dass sie zugleich ein Herstellen für die Beklagte sowie ein Vertreiben bzw. ein Inverkehrbringen der angegriffenen Ausführungsform durch die Beklagte als Konkurrenzunternehmen zu sich selbst billigt. Dies ist weder ersichtlich noch den Darlegungen der Beklagten zu entnehmen.

III.

Die Beklagte ist der Klägerin gegenüber gemäß Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet, da sie den Gegenstand des Klagepatents rechtswidrig benutzt hat. Da sie allerdings unstreitig die angegriffene Ausführungsform nicht herstellt, sondern lediglich vertreibt, war ein Unterlassungsanspruch mit Blick auf das Herstellen nicht gegeben. Die Klage hatte deshalb insoweit keinen Erfolg.

Die Beklagte hat der Klägerin darüber hinaus Schadensersatz zu leisten, Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG. Denn als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können. Da es überdies hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.

Damit die Klägerin den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern kann, ist die Beklagte ihr gegenüber zur Rechnungslegung verpflichtet, Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 242, 259 BGB. Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte hat zudem über den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen, Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140b PatG. Die danach geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu I. 2 mit den Angaben zusammengefasst, die zum Zwecke der Rechnungslegung vorzunehmen sind.

Schließlich steht der Klägerin der geltend gemachte Vernichtungsanspruch zu, Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140a PatG. Unverhältnismäßigkeit ist von der Beklagten nicht geltend gemacht worden.

IV.

Im Hinblick auf die von der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage (Anlage B 1) zu dem Bundespatentgericht besteht keine Veranlassung zur Aussetzung.

Im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessensentscheidung kommt es entscheidend auf die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage an (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 140 Rdnr. 11; Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 139 Rdnr. 107; Rogge, GRUR Int. 1996, 386 ff.). Nach der Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung, BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung der Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine dem Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen. Die Aussetzung kommt deshalb nur in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist. Dies wiederum kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen. Auch soweit es im Rahmen des Einspruchs- oder des Nichtigkeitsverfahrens auf einen Zeugenbeweis ankommt, ist in der Regel nicht von der erforderlichen überwiegenden Erfolgswahrscheinlichkeit auszugehen. Die Vernehmung der angebotenen Zeugen erfolgt in dem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren nicht jedoch im Verletzungsprozess, so dass bereits unvorhersehbar ist, in welcher Weise die benannten Zeugen überhaupt aussagen werden und ob ihre Aussagen, wenn sie für den Einsprechenden/Nichtigkeitskläger günstig sind, für glaubhaft gehalten werden. Schon wegen dieser gänzlich unsicheren Prognose verbietet sich die Annahme, es sei mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Vernichtung des Patents zu erwarten. Daran ändert auch nichts, dass schriftliche Erklärungen der Zeugen vorgelegt werden.

Basierend hierauf kann die erforderliche Erfolgswahrscheinlichkeit der Nichtigkeitsklage nicht angenommen werden. Das Klagepatent hat, wenn auch erst in zweiter Instanz, bereits erfolgreich ein Einspruchsverfahren überstanden. Es wurde von der Beschwerdekammer zur Gänze aufrecht erhalten. Unstreitig ist zudem die Neuheit des Klagepatents, in Streit steht allein die erfinderische Tätigkeit.

Eine erfinderische Tätigkeit wurde seitens der Beschwerdekammer festgestellt. In ihrer Entscheidung hat die Beschwerdekammer (NK 5 zu Anlage B1) unter Bezugnahme auf die Entscheidung der ersten Instanz zwei Druckschriften aufgeführt, GB-A-2 P und GB-A Q. Nach Auffassung der Beschwerdekammer legen beide Druckschriften nicht die klagepatentgemäße Verstellvorrichtung nahe. Letztere insbesondere deshalb nicht, weil es sich dort allgemein um eine Bowdenzugkupplung handelt, die in keiner Verbindung zu einer Verstellvorrichtung in einem Sitz steht, geschweige denn zu der Problematik des Zusammenbaus der Sitz-Lehne. Soweit die Beklagte ihre Nichtigkeitsklage auf die Druckschrift GB-A Q – in der Nichtigkeitsklage mit D2 bezeichnet (Anlage NK2 zu B1) – stützt, ist die notwendige Erfolgswahrscheinlichkeit mithin zu verneinen.

Soweit die Beklagte ihre Nichtigkeitsklage darüber hinaus auf eine französische Druckschrift, FR R (Anlage NK3 zu B1), stützt, die als neu aufgefundener Stand der Technik zu berücksichtigen sein soll, hat sie insoweit die Erfolgswahrscheinlichkeit nicht ausreichend dargelegt. Trotz Hinweises der Kammer in der mündlichen Verhandlung vom 05.08.2004 von fremdsprachigen Anlagen eine deutsche Übersetzung vorzulegen, soweit diese zum Gegenstand des Verfahrens gemacht werden sollen, ist dies nicht erfolgt. Entgegen der Ansicht der Beklagten genügt es nicht, allein auf die in der französischen Druckschrift enthaltenen Figur abzustellen. Abgebildete Figuren der Schutzrechtsschriften stellen in der Regel lediglich bevorzugte Ausführungsbeispiele dar. Aus sich selbst heraus ist die Figur zudem nicht in einer Weise verständlich, die die Kenntnis des Textes der Druckschrift ersetzen würde. Welche Erfindung in der französischen Druckschrift beschrieben ist und ob diese die Erfindung des Klagepatents – u. U. in Kombination mit der ebenfalls nicht in einer Übersetzung vorgelegten und bereits geprüften Druckschrift GB-A Q – nahegelegt hat, ist deshalb nicht erkennbar.

Ein Grund zur Aussetzung besteht schließlich nicht wegen der von der Beklagten behaupteten widerrechtlichen Entnahme. Zum Beweis dieser ist eine Inaugenscheinnahme von Urkunden nicht ausreichend, vielmehr bedarf es in diesem Zusammenhang der Vernehmung mehrerer Zeugen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 709, 108 ZPO.

VI.

Der Streitwert beträgt 500.000,00 EUR.

Klepsch Voß Lambrecht

Richterin am Richterin am Richter am

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