Patentverletzung EPO-Herstellung: positives Benutzungsrecht aus prioritätsälterem Patent
KI-Zusammenfassung
Die ausschließliche Lizenznehmerin eines europäischen Patents auf ein Herstellungsverfahren für humanes Erythropoietin nahm eine Arzneimittelanbieterin wegen Vertriebshandlungen mit rekombinantem EPO aus CHO-Zellen auf Unterlassung, Auskunft, Entschädigung und Schadensersatz in Anspruch. Das Gericht bejahte eine wortsinngemäße Benutzung der Verfahrensansprüche trotz Abweichungen nur in Intronbereichen der verwendeten DNA-Sequenz. Die Klage blieb dennoch erfolglos, weil die Beklagte sich auf ein positives Benutzungsrecht aus einem prioritätsälteren europäischen Patent (Lizenzpatent) berufen konnte. Die Formnichtigkeit einer Unterlizenz stand dem nicht entgegen, da es auf die tatsächliche Zustimmung der Berechtigten zur Benutzung ankam.
Ausgang: Klage wegen Patentverletzung trotz Benutzung abgewiesen, da positives Benutzungsrecht aus prioritätsälterem Patent eingreift.
Abstrakte Rechtssätze
Ein positives Benutzungsrecht aus einem prioritätsälteren Patent schließt Verbietungsrechte aus einem prioritätsjüngeren Patent aus, soweit der Benutzer ausschließlich Merkmale des älteren Patents verwirklicht und keine zusätzlichen, nur im jüngeren Patent enthaltenen Merkmale benutzt.
Die Vorrangwirkung eines prioritätsälteren Patents kommt auch Lizenznehmern, einschließlich einfachen Lizenznehmern, zugute, wenn sie ihr Benutzungsrecht vom am älteren Patent Berechtigten ableiten.
Für die Inanspruchnahme eines vom Berechtigten am älteren Patent abgeleiteten positiven Benutzungsrechts ist maßgeblich, ob die Benutzungshandlungen von dessen tatsächlicher Zustimmung gedeckt sind; die (Form‑)Wirksamkeit der Lizenz-/Unterlizenzvereinbarung ist hierfür nicht entscheidend.
Unterschiede einer verwendeten DNA-Sequenz in nicht exprimierten Intronbereichen führen eine Verfahrensbenutzung nicht aus dem Schutzbereich heraus, wenn Exonbereiche und Spleißstellen mit der patentgemäßen Sequenz übereinstimmen und die Abweichungen für die Expression bedeutungslos sind.
Wird ein europäisches Patent im Einspruchsverfahren nicht widerrufen, sondern lediglich zur beschränkten Aufrechterhaltung zurückverwiesen, bleibt seine Ausschließlichkeitswirkung nach Art. 64 EPÜ bis zu einem (Teil‑)Widerruf bestehen; eine rückwirkende Reduktion auf Art. 67 EPÜ tritt nicht ein.
Tenor
Die Klage wird abgewiesen.
II.
Die Kosten des Rechtsstreites trägt die
Klägerin.
III.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in
Höhe von 450.000,-- DM vorläufig vollstreckbar
Die Sicherheitsleistung kann auch durch die selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Bundesrepublik Deutschland niedergelassenen und als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse erbracht werden.
Tatbestand
Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz der X an dem europäischen Patent X (Klagepatent, Anlagen Kl, K 1 a), das mit Wirkung auch für Deutschland erteilt worden ist. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren für die Herstellung von Erythropoietin (im folgenden EPö).
Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme US-amerikanischer Prioritäten vom 4. Dezember 1994, 3. Januar 1995 und 22. Januar 1985 am 3. Dezember 1995 angemeldet. Die Anmeldung wurde am 30. Dezember 1986 im Patentblatt veröffentlicht; der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 2. Mai 1991 bekannt gemacht.
Die in diesem Rechtsstreit interessierenden Ansprüche 15, 17, 18, 20 und 22 des in englischer Sprache abgefaßten Klagepatents lauten:
15. A method for the production of human
erythropoietin comprising culturing in a suitable medium eucaryotic host cells containing a DNA sequence as shown in Table 4 operatively linked to an expression control sequence, and separating the erythropoietin so produced from the cells and the medium.
17. A method of Claims 14, 15 or 16 wherein the host cells are mammalian cells.
18. A method of claim 17 wherein the mamalian host cells are COS, CHO, C127 or 3T3 cells.
20. A method of claim 17 wherein the mammalian cells are Chinese hamster ovary (CHO) cells.
- 4 -
22. A method for the production of a pharma-ceutical composition of human erythropoietin comprising:
(a) culturing in a suitable medium eucaryotic host cells transformed with a DNA sequence encoding human erythropoietin selected from the group consisting of: the DNA of Table 3; the DNA of Table 4; and the DNA of Table 4 comprising nucleotide "GGTC" fifty nucleotides upstream of the ATG codon engoding -27 Met through nucleotides TGA following the AGA codon encoding the 166 Arg and the DNA of Table 4 comprising the ATG codon encoding -27 Met through nucleotides TGA following the AGA codon encoding the 166 Arg, said sequences operatively linked to an expression control sequence;
(b) separating the human erythropoietin so produced from the cells and the medium; and
(c) formulating said erythropoietin in conjunction with a pharmaceutically acceptable vehicle.
In der deutschen Übersetzung lauten die vorbezeichnet Patentansprüche wie folgt:
15. Verfahren zur Herstellung von humanen Erythropoietin, umfassend das Kultivieren von eukaryontischen Wirtszellen in einem geeigneten Medium, die eine DNA-Sequenz gemäß Tabelle 4 enthalten, welche operativ mit einer Expressionskontrollsequenz verknüpft ist, und das Abtrennen des so erzeugten Erythropoietins von den Zellen und dem Medium.
17. Verfahren nach Anspruch 14, 15 oder 16, worin die Wirtszellen Säugerzellen sind.
18. Verfahren nach Anspruch 17, worin die Säuger-Wirtszellen COS, CHO, C127 oder 3T3-Zellen sind.
20. Verfahren nach Anspruch 17, worin die Säugerzellen Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)-Zellen sind.
22. Verfahren zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung von humanem Erythropoietin, umfassend:
(a) Kultivieren von eukaryontischen Wirtszellen in einem geeigneten Medium, die mit einer für humanes Erythropoietin codierenden DNA-Sequenz transformiert sind, ausgewählt aus der Gruppe, bestehend aus: der DNA aus Tabelle 3, der DNA aus Tabelle 4 und der DNA aus Tabelle 4, welche die Nukleotide "GGTC" 50 Nukleotide stromaufwärts des für Met -27 codierenden ATG Codons bis einschließlich den Nukleotiden TGA, die dem für Arg 166 codierenden AGA Codon folgen, enthält und der DNA aus Tabelle 4, welche das für Met-27 codierende ATG Codon bis einschließlich den Nukleotiden TGA, die dem für Arg 166 codierenden AGA Codon folgen, enthält, wobei die Sequenz operativ mit einer Expressionskontrollsequenz verkünpft sind.
(b) Abtrennen des so erzeugten humanen Erythropoietins von den Zellen und dem Medium; und
(c) Formulieren des Erythropoietins in Verbindung mit einem pharmazeutisch vertäglichen Vehikel.
Die in Bezug genommene Tabelle 4 ist nachstehend wiedergegeben:
X
Die Beklagte vertreibt unter den Bezeichnungen X, X und X Arzneimittelzubereitungen in unterschiedlichen Dosierungsformen, die als Wirkstoff rekombinantes, humanes EPO enthalten. Der Wirkstoff wird aus eukaryontischen Wirtszellen, und zwar Zellen aus dem Ovargewebe des chinesischen Hamsters (CHO-Zellen), gewonnen, die mit der aus dem Aufsatz von Limetal (Anlage 7, Figur 3) ersichtlichen und unter II. Entscheidungsgründe wiedergegebenen DNA-Sequenz transformiert bzw. transfiziert worden sind.
Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung des Klagepatentes.
Sie beantragt,
I.
die Beklagte zu verurteilen,
1.
es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM 500.000,—, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland pharmazeutische Zubereitungen von humanem Erythropoietin mit einer Kohlenhydratzusammensetzung von
Zucker Relativer molarer Anteil
N-Acetylglucosamin 1
Hexosen: 1,4
Calactose 0,80
Mannose 0,57
N-Acetylneuraminsäure 1,0
Fucose 0,21
N-Acetylgalactosamin 0,045
und/oder einem Molekulargewicht von ca. 34.000 Dalton anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen, die nach einem folgende Verfahrensschritte umfassenden Verfahren hergestellt sind:
Kultivieren von eukaryontischen Wirtszellen in einem geeigneten Medium, die mit einer für humanes Erythropoietin codierenden DNA-Sequenz transformiert sind, ausgewählt aus der DNA aus der nachstehend wiedergegebenen Tabelle und/oder der DNA aus der nachstehend wiedergegebenen Tabelle, welche die Nukleotide "GGTC" fünfzig Nukleotide stromaufwärts des für Met -27 codierenden ATG Codons bis einschließlich den Nukleotiden TGA, die dem für Arg 166 codierenden AGA Codon folgen, enthält und der DNA aus der nachstehend wiedergegebenen Tabelle, weiche das für Met - 27 codierende ATG Codon bis einschließlich den Nukleotiden TGA, die dem für Arg 166 codierenden AGA Codon folgen, enthält, wobei die Sequenzen operativ mit einer Expressionskontrollsequenz verknüpft sind;
b) Abtrennen des so erzeugten humanen Erythropoietins aus den Zeilen und dem Medium und
c) Formulieren des Erythropoietins in Verbindung mit einem pharmazeutisch verträglichen Vehikel
X
insbesondere wenn
eukaryontische Wirtszellen in einem geeigneten Medium kultiviert werden, die eine DNA-Sequenz gemäß der vorstehend wiedergegebenen Tabelle enthalten, welche operativ mit einer Expressionskontroilsequenz verknüpft ist und das so erzeugte Erythropoietin von den Zellen und dem Medium abgetrennt wird
und/oder
die Wirtszellen Säugerzellen sind
und/oder
die Säuger-Wirtszellen COS, CHO, C127 oder 3T3-Zellen sind
und/oder
die Säugerzellen Chinesischer-Hamster-Ovarien (CHO)-Zellen sind;
2.
gegenüber der für die Bundesrepublik Deutschland zuständigen arzneimittelrechtlichen Zulassungsbehörde die Erklärung abzugeben, daß auf die für die Produkte X und X erteilte arzneimitteirechtliche Zulassung während der Schutzfrist des Klagepatents (EP X (=P X) verzichtet wird;
3.
der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1 bezeichneten Handlungen seit dem 30. Januar 1987 begangen hat, und zwar unter Angabe der nach den Produkten X und X aufgegliederten
a) Herstellungsmengen und -zeiten;
b) einzelne Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer;
c) einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
d) betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren augeschlüsselten Gestehungskosten und erzielten Gewinns,
wobei
sich die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die vor dem 1. Mai begangenen Handlungen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den bis zum 2. Oktober 1990 bestehenden Grenzen beschränkt und
die Angaben zu e) nur für die Zeit seit dem 2. Juni zu machen sind;
II.
festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist,
der Klägerin
1.
für die im Klageantrag I 1 bezeichneten, in der Zeit
vom 30. Januar 1987 bis zum 2. Juni 1991 begangenen
Handlungen eine angemessene Entschädigung zu
leisten;
2.
allen Schaden zu ersetzen, der ihr und der Patentinhaberin X USA durch die im Klageantrag I 1 bezeichneten, seit dem 2. Juni 1991 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, wobei sich die Verpflichtung zum Schadenersatz für die vor dem 1. Mai 1992 begangenen Handlungen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den bis zum 2. Oktober 1990 bestehenden Grenzen beschränkt,
und ferner hilfsweise,
die Verhandlung bis zur erstinstanzlichen Entscheidung im Einspruchsverfahren gegen das Klagepatent aufzusetzen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie stellt eine Benutzung des Klagepatentes insoweit in Abrede, als sie geltend macht, in dem Verfahren zur Herstellung des von ihr vertriebenen rekombinanten menschlichen EPOs werde eine DNA-Sequenz verwendet, die mit der im Klagepatent aufgeführten DNA-Sequenz aus Tabelle 4 nicht übereinstimme, sondern hinsichtlich der nichttranslatierten Bereiche zahlreiche Unterschiede zu der in Tabelle 4 wiedergegebenen DNA-Sequenz aufweise. Im übrigen beruft sie sich auf ein positives Benutzungsrecht an dem gegenüber dem Klagepatent prioritätsälteren europäischen Patent X der X (Anlagen A, B im folgenden Lizenzpatent genannt). Sie, die Beklagte, sei zur Benutzung des Lizenzpatentes berechtigt. Die Patentinhaberin X habe unstreitig - der X in Raritan, New Jersey, USA (im folgenden X) eine ausschließliche Lizenz am Lizenzpatent eingeräumt, wie sich aus der am 30. September 1985 geschlossenen und in Kopie als Anlage CC 1/CC la überreichten Lizenzvereinbarung, dem sogenannten "Product Licence Agreement", ergebe. X wiederum habe ihr, der Beklagten, an dem Lizenzpatent eine Unterlizenz mit Vertrag vom 12. August 1988 eingeräumt, wegen dessen Inhalt auf die als Anlage CC 3/3a überreichte Kopie der Vereinbarung verwiesen wird. Unabhängig von der Wirksamkeit dieses Unterlizenzvertrages könne sie sich jedoch auch unmittelbar auf den zwischen X und der Patentinhaberin geschlossenen Lizenzvertrag stützen, wonach es auch ihr, als einem vom Lizenzvertrag miterfaßten sognannten "Affiliate" gestattet sei, Lizenzprodukte im – auch die Bundesrepublik Deutschland umfassenden – Lizenzgebiet zu verkaufen, die in den Vereinigten Staaten hergestellt wurden. Dies sei bei dem
EPO, das in den von ihr vertriebenen Produkten enthaltenen sei, der Fall, da es von der ebenfalls unterlizensierten X in den Vereinigten Staaten, nämlich in Puerto Rico, hergestellt werde. Zudem, so meint die Beklagte, komme es für die Geltendmachung eines positiven Benutzungsrechtes am Lizenzpatent nicht auf die Formwirksamkeit des Unterlizenzvertrages an, sondern auf die tatsächliche Zustimmung des Patentberechtigten.
Das von ihr vertriebene, den Wirkstoff EPO enthaltene Produkt werde nach dem Lizenzpatent, insbesondere nach den nunmehr von der Technischem Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes als gewährbar erachteten Patentansprüchen 27, 1, 2, 12, 16 und 30 (neue Bezifferung) hergestellt. Die vorbezeichneten Patentansprüche des Lizenzpatentes, für das die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat benannt ist, das - unter Inanspruchnahme US-amerikanischer Prioritäten vom 13. Dezember 1983, 21. Februar 1984, 28. September 1984 und 30. November 1984 am 12. Dezember 1984 angemeldet und bei dem der Hinweis auf die Patenterteilung am 25. Juli 1990 veröffentlicht worden ist, sind nachfolgend in deutscher Übersetzung wiedergegeben, wobei wegen des Inhalts der Tabelle VI auf die europäische Patentschrift X Bezug genommen wird:
1. DNA-Sequenz, die dafür verwendet wird, Expression in einer prokaryontischen oder eukaryontischen Wirtszelle eines Polypeptidproduktes zu erreichen, das zumindest teilweise die Primärstrkturkonformation von Erythropoietin
aufweist, um den Besitz der biologischen Eigenschaft zu ermöglichen, Knochenmarkszellen zu veranlassen, die Produktion von Rektikulozythen und roten Blutkörperchen zu steigern und Hämoglobinsynthese oder Einsenaufnahme zu steigern, wobei besagte DNA-Sequenz aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus
(a) den in den Tabellen V und VI dargelegten DNA-Sequenzen oder deren Komplementärsträngen;
(b) DNA-Sequenzen, die unter stringenten Bedingungen zu den proteincodierenden Bereichen der in (a) definierten DNA-Sequenzen oder Fragmente derselben hybridisieren; und
(c) DNA-Sequenzen, die ohne die Entartung des genetischen Codes zu den in (a) und (b) definierten DNA-Sequenzen hybridisieren würden;
besteht.
2. DNA-Sequenz nach Anspruch 1, die Human-Erythropoietin kodiert.
12. Prokaryontische oder eukaryontische Wirtszelle, transformiert oder transfiziert mit einer DNA Sequenz nach einem der Ansprüche 1, 2, 3, 6, 7 und 8 in einer Weise, die es der Wirtszelle erlaubt, besagtes Polypeptidprodukt zu exprimieren.
13. Transformierte oder transfizierte Wirtszelle nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirtszelle in der Lage ist, besagtes Polypeptid
zu glykosilieren.
16. Transformierte oder transfizierte CHO-Zelle nach Anspruch 13.
27. Verfahren zur Herstellung eines Polypeptids, das zumindest teilweise die
Primärstrukturkonformation von Erythropoietin aufweist, um den Besitz der biologische Eigenschaften zu ermöglichen, Knochenmarkszellen zu veranlassen, die Produktion von Rektikulozythen und roten Blutkörperchen zu steigern und Hämoglobinsynthese oder Eisenaufnahme zu steigern, dadurch gekennzeichnet, daß eine prokaryontische oder eukaryontische Wirtszelle, die mit einer DNA-Sequenz nach einem der Ansprüche 1, 2, 3, 5, 6 und 7 derart transformiert oder transfiziert worden ist, daß es der Wirtszelle ermöglicht ist, besagtes Polypeptid zu exprimieren, unter geeigneten Nährbedingungen kultiviert wird; und daß fakultativ das gewünschte Polypeptidprodukt der Expression der DNA-Sequenz isoliert wird.
30. Pharmazeutische Zusammensetzung, die ein
Polypeptid, das gemäß dem Verfahren nach Anspruch 27, 28 oder 29 produziert ist, und ein pharmazeutisch annehmbares Verdünnungsmittel, Adjuvans oder Trägermittel umfaßt.
Das - gegenüber dem Klagepatent - ältere Lizenzpatent offenbare bereits alles, was erforderlich sei, um humanes EPO mit den Merkmalen der geltend gemachten Klagepatentansprüche gentechnisch herzustellen.
Diesem Vorbringen tritt die Klägerin entgegen und macht geltend, auf ein positives Benutzungsrecht könne die Beklagte sich nicht stützen. Ein Recht zur Benutzung des Lizenzpatentes habe sie nicht. Der Unterlizenzvertrag mit X sei mangels Einhaltung des Schriftformerfordernisses nichtig, die Beklagte könne auch unmittelbar keine Rechte aus dem Lizenzvertrag zwischen X und der Patentinhaberin ableiten. Der mit der Klage angegriffene Arzneimittelwirkstoff der Beklagten stimme auch nicht mit dem im Lizenzpatent beschriebenen und allein aus ihm herleitbaren rekombinanten EPO-Glykoprotein überein. Sein Molekulargewicht und seine Kohlehydratzusammensetzung besäßen nämlich nicht die Werte des Lizenzpatentes, sondern die Werte des aus natürlichen Quellen isolierten humanen EPO-Glykoproteins und seien mit den Werten des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses nach dem geltend gemachten Anspruch 22 des Klagepatentes identisch. Dessen Kohlehydratzusammensetzung und das sich daraus ergebende Molekulargewicht von ca. 34.000 Dalton sei allein in der Klagepatentschrift, nicht jedoch im Lizenzpatent näher bezeichnet oder auch nur durch unveränderte Nacharbeitung des Lizenzpatentes herleitbar. Wie sich auch aus der das Lizenzpatent betreffenden Entscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 21. November 1994 ergebe, sei der mit dem Fachwissen am Prioritätstag des Lizenzpatentes ausgestattete Fachmann durchschnittlichen Könnens durch das Lizenzpatent nur in die Lage versetzt worden, ein rekombinant hergestelltes EPO-Glykoprotein als Arzneimittelwirkstoff in die Hand zu bekommen, das sich im Molekulargewicht und in der Kohlenhydratzusammensetzung von dem aus natürlichen Quellen isolierten urinären humanen EPO unterscheide. Zudem vertritt die Klägerin unter Berufung auf ein als Anlage 16 überreichtes Rechtsgutachten von X die Auffassung, das Lizenzpatent gewähre seinem Inhaber derzeit nur die Rechte, die auch dem Anmelder einer europäischen Anmeldung vom Tag ihrer Veröffentlichung an-nach Art. 67 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) zustehen.
Mit Beschluß vom 26. Mai 1992 hat die Kammer die Verhandlung bis zur erstinstanzlichen Entscheidung über die gegen das Lizenzpatent oder das Klagepatent eingelegten Einsprüche mit der Erwägung ausgesetzt, daß die Beklagte zwar bei der Herstellung der angegriffenen Produkte vom von der Klägerin geltend gemachten Verfahrensanspruch 22 Gebrauch mache, sich aber auf ein positives Benutzungsrecht berufen könne, da sie bei der Verwirklichung der Merkmale des Klagepatentes ausschließlich die Merkmale der Patentansprüche des ihr lizensierten Lizenzpatentes benutze und der von der Klägerin geltend gemachte Einwand der mangelnden Offenbarung und Nacharbeitbarkeit des Lizenzpatentes nicht im Verletzungsprozeß, sondern nur in den anhängigen Einspruchsverfahren zu klären sei. Nach dem die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes mit Beschluß vom 21. November 1994 das Beschwerdeverfahren gegen den das Lizenzpatent aufrechterhaltenden Beschluß der Einspruchsabteilung abgeschlossen und die Sache - unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung - an die erste Instanz mit der Maßgabe zurückverwiesen hat, das Lizenzpatent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 31 des während der mündlichen Verhandlung vom 22. September 1994 vorgelegten 11. Hilfsantrages (Anlage AA) aufrechtzuerhalten, hat die Kammer im Termin vom 10. Januar 1995 im Einvernehmen mit den Parteien die erneute Verhandlung der Sache beschlossen.
Wegen der Einzelheiten des umfangreichen Parteivorbringens wird auf den Inhalt der überreichten Schriftsätze und Anlagen verwiesen.
Entscheidungsgründe
Die Klage ist unbegründet. Die Beklagte macht zwar von der Lehre des Klagepatentes Gebrauch, kann sich hierbei aber auf ein Recht zur Benutzung des europäischen Patentes X (Lizenzpatens) als älteres Recht berufen.
I.
Das Klagepatent befaßt sich mit der gentechnischen Herstellung von humanem EPO. EPO ist ein Glykoprotein, das die Erythrozytenbildung stimuliert. Als therapeutisches Mittel dient es der klinischen Behandlung von Anämie, insbesondere von renaler Anämie.
Nach den Angaben der Klagepatentschrift war es am Prioritätstage bereits bekannt, EPO aus Urin oder Blutplasma zu gewinnen. Mit Hilfe der dabei gebräuchlichen Isolierungsund Reinigungstechniken habe EPO zu therapeutischen Zwecken jedoch nicht in den erforderlichen Mengen und in befriedigender Reinheit gewonnen werden können (Anlage 1, Seite 3 Zeilen 43 ff.; Anlage 1 a, Seite 3 3. Abschnitt). In der Fachliteratur sei zwar auch über die Produktion von EPO mittels rekombinanter DNA-Techniken berichtet worden. Bisher seien jedoch weder eine nacharbeitbare Offenbarung noch die chemische Natur des Produkts veröffentlicht worden (Anlage 1 Seite 3 Zeilen 48 bis 50; Anlage 1 a Seite 3 4. Abschnitt).
Das Prinzip rekombinanter DNA-Technik besteht - stark vereinfacht dargestellt - darin, der in einer Zelle vorhandenen genetischen Information eines ausgewählten Produzentenorganismus, vorzugsweise einer Bakterienzelle oder einer Säugetierzelle in Kultur, den Bauplan (Gen) des gewünschten Proteins hinzuzufügen, um zu erreichen, daß das inserierte Fremdgen in der Wirtszelle beliebig exprimiert, d. h. in das gewünschte Protein umgesetzt wird. Proteine sind aus 20 verschiedenen Aminosäuren aufgebaut, deren Zahl und Reihenfolge u.a. die biologische Eigenschaft des Proteins bestimmen. Die Baupläne für die Proteine sind verschlüsselt in der DNA gespeichert, einer Nukleinsäure, die aus Zuckermolekülen, Phosphorsäureresten und den vier Basen Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin zusammengesetzt ist. Die regelmäßige Verknüpfung dieser Bausteine (Nukleotide) ergibt ein leiterartiges Molekül, bei dem der Zucker und die Phosphorsäurereste die Holme und die Basen die Sprossen bilden. Da sich eine Base der einen Leiterhälfte (DNA-Einzelstrang) nur mit der komplementären Base der anderen Leiterhälfte, und zwar Adenin mit Thymin und Cytosin mit Guanin, paart, hat die Basenfolge eines Einzelstranges die Basenfolge des komplementären Stranges zur Folge. Die Reihenfolge der Basen eines der beiden Einzelstränge enthält die genetische Information für die Primärstruktur eines Proteins. Diese Information, der sogenannte genetische Code, ist dabei so aufgebaut, daß jeweils eine Folge von drei Nukleotidbasen, die als Basentriplet oder Codon bezeichnet werden, eine bestimmte Aminosäure festlegt. Jede Zelle enthält gewöhnlich eine Vielzahl von Genen, die Gesamtheit aller Gene einer Zelle wird als Genom bezeichnet. Die Entschlüsselung der in der DNA niedergelegten genetischen Information und ihre Umsetzung in das von dem betreffenden Gen codierte Protein (Expression) läuft in einem zweistufigen Verfahren ab, dessen erster Teil die Transkription des Gens auf eine Boten-RNA (mRNA) und dessen zweiter Teil die Translation der mRNA-Basenfolge in die Aminosäurefolge des codierten Proteins ist. In der Stufe der Transkription wird die DNA eines Gens unter Wirkung eines spezifizischen Enzyms -der RNA-Polymerase - in ihre beiden Einzelstränge aufgespalten, wobei zu dem die genetische Information tragenden Einzelstrang ein basenkomplementärer RNA-Strang angefertigt wird, der in der Lage ist, den Zellkern zu verlassen und so den genetischen Code zum Zellplasma zu transportieren, wo das codierte Protein hergestellt wird. Damit die RNA-Polymerase in der Lage ist zu erkennen, an welcher Stelle die RNA-Abschrift erfolgen soll, verfügt die DNA über charakteristische Basenkombinationen, die Transkriptionsbeginn sowie Transkriptionsende signalisieren. Anders als bei prokaryontischen Zellen weisen die Gene von eukaryontischen Zellen, d. h. einer aus höheren Organismen gewonnenen DNA, Basenfolgen unterschiedlicher Länge auf, die als sogenannte Introns die codierenden Abschnitte des Gens (sogenannte Exons) unterbrechen, die jedoch selbst keine genetische Information für die Proteinsynthese enthalten. In genomischen Sequenzen wechseln sich daher proteincodierende Bereiche (Exons) mit Introns ab. Während des Ausschleusens der mRNA aus dem Zellkern werden jedoch die Introns basengenau entfernt und die resultierenden Exons nahtlos miteinander verknüpft, so dafä auf diese Weise als Ausgangsstoff der nachfolgenden Translation sogenannte reife mRNA entsteht. Die in der reifen mRNA enthaltene Information wird nunmehr in dem eigenen Schritt der Proteinbildung translatiert, indem sich die Basen der mRNA mit den Basen von Träger-RNA-Molekülen (tRNA) paaren. Diese Moleküle verfügen über eine ebenfalls aus drei Basen zusammengesetztes Anticodon und tragen an ihrem anderen Molekülende eine spezifische Aminosäure. Die Basenfolge der mRNA legt damit fest, in welcher Reihenfolge sich tRNA-Moleküle aneinanderreihen können und bestimmen damit die lineare Folge der von der tRNA gebundenen Aminosäuren, die das Protein bilden.
Zur gentechnischen Herstellung eines gewünschten Proteins ist es erforderlich, zunächst das für das gewünschte Protein codierende Gen aus der Vielzahl in einem Organismus vorhandener Gene zu isolieren. Dies erfogt durch sogenanntes Hybridisierung, einer Bindung von komplementären DNA-Molekülen aneinander, die auf der Basen-paarung von jeweils gegenüberliegenden Nukleotidbasen beruht. Eine Hybridisierung verläuft um so effektiver und führt zu einer um so stärkeren Haftung der Moleküle aneinander, je vollständiger die Übereinstimmung in der Sequenz zueinander komplementärer Bestandteile ist. Ist das gesuchte Gen einmal identifiziert, so schneidet man es mit geeigneten Enzymen aus dem viele Gene enthaltenen DNA-Strang heraus. Hierzu wird das Gen in eine zur Selbstvervielfältigung fähige DNA-Kette, einen sogenannten Vektor, eingebaut. Die dabei am häufigsten verwendeten Vektoren sind die sogenannten Plasmide, kreisförmige DNA-Moleküle, die alle von der Zelle benötigten Informationen für ihre Vervielfältigung durch eine Wirtszelle enthalten. Baut man in ein solches Plasmid ein fremdes Gen ein, so wird die daraus entstehende Plasmid-DNA als rekombinant bezeichnet, da sie aus künstlich zusammengesetzten DNA-Sequenzen besteht. Ein mit Hilfe von rekombinanter DNA hergestelltes Protein wird als rekombinantes Protein bezeichnet.
Dem Klagepatent liegt das technische Problem zugrunde, den pharmazeutischen Wirkstoff (humanes) EPO mit Hilfe der DNA-Rekombinationstechnologie bereitzustellen.
Die in dem von der Klägerin geltend gemachten Anspruch 22 unter Schutz gestellte Lösung dieses Problems besteht in einem Verfahren zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung von humanem EPO mit folgenden Merkmalen:
a) Kultivieren von eukaryontischen Wirtszellen, die mit einer für humanes EPO codierenden DNA-Sequenz transformiert sind, in einem geeigneten Medium,
wobei die DNA-Sequenz aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus:
(1) der DNA aus Tabelle 3,
(2) der DNA aus Tabelle 4 und
(3) der DNA aus Tabelle 4, welche die Nukleotide "GGTC" 50 Nukleotide stromaufwärts des für MET -27 codierenden ATG Codons bis einschließlich den Nukleotiden TGA, die dem für Arg 166 codierenden AGA Codon folgen, enthält und
(4) der DNA aus Tabelle 4, welche das für MET -27 codierende ATG Codon bis einschließlich den Nukleotiden TGA, die dem für Arg 16 codierenden AGA Codon folgen, enthält,
wobei die Sequenzen operativ mit einer Expressionskontrollsequenz verknüpft sind;
b) Abtrennen des so erzeugten humanen Erythropoietins aus den Zellen und dem Medium und
c) Formulieren des Erythropoietins in Verbindung mit einem pharmazeutisch verträglichen Vehikel.
Wegen der Tabelle 4 und der insbesondere geltend gemachten Unteransprüche 15, 17, 18 und 20 wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf deren Wiedergabe im Tatbestand verwiesen.
II
Die Beklagte macht mit den von ihr vertriebenen Produkten von dieser technischen Lehre des Klagepatentes wortsinngemäßen Gebrauch.
Nach wie vor ist zwischen den Parteien allein streitig, ob die Beklagte eine der in Anspruch 22 genannten DNA-Sequenzen der Tabelle 4 benutzt, indem sie ein Produkt
hergestellt wird, die - bis auf 3 weitere, später aufgeklärte Abweichungen - in Figur 3 des Aufsatzes von Lin et al (Anlage 7) dargestellt worden ist. Wie bereits im Aussetzungsbeschluß der Kammer vom 26. Mai 1992 (Bl. 116 d. GA) ausgeführt, weist diese DNA-Sequenz gegenüber der DNA-Sequenz nach der Tabelle 4 des Klagepatentes hinsichtlich der nichttranslatierten Bereiche einige Unterschiede auf, die sich aus der nachfolgend wiedergegebenen Anlage N ergeben.
X
Danach sind, wenn man die DNA-Sequenz heranzieht, welche das für Met -27 codierende ATG-Codon bis einschließlich den Nukleotiden TGA, die dem für Arg 166 codierenden AGA-Codon folgen, für den Bereich der Introns insgesamt 12 Abweichungen zu verzeichnen. Es besteht für die Kammer jedoch kein Anlaß, von der bereits im Aussetzungsbeschluß begründeten Auffassung abzuweichen, daß diese Abweichungen die Beklagte nicht aus dem Schutzumfang des Klagepatentes herausführen. Denn die für die Expression wesentlichen Exonbereiche der von der Beklagten benutzten DNA-Sequenz sind mit den in Tabelle 4 des Klagepatentes dargestellten Bereichen identisch. Abweichungen gibt es auch nicht an den Spleißstellen zwischen Exons und Introns, so daß die Unterschiede allein im Bereich der Introns liegen und daher für die Expression ohne jede Bedeutung sind. Worauf diese Abweichungen beruhen, kann dabei dahinstehen. Dieser Beurteilung stehen auch die Ausführungen der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes im Zwischenbescheid vom 25. Juli 1994 (Anlage 19/19 a) nicht entgegen, wonach der Umstand, daß die Exonbereiche der von der Beklagten benutzten DNA-Sequenz zusammengenommen keine Unterschiede zu den Exonbereichen der Tabelle 4 des Klagepatentes aufweisen, für die "X"-Beurteilung der Neuheit unerheblich sei. Für die Beurteilung der Abweichung im Hinblick auf die Benutzung der Merkmale des Klagepatentes ändert dies nichts. Denn der Fachmann, der die Erheblichkeit solcher Abweichungen danach beurteilt, inwieweit sie für den durch das Klagepatent angestrebten Erfolg von Bedeutung sein können, erkennt, daß die Unterschiede für die Expression ohne Bedeutung sind. Es besteht daher kein Anlaß, den Gegenstand des Klagepatentes auf die exakte Verwendung der DNA-Sequenz nach Tabelle 4 zu beschränken.
III.
Die Beklagte handelt jedoch nicht rechtswidrig, da sie sich gem. § 9 Satz 1 PatG auf das Lizenzpatent als älteres Recht berufen kann.
1.
Der Inhaber eines prioritätsälteren Patents kann sich auf ein die Verbietungsrechte aus einem prioritätsjüngeren Patent ausschließendes positives Benutzungsrecht berufen, solange - wie die Kammer bereits im Aussetzungsbeschluß vom 26. Mai 1992 unter III. 2.) ausgeführt hat und worauf noch zurückzukommen sein wird - er ausschließlich die Merkmale der Patentansprüche des älteren Patentes benutzt und nicht von zusätzlichen Merkmalen Gebrauch macht, die sich nur in den von dem Inhaber des jüngeren Patentes geltend gemachten Ansprüchen dieses Patentes finden. Der Vorrang des älteren Patents, der einem auf das jüngere Patent gestützten Benutzungsverbot entgegensteht, kommt neben dem Patentinhaber auch dessen Lizenznehmern zugute, und zwar nicht nur ausschließlichen, sondern auch einfachen (vgl. BGH, GRUR 1963, 563, 565 Aufhängevorrichtung; GRUR 1964, 606, 610 - Förderband -und die weiteren Nachweise bei Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Auflage, § 9, Rdn. 6). Dabei leitet der Inhaber einer Lizenz an dem älteren Patent sein Benutzungsrecht vom besser Berechtigten ab und handelt daher gegenüber dem Inhaber des jüngeren Patents nicht rechtswidrig, wenn er das ältere Patent aufgrund des Lizenzvertrages benutzt (Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Auflage, § 9, Rdn. 6).
Nach diesen Grundsätzen kann sich auch die Beklagte gegenüber der Inanspruchnahme aus dem Klagepatent auf ein von ihrer Muttergesellschaft, der X in Raritan, New Jersey, USA, (im folgenden X) abgeleitetes posivtives Benutzungsrecht an dem Lizenzpatent berufen. Diese kann ihre Berichtung unmittelbar von der Patentinhaberin des älteren Lizenzpatentes ableiten. Denn ausweislich der als Anlage CC1/CC1a zu den Akten gereichten Kopien des sogenannten "PRODUCT LICENSE AGREEMENT" erteilte die Patentinhaberin X am 30. September 1985 eine ausschließliche Lizenz an dem Lizenzpatent u. a. für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Daß diese Vereinbarung zwischenzeitlich wirksam beendet worden ist, kann nicht angenommen werden-. Eine - wirksame - Kündigung des Vertragsverhältnisses hat die Klägerin nicht hinreichend substantiiert dargetan. In der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung vom 15. Februar 1996 hat die Klägerin zwar pauschal geltend gemacht, ihrer Kenntnis nach sei die Vereinbarung zwischen X und der Patentinhaberin X gekündigt, ohne hierzu jedoch nähere Angaben zu machen. Soweit die Klägerin im ihr zur Frage der Kündigung nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 4. März 1996 ausgeführt hat, die Beendigung des "PRODUCT LICENSE AGREEMENT" ergebe sich aus einem Antrag der X an den District Court von Delaware (Anlage 26/26a) ist dieses Vorbringen nicht mehr zu berücksichtigen, § 296a ZPO. Zudem läßt sich dem Antrag, der sich mit der Zuständigkeit bestimmter Schiedsgerichte in den USA für Anträge von X einerseits und X andererseits befaßt, auch nicht entnehmen, daß das "PRODUCT LICENSE AGREEMENT" zwischen X und der Patentinhaberin X tatsächlich wirksam beendet worden ist. Zum einen betrifft der Antrag die X, die nicht Vertragspartei des "PRODUCT LICENSE AGREEMENT" ist, ohne daß Tatsachen vorgetragen werden, die die im Antrag aufgestellte Behauptung belegen könnten, X sei Rechtsnachfolgerin von X, zum anderen läßt sich dem Antrag nicht entnehmen, daß gerade der hier allein interessierende Produkt-Lizenzvertrag nach Anlage CC 1 überhaupt betroffen, geschweige denn wirksam gekündigt worden ist. Zu einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gem. § 156 ZPO besteht daher keine Veranlasssung.
Die Beklagte wiederum kann sich für ihre auf das angegriffene EPO bezogenen Vertriebshandlungen auf die ausdrückliche Zustimmung der durch die ausschließliche Lizenz am Lizenzpatent berechtigten X stützen, ohne daß es darauf ankommt, ob und wenn ja welche Rechte die Beklagte als sog. "Affiliate" unmittelbar aus den Regelungen des Lizenzvertrages zwischen der Firma X und der Patentinhaberin ableiten kann. Das Einverständnis der ausschließlichen Lizenznehmerin X mit den von der Beklagten aufgenommenen Benutzungshandlungen folgt aus der der Beklagten mit Vertrag vom 12. August 1988 (Anlage CC 3) von X eingeräumten Unterlizenz an dem Lizenzpatent. Zwar ist der Klägerin darin zuzustimmen, daß dieser Unterlizenzvertrag das Schriftformerfordernis der §§ 34 GWB 12 6 Abs. 1 BGB nicht erfüllt und infolgedessen formnichtig ist, weil das zwischen der Patentinhaberin X und der Hauptlizenznehmerin X abgeschlossene Lizenzübereinkommen vom 30. September 1985 (Anlage CC 1/CC la) nicht fest und untrennbar mit dem Unterlizenzvertrag verbunden worden ist, obwohl der Hauptlizenzvertrag nach Nr. 1 des Unterlizenzvertrages Bestandteil dieses Vertrages sein soll.
Der Inanspruchnahme eines von X abgeleiteten positiven Benutzungsrechtes steht die Formunwirksamkeit des Unterlizenzvertrages jedoch nicht entgegen. Daß es für die Annahme eines positiven Benutzungsrechtes auf die tatsächliche Zustimmung des am älteren Patent Berechtigten zu den Benutzungshandlungen und nicht auf die Rechtswirksamkeit des Vertragsverhältnisses ankommt, in dem die Modalitäten des dem Unterlizenznehmer eingeräumte Nutzungsrechtes geregelt sind, folgt aus folgender grundsätzlicher Betrachtung: Die Vergabe einer Lizenz bedeutet die Zustimmung des Patentinhabers zu den in Aussicht genommenen Benutzungshandlungen des Lizenz-nehmers. Soweit die Zustimmung reicht, sind dem Lizenznehmer Handlungen der in § 9 Abs. 1 Satz 2 PatG bezeichneten Art in Bezug auf den Schutzgegenstand nicht verboten. Im Verhältnis zwischen einem Patentinhaber und seinem Lizenznehmer liegt also keine Verletzung des Patentrechtes durch Benutzungshandlungen des Lizenznehmers vor, soweit diese Benutzung der Erfindung durch den am Patent berechtigten Lizenzgeber gestattet ist. Der Patentinhaber räumt dem Lizenznehmer im Lizenzvertrag das Recht zur Benutzung des Patentes ein, und dieser handelt bei der Benutzung des Patentes rechtmäßig, solange er sich an die Grenzen der Benutzungserlaubnis hält (vgl. Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Auflage 1986, Seite 691, 696). Bei der Beantwortung der Frage, wie sich in diesem Verhältnis der Umstand auswirkt, daß sich der Lizenzvertrag - u.U nach jahrelanger Einhaltung der vertraglichen Vereinbarung durch beide Parteien - wegen Verstoßes gegen Formvorschriften als nichtig herausstellt, wird von der herrschenden Meinung darauf abgestellt, daß auch bei Nichtigkeit des Lizenzvertrages der Benutzer in der Vergangenheit nicht ohne, sondern mit Zustimmung des Patentinhabers und somit nicht rechtswidrig gehandelt hat (vgl. Benkard/Rogge a.a.O. § 139 Rdn. 10 m.w.N.; Osterloh GRUR 1985, 707, 710) . Nichts anderes gilt für das vom Patentinhaber oder - wie hier - einem ausschließlichen Lizenznehmer eines älteren Patentes abgeleitete positive Benutzungsrecht im Verhältnis zum Verbietungsrecht des Inhabers eines jüngeren Patentes. Auch in diesem Verhältnis kommt es darauf an, ob sich der Lizenznehmer im Rahmen der ihm vor Aufnahme der Benutzungshandlungen erteilten Zustimmung (Erlaubnis) des am älteren Patent Berechtigten gehalten hat und damit an der ihn einschließenden Vorrangwirkung des älteren Patentes teil hat und nicht darauf, ob die vertragliche Vereinbarung mit dem am älteren Patent Berechtigten formwirksam ist. Zwar betreffen die zur Begründung herangezogenen Literaturstellen das sich aus §§ 9 Abs. 1 Satz 2, 139 PatG ergebende Verbietungsrecht zwischen den Parteien eines nichtigen Lizenzvertrages und nicht das positive Benutzungsrecht im Verhältnis gegenüber Dritten. Doch sind die Grundsätze durchaus übertragbar, soweit es um die Frage geht, ob es für ein - vom am älteren Patent Berechtigten abgeleitetes - positives Benutzungsrecht auf eine Benutzung in Übereinkunft mit dem am älteren Patent Berechtigten ankommt oder auf die Formwirksamkeit der das Vertragsverhältnis mit diesem regelnden Vereinbarung. Denn jedenfalls soweit ein positives Benutzungsrecht für den am älteren Patent Berechtigten angenommen werden kann, stellt das aus § 9 Satz 1 PatG folgende positive Benutzungsrecht die Kehrseite des Verbietungsrechtes dar. So lassen sich die Wirkungen, die dem positiven Benutzungsrecht des Patentinhabers im Verhältnis zu gegenstandsgleichen jüngeren Patenten zugeschrieben werden, ebensogut aus dem Verbietungsrecht des Inhabers des älteren Patentes erklären. Was der Inhaber des älteren Patents Dritten verbieten kann, das kann ihm und seinen Lizenznehmern nicht auf Grund eines jüngeren Patens verboten werden (Bernhardt/Kraßer, a.a.O. Seite 538) .
Dem kann die Klägerin nicht mit Erfolg entgegenhalten, das Verhältnis zwischen den Vertragsparteien eines Unterlizenzvertrages entfalte allein schuldrechtliche Bindungen zwischen den Vertragsparteien, die keine Drittwirkung besäßen. Soweit sich die Klägerin für ihre Auffassung auf die BGH-Entscheidung "Verankerungsteil" (GRUR 1982, 411) stützt, geht diese zwar in Einklang mit der herrschenden Auffassung davon aus, daß das durch die einfache Lizenz geknüpfte schuldrechtliche Band keine dingliche Berechtigung an dem Patent begründet, sondern nur schuldrechtlich im Verhältnis zum Lizenzgeber wirkt (BGH a.a.O. S. 412; Benkard/Ullmann a.a.O § 15 Rdn 56 m.w.N.).
Die hieraus gezogene Schlußfolgerung der in Bezug genommenen Entscheidung, der Fortbestand der einfachen Lizenzberechtigung bei der Übertragung des Schutzrechtes auf einen Dritten sei wegen der rein schuldrechtlicher Natur der einfachen Lizenz zu verneinen, ist jedoch im Hinblick auf den mit Gesetz vom 15.August 1986 eingefügten § 15 Abs. 3 PatG, der nunmehr einen Sukzessionsschutz des einfachen Lizenznehmers bei Übergang des Patentes auf einen Dritten normiert, überholt und hat auch für die vorliegende Fallgestaltung keine Bedeutung, da es hier nicht um die Auswirkungen einer Übertragung des Lizenzpatentes auf einen Lizenzvertrag geht.
Auch ist zutreffend, daß die Vergabe einer einfachen Lizenz (als Unterlizenz) nach allgemeiner Meinung (vgl. Benkard/Ullmann a.a.O. § 15 PatG Rdn. 56 m.w.N.) nur ein Benutzungsrecht, aber keine eigene Verbietungsbefugnis und kein Klagerecht gibt und von daher keine Drittwirkung entfaltet. Daß bei der Vergabe einer einfachen Lizenz die Befugnis zur Benutzung des Patentes nur schuldrechtliche Wirkung gegenüber dem Lizenzgeber hat und dem Lizenznehmer ein selbständiges Verbietungsrecht gegenüber Dritten nicht zugestanden wird, ist jedoch nicht entscheidend für die Beurteilung der Frage, ob die Geltendmachung eines vom Patentberechtigten abgeleiteten positiven Benutzungsrechtes die Formwirksamkeit des Lizenzvertrages voraussetzt. Daß ein selbständiges Verbietungsrecht nicht Voraussetzung für die Einbeziehung in die Vorrangwirkung des älteren Patentes ist, zeigt sich bereits darin, daß - wie bereits ausgeführt - nicht nur der ausschließliche, sondern auch der einfache Lizenznehmer ein Benutzungsrecht vom Patentberechtigten ableiten kann. Daß das ältere Patent in dieser Weise auch für den einfachen Lizenznehmer wirkt, steht nicht in Widerspruch dazu, daß diesem selbst kein Verbietungsrecht zusteht. Das Verbietungsrecht aus dem jüngeren Patent weicht dem auf dem älteren Recht beruhenden vorrangigen Verbietungsrecht, das eben auch zugunsten derjenigen wirkt, die ihre Rechte vom Inhaber des älteren Patentes ableiten können, wozu auch der einfache Lizenznehmer gehört. Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich die Rechtsstellung des einfachen Lizenznehmers nicht darin erschöpft, daß er ungeachtet des Patents die Erfindung benutzen darf. Sie bedeutet auch, daß ihm dabei die Auschlußwirkung des Patents zumindest insoweit zugute kommt, als daß sie Dritte hindert, ihm ohne Zustimmung des Patentinhabers oder Patentberechtigten Konkurrenz zu machen. Hieraus erklärt sich, daß ihm der Inhaber eines jüngeren Patents die Benutzung nicht verbieten kann (Berhardt/Kraßer a.a.O. Seite 537, 691).
Daß es für die Inanspruchnahme eines positiven Benutzungsrechtes durch den Lizenznehmer nicht auf die rechtliche Wirksamkeit des Lizenzvertrages, sondern darauf ankommt, daß die Aufnahme der Benutzung des Lizenzpatentes von der Zustimmung des am älteren Recht Berechtigten gedeckt ist, zeigt sich schließlich auch darin, daß dieser es sonst in der Hand hätte, durch den nachträglichen Abschluß eines in seiner Wirkung vereinbarungsgemäß vorverlegten Lizenzvertrages Benutzungshandlungen eines Dritten dem Verbietungsrecht des Inhabers des jüngeren Patentes zu entziehen. Da die Klägerin zudem - wie sie selber geltend macht - an dem nichtigen Vertragswerk nicht beteiligt ist, ist auch kein Grund ersichtlich, warum sie aus der Formunwirksamkeit Nutzen ziehen sollte.
2. I
Die Benutzung der Merkmale der geltend gemachten Patentansprüche des Klagepatentes ist auch durch die materielle Reichweite des positiven Benutzungsrechtes am Lizenzpatent gedeckt. So kann sich die Beklagte gegenüber ihrer Inanspruchnahme aus dem Klagepatent auf ein die Verbietungsrechte aus dem Klagepatent ausschließendes Benutzungsrecht berufen, da sie ausschließlich die Merkmale der Patentansprüche des Lizenzpatentes benutzt und nicht von zusätzlichen Merkmalen Gebrauch macht, die sich nur in den von der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen des Klagepatentes finden. Die Kammer sieht keinen Anlaß, von ihrer bereits im Aussetzungsbeschluß vom 26. Mai 1992 dargelegten Auffassung abzuweichen, daß sich sämtliche Merkmale der von der Klägerin geltend gemachten Patentansprüche zumindest implizit auch im Lizenzpatent wiederfinden.
a) Soweit die Beklagte die DNA aus der Tabelle 4 des Klagepatents benutzt, macht sie zugleich Gebrauch von Anspruch 1 des Lizenzpatentes, weil die proteincodierenden Bereiche der DNA-Sequenz der Tabelle 4 identisch sind mit den proteincodierenden Bereiche der Tabelle VI des Lizenzpatentes, die nachfolgend wiedergegeben wird:
Zusätzliche Merkmale, deren Benutzung der Beklagten verwehrt werden könnte, weist die Tabelle 4 des Klagepatentes dagegen nicht auf. Sämtliche Spleisstellen an den Enden der Introns sind identisch, und die Abweichungen innerhalb der Intronbereiche sind für die Proteinexpression - wie bereits im Aussetzungsbeschluß, auf den insoweit zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird, ausgeführt - ohne jede Bedeutung.
b) Das nach Merkmal a) des Verfahrensanspruches 22 geschützte Kultivieren von eukaryontischen Wirtszellen in einem Medium, die mit einer für humanes EPO codierenden DNA-Sequenz transformiert sind, wird durch Anspruch 27 in Verbindung mit Anspruch 2 des Lizenzpatentes geschützt.
c) Das Merkmal, daß die DNA-Sequenzen operativ mit einer Expressionskontrollsequenz verküpft sind, findet sich ebenfalls in Anspruch 27 und in Anspruch 12 des Lizenzpatentes. Zwar wird die Expressionskontrollsequenz nicht ausdrücklich erwähnt. Wie jedoch ebenfalls bereits ausgeführt, wird die Verknüpfung mit einer derartigen Sequenz vorausgesetzt, weil die transformierte oder transfizierte Wirtszelle ohne Vorliegen einer derartigen Kontrollsequenz das gewünschte EPO nicht exprimieren kann.
d) Die Merkmale b) und c) des Anspruchs 22 ergeben sich aus den Ansprüchen 27 und 30 des Lizenzpatentes.
e) Unbestritten ergeben sich zudem die Merkmale derinsbesondere geltend gemachten Ansprüche 15, 17, 18 und20 des Klagepatentes aus den Ansprüchen 27, 1, 2 und 16des Lizenzpatentes, so daß es auch insoweit keinerweiteren Ausführungen bedarf.
3.
Daß dem Lizenzpatent die zur Verwirklichung der als patentverletzend beanstandeten Maßnahmen erforderlichen Merkmale zu entnehmen sind, wird nunmehr durch die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 21. November 1994 bestätigt, so daß der Kammer ohne daß es der Einholung des Gutachtens eines gerichtlichen Sachverständigen bedürfte, eine zusätzliche sachverständige Beurteilung als Grundlage für die Endentscheidung zur Verfügung steht. Die Technische Beschwerdekammer ist dabei den von der Klägerin gegen das Lizenzpatent geltend gemachten Bedenken hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit des Lizenzpatentes wegen mangelnder Offenbarung und Nacharbeitbarkeit nicht gefolgt, sondern hat die Einspruchsabteilung angewiesen, das Lizenzpatent auf der Basis der Ansprüche 1 bis 31 des 11. Hilfsantrages der Patentinhaberin vom 22. September 1994 aufrechtzuerhalten.
Der Einwand der Klägerin, das Lizenzpatent offenbare nicht die - nunmehr in den Klageantrag aufgenommene -Kohlenhydratzusammensetzung und das Molekulargewicht von ca. 34.000 Dalton, welches das angegriffene Produkt der Beklagten aufweise, hat ebenfalls keinen Erfolg. Denn damit stellt die Klägerin auf Merkmale ab, die nicht Bestandteil der von ihr geltend gemachten Ansprüche des Klagepatentes sind. Weder der von der Klägerin geltend gemachte Verfahrensanspruch 22, noch die Unteransprüche schützen eine bestimmte Kohlenhydratzusammensetzung oder ein bestimmtes Molekulargewicht des Endproduktes. Die Frage, ob das positive Benutzungsrecht enger als der Schutzbereich des älteren Patents ist, stellt sich aber immer nur dann und nur insoweit, als es um das Problem der gleichzeitigen Benutzung der patentierten Lehre des jüngeren Patentes geht, da nur insoweit das aus diesem fließende Verbietungsrecht das Benutzungsrecht aus dem älteren Patent einschränken kann. Ohne daß es darauf letztlich noch ankäme, kann den Beschlußgründen entgegen der Auffassung der Klägerin - aber auch nicht entnommen werden, daß solche rekombinanten EPO-Proteine vom Schutz und der Offenbarung des Lizenzpatentes ausgenommen sind, deren Kohlenhydatzusammensetzung identisch mit dem Glykosilierungsmuster von natürlichem urinärem EPO übereinstimmt. Zum Einwand der Klägerin, das Lizenzpatent erstrecke sich jedenfalls nicht auf solche rekombinanten EPO-Proteine, deren mittleren Kohlenhydratzusammensetzung identisch mit dem Glykosilierungsmuster von natürlich vorkommendem EPO übereinstimme, führt die Beschwerdekammer vielmehr aus, der Hinweis im Lizenzpatent auf eine "mittlere KohlenstoffZusammensetzung, welche von derjenigen von natürlich vorkommendem EPO abweiche", sei nicht als Anweisung an den Fachmann zu verstehen, etwas zu vermeiden, was dem urinären EPO so nahe wie möglich komme. Die Kohlenhydratzusammensetzung sei eine interessierende Eigenschaft von EPO lediglich insofern, als dessen biologische Aktivität betroffen sei, während der Beschreibung keine Information zu entnehmen sei, aus der abgeleitet werden könnte, daß Unterschiede zu urinärem EPO wünschenswert seien (Anlage Y 2 Seite 35) . Tatsächlich sei das Glykosilierungsmuster von rekombinantem EPO hauptsächlich sowohl vom Expressionssystem als auch vom Reinigungsverfahren abhängig, weshalb die von der Patentinhaberin aufgeführten Unterschiede zufällig aufträten (Seite 38).
4. I.
Entgegen der Auffassung der Klägerin entfaltet das Lizenzpatent nach der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer auch unverändert seine volle Wirkung. Die These, bei einer im Einspruchs-Beschwerdeverfahren ergangenen Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer, bei der der angefochtene, das Patent aufrechterhaltende Beschluß der Einspruchsabteilung aufgehoben und die Sache mit bindender Wirkung zur Aufrechterhaltung des Patentes in beschränktem Umfang zurückverwiesen wird, entfalle die mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung gem. § 64 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens(EPÜ)gewährte Ausschließlichkeitswirkung in vollem Umfang rückwirkend, so daß das europäische Patent in seinen Schutzwirkungen wieder zurückfalle in den Stand vor der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung, so daß das Lizenzpatent derzeit seinem Inhaber nur die Rechte gewähre, die auch dem Anmelder einer europäischen Anmeldung vom Tag ihrer Veröffentlichung an nach Art. 67 EPÜ zustehen, kann nicht überzeugen. Diese Auffassung ist schon im Ansatz unzutreffend und findet im EPÜ auch keine Stütze. Nach Art. 64 EPÜ wird dem Inhaber die Ausschließlichkeitswirkung eines nationalen Patentes von dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung an gewährt. Die Wirkung entfällt nach Art. 68 EPÜ ex tunc nur dadurch, daß das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen wird. Die Technische Beschwerdekammer hat das Lizenzpatent in seiner ursprünglich erteilten Fassung jedoch nicht widerrufen oder aufgehoben, sondern nur den angefochtenen, das Patent aufrechterhaltenen Beschluß der Einspruchsabteilung aufgehoben. Seine ihm gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ gewährte Ausschließlichkeitswirkungen verliert das Lizenzpatent hierdurch nicht. Die der Einspruchsabteilung aufgegebene beschränkte Aufrechterhaltung impliziert zwar, wenn sie erfolgt, einen Widerruf des Patentes im übrigen, der jedoch noch nicht erfolgt ist. Zudem bewirkt der - noch nicht erfolgte - Widerruf auch nur eine rückwirkende Beseitigung der Schutzwirkungen des Patents im Umfang des Widerrufs, wie es in Art. 68 EPÜ ausdrücklich heißt, nicht jedoch in dem Umfang, in dem das Patent teilweise oder in geänderter Form aufrecht erhalten wird. Wenn auchdie Entscheidung der Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung von einigen - größtenteils formalen Voraussetzungen - abhängt, entfaltet das Patent in dieser Zwischenzeit seine Wirkungen und ist nicht etwa als widerrufen anzusehen oder nur in beschränktem Umfang wirksam. Daher ist es dem Verletzungsgericht auch möglich, den Schutzbereich zu bestimmen, für den die Ansprüche sowie die Beschreibung und Zeichnung des Patentes entscheidend sind und bleiben.
Dahinstehen kann, ob im Sinne des Aussetzungsbeschlusses der Kammer das Einspruchsverfahren gegen das Lizenzpatent rechtskräftig abgeschlossen ist, da die Kammer die erneute Verhandlung der Sache - ausweislich des Protokolls der Sitzung vom 10. Januar 1995 im Einverständnis der Parteien - beschlossen hat.
IV.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.
Streitwert: 35.000.000,-- DM.