Einstweilige Verfügung: „BUGATTI“-Zeichen für E‑Zigaretten wegen bekannter Marke untersagt
KI-Zusammenfassung
Die Markeninhaberin der IR-Marke „BUGATTI“ begehrte im einstweiligen Rechtsschutz die Unterlassung der Nutzung eines „BUGATTI VAPOR“-Wort-/Bildzeichens für Waren aus dem Bereich des Dampfens. Das LG Düsseldorf bejahte die Bekanntheit der Marke für hochklassige Automobile und eine hohe Zeichenähnlichkeit, obwohl keine Warenähnlichkeit bestand. Der Verkehr verknüpfe die Zeichen gedanklich; zudem werde die Unterscheidungskraft/Wertschätzung der bekannten Marke unlauter ausgenutzt. Die einstweilige Verfügung wurde erlassen; die Kosten trägt die Antragsgegnerin, auch nach teilweiser Erledigung eines UWG-Antrags (Lizenzbehauptung).
Ausgang: Einstweilige Verfügung erlassen; Nutzung des „BUGATTI“-Wort-/Bildzeichens für Dampfprodukte untersagt, Kosten der Antragsgegnerin auferlegt.
Abstrakte Rechtssätze
Der Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt eine im Inland bekannte Marke voraus; die Bekanntheit kann auf bestimmte Warenbereiche (hier: Landfahrzeuge) beschränkt sein und wird durch Drittzeichen in anderen Warenklassen nicht ohne Weiteres ausgeschlossen.
Bei § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist für die Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck in Klang, Bild und Bedeutungsgehalt abzustellen; beschreibende Zusätze und werbeübliche Gestaltungselemente treten zurück, wenn das Zeichen durch das übereinstimmende Wort geprägt wird.
Eine gedankliche Verknüpfung i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann auch ohne Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit vorliegen; eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion ist nicht erforderlich.
Die Benutzung eines der bekannten Marke hochgradig ähnlichen Zeichens nutzt deren Unterscheidungskraft unlauter aus, wenn hierdurch ein Kommunikationsvorsprung durch den Wiedererkennungswert der bekannten Marke erzielt wird.
Die Berufung auf prioritätsältere fremde Kennzeichenrechte (Duldung/Gestattung) greift nur, wenn die Gestattung die konkret angegriffene Zeichenform und die konkret verwendeten Waren/Dienstleistungen abdeckt und die Klagemarke in den Schutzbereich des Fremdrechts eingreift.
Tenor
I. Der Antragsgegnerin wird untersagt, im geschäftlichen Verkehr das Wort-/Bildzeichen
für Waren aus dem Bereich des Dampfens (z.B. E-Zigaretten und/oder E-Pfeifen und/oder Teile, Zubehör und/oder Verbrauchsmaterialien für solche Waren) zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbesondere solche Waren unter diesem Zeichen zu bewerben, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu diesen Zwecken zu besitzen, einzuführen und/oder auszuführen und/oder diese Handlungen von einem Dritten vornehmen zu lassen.
II. Für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer I. wird der Antragsgegnerin als Zwangsvollstreckungsmaßnahme ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 € und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle der Wiederholung bis zu zwei Jahren, zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer, angedroht.
III. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
Tatbestand
Die Antragstellerin gehört zum „Volkswagen“-Konzern, der im Jahr 1998 die Marke „BUGATTI“ übernahm, die auf den Fahrzeugbauer und Gründer Ettore Bugatti zurückgeht, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Automobile unter der Marke vertrieb, die unter anderem diverse Rennerfolge erzielten (vgl. Wikipedia-Artikel der Anlagen AST 2 und 19). Im Jahr 2019 vertrieb der „Volkswagen“-Konzern 82 „BUGATTI“-Automobile.
Die Antragstellerin ist Inhaberin unter anderem der unter der Registernummer 512415 international registrierten (IR-)Marke „BUGATTI“ (Verfügungsmarke), die mit Priorität vom 19.05.1987 für Fahrzeuge aller Art mit Schutzerstreckung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Schutz genießt (vgl. Anlage AST 5) sowie der unter der Registernummer 298753 mit Priorität vom 11.06.1965 international registrierten (IR-)Marke
,
die unter anderem für Motorfahrzeuge mit Schutzerstreckung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist (vgl. Anlage AST 6).
Die Antragsgegnerin ist eine im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragene und in Ratingen ansässige GmbH (vgl. Anlage AST 8), deren eingetragener Unternehmensgegenstand „der Vertrieb und der Handel von e-Cigaretten und Geräten, e-liquids und anderen Produkten in der Warenklasse 34 sowie der Vertrieb und der Handel von Vitaminen, Mineralstoffen, CBD und anderen Produkten, die mit den Devices komsumiert werden“ ist. Alleiniger Gründungsgesellschafter und bis zum 21.07.2020 auch Geschäftsführer der Antragsgegnerin war Herr I, der ehemalige Antragsgegner zu 1), gegen den das Verfahren abgetrennt worden ist. Am 13.02.2020 wurde der einzige Geschäftsanteil an der Antragsgegnerin von diesem an die Elite Group YJ, LLC, mit Sitz in den USA übertragen (Anlage AG 1), deren Manager er bis zum 29.06.2020 war (vgl. Anlage AST 21). Herr I war Inhaber einiger „BUGATTI“-Marken, die im Wesentlichen für Tabak und Raucherartikel der Nizza-Klasse 34 Schutz genießen und die mittlerweile auf die Bond Trademarks, LLC, übertragen wurden. Als dieser beabsichtigte, das Zeichen „BUGATTI“ für entsprechende Waren auch in solchen Ländern in Benutzung zu nehmen, in denen er noch über keine eingetragenen Marken verfügte, schlossen er und die Antragsgegnerin am 12.05./12.06.2014 eine Abgrenzungsvereinbarung („Agreement“) ab, wegen deren Einzelheiten auf die Anlage AST 10 Bezug genommen wird.
Die Antragsgegnerin vertrieb Waren aus dem Bereich der E-Zigaretten in Deutschland, die mit den auf S. 7 der Antragsschrift abgebildeten Zeichen gekennzeichnet waren.
Die Antragstellerin mahnte daraufhin mit anwaltlichem Schreiben vom 19.06.2020 die Antragsgegnerin sowie Herrn I ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung auf (vgl. Anlage AST 11). Der Rechtsanwalt der Antragsgegnerin sowie des Herrn I übersandte der Antragstellerin sodann die aus der Anlage AST 12 ersichtliche strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, die die Antragstellerin annahm (Anlage AST 13). Wegen der darauffolgenden Korrespondenz wird auf die Anlage AST 14 Bezug genommen.
Während eines am 15.07.2020 zwischen dem Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin und dem ehemaligem Rechtsanwalt der Antragsgegnerin geführten Telefonats stieß ersterer auf der von einem Weiterverkäufer betriebenen Webseite unter www.rauchershop.eu auf eine neue, auf Seite 9 der Antragsschrift (Bl. 9 GA) abgebildete und aus dem Tenor ersichtliche Logogestaltung für Produkte der Antragsgegnerin und bat um Klärung. Daraufhin übersandte der ehemalige Rechtsanwalt der Antragsgegnerin am 19.07.2020 die aus der Anlage AST 15 ersichtliche E-Mail, die die Antragsgegnerin am 30.06.2020 an ihre Kunden versandt hatte und die als Anlage die vorgenannte Logogestaltung mit dem Hinweis enthielt, nur noch dieses für ihr Marketing zu verwenden. Zudem ließ sie dort ausführen:
„Wir als C GmbH haben uns gegenüber dem Lizenzgeber Bugatti International S.A. dazu verpflichtet, das bisherige Logo in der Zwischenzeit nicht mehr zu verwenden.“
Daraufhin mahnte die Antragstellerin die Antragsgegnerin erneut mit anwaltlichem Schreiben vom 29.07.2020 (Anlage AST 16) ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung auf, was die Antragsgegnerin zurückwies (Anlage AST 17). Zugleich wies die Antragsgegnerin unter dem 10.08.2010 (Anlage AST 17) darauf hin, dass sie zur Förderung einer friedlichen Einigung bereit sei,
„ein zuvor inhaltlich mit Ihrer Mandantin abgestimmtes Schreiben an ihre Wiederverkäufer zu schicken, dass geeignet sei, die von Ihrer Mandantin als aus deren Sicht als möglich beanstandeten irrigen Eindruck einer tatsächlich nicht bestehenden Beziehung zu Ihrer Mandantin ggf. zu beseitigen.“
Die Antragsgegnerin hat sich mit Schriftsatz vom 21.09.2020, dort auf S. 9 (Bl. 57 GA), ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gleichwohl rechtsverbindlich, dazu verpflichtet, es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Vertragsstrafe zu unterlassen
„im geschäftlichen Verkehr mit Waren aus dem Bereich des Dampfens (z.B. E-Zigaretten und/oder E-Pfeifen und/oder Teilen, Zubehör und/oder Verbrauchsmaterialien für solche Waren) zu behaupten, dass die Bugatti International S.A. Lizenzgeber der C GmbH ist.“
Mit Schriftsatz vom 21.10.2019, dort S. 5 (Bl. 96 GA), hat die Antragsgegnerin diese Erklärung um folgenden Passus ergänzt:
„(...) oder sonst eine Lizenzbeziehung zwischen diesen Unternehmen besteht, insbesondere, wenn dies wie mit der E-Mail der C GmbH an ihre Kunden vom 30.06.2020 (‚Wir als C GmbH haben uns gegenüber dem Lizenzgeber Bugatto International S.A. dazu verpflichtet,...‘) geschieht.“
Die Antragstellerin hat ihre Anträge zu Ziff. I. 1. und 2. zunächst vornehmlich auf vertragliche Ansprüche aus dem „Agreement“ sowie auf § 826 BGB, weiter hilfsweise auf die Verfügungsmarke und den Antrag zu Ziff. I. 2. darüber hinaus äußerst hilfsweise auf UWG gestützt. Nunmehr stützt sie ihre Anträge vornehmlich auf Markenrecht. Sie ist der Auffassung, ihr stünde ein Unterlassungsanspruch gegen die Antragsgegnerin aus Markenrecht zu, da es sich bei der Verfügungsmarke – was die Antragsgegnerin mit Nichtwissen bestreitet – um eine bekannte Marke handle, deren Unterscheidungskraft und Wertschätzung unlauter ausgenutzt werde. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien sich hochgradig ähnlich. Gegenrechte der Antragsgegnerin lägen nicht vor. Ferner ist die Antragstellerin der Auffassung, das Versenden der E-Mail der Anlage AST 15 mit den hier angegriffenen Verletzungshandlungen begründe eine neue Wiederholungsgefahr. Der Antrag gemäß Ziff. I. 2. sei auch nicht zu weitgehend formuliert gewesen. Insoweit liege der Kern der von dem Antrag betroffenen Verletzungshandlung darin, dass die Antragsgegnerin überhaupt Lizenzbeziehungen zwischen den Parteien vorgespiegelt habe, nicht aber, dass sie eine falsche Rollenverteilung einer tatsächlich bestehenden Lizenzbeziehung behauptet habe.
Die Antragstellerin hat zunächst beantragt,
I. es der Antragsgegnerin bei Meidung eines für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft (Ordnungsgeld im Einzelfall bis zu 250.000 €, Ordnungshaft im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer) zu untersagen,
1. im geschäftlichen Verkehr das Zeichen
für Waren aus dem Bereich des Dampfens (z.B. E-Zigaretten und/oder E-Pfeifen und/oder Teile, Zubehör und/oder Verbrauchsmaterialien für solche Waren) zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbesondere solche Waren unter diesem Zeichen zu bewerben, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu diesen Zwecken zu besitzen, einzuführen und/oder auszuführen und/oder diese Handlungen von einem Dritten vornehmen zu lassen;
2. im geschäftlichen Verkehr mit Waren aus dem Bereich des Dampfens (z.B. E-Zigaretten und/oder E-Pfeifen und/oder Teile, Zubehör und/oder Verbrauchsmaterialien für solche Waren) zu behaupten, dass die Bugatti International SA Lizenzgeber der C GmbH ist oder sonst eine Lizenzbeziehung zwischen diesen Unternehmen besteht, insbesondere wenn dies wie mit der E-Mail der C GmbH an ihre Kunden vom 30.06.2020 („Wir als C GmbH haben uns gegenüber dem Lizenzgeber Bugatti International S. A. dazu verpflichtet, …“) geschieht.
Die Antragstellerin hat das Verfahren mit Schriftsatz vom 12.11.2020, bei Gericht am selben Tag eingegangen, sodann teilweise, hinsichtlich des Antrags zu Ziff. I. 2., für erledigt erklärt. Sie beantragt nunmehr, die Antragsgegnerin gemäß dem Klageantrag zu Ziff. I.1. zu verurteilen.
Die Antragsgegnerin hat sich der Teilerledigungserklärung unter Verwahrung gegen die Kostenlast angeschlossen und beantragt im Übrigen,
den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.
Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, der Antrag sei unbegründet. Insbesondere bestünden keine markenrechtlichen Ansprüche. Zum einen handle es sich bei der Verfügungsmarke schon nicht um eine bekannte Marke für die vom Verfügungsantrag zu Ziff. I. 1. umfassten Waren. Dies gehe bereits aus den als Anlage AG 4 vorgelegten „BUGATTI“-Drittmarken und deren Benutzung (vgl. Anlage AG 5) hervor. Zum anderen könne sie sich auf prioritätsältere Gegenrechte, namentlich die beim DPMA unter der Registernummer 983877 eingetragene Wortmarke „BUGATTI“ mit Priorität vom 19.10.1977 und die beim DPMA unter der Registernummer 302014024207 eingetragene Wortmarke „BUGATTI“ mit Priorität vom 14.02.2014 (vgl. Registerauszüge der Anlagen AG 2 und 3), berufen. Insoweit habe der Markeninhaber ihr die Benutzung dieser Marken für die Waren aus dem Bereich des Dampfens gestattet (vgl. eidesstattliche Versicherung der Anlage AG 6). Die Antragsgegnerin ist ferner der Auffassung, sie habe keinen Anlass zur Antragstellung hinsichtlich des Antrags zu Ziff. I. 2. gegeben, so dass der Antragstellerin insoweit die Kosten aufzuerlegen seien. Auch sei der Anspruch unbegründet, da es bereits zweifelhaft sei, ob es sich bei der E-Mail um eine geschäftliche Handlung i.S.d. § 2 Nr. 1 i.V.m. §§ 3, 5 UWG gehandelt habe. Schließlich sei die beanstandete Mitteilung auch nicht geeignet gewesen, die Empfänger zu einer Entscheidung zu veranlassen, die sie andernfalls nicht getroffen hätten.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Der zulässige Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ist begründet.
I.
Die Antragstellerin hat einen Verfügungsanspruch (Ziff. I. 1.) und einen Verfügungsgrund (Ziff. I. 2.) hinreichend glaubhaft gemacht, §§ 935, 940, 936, 916 ff. ZPO.
1.
Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerin einen Verfügungsanspruch auf die mit dem Verfügungsantrag zu Ziff. I. 1. begehrte Unterlassung aus § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG.
Danach ist Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Soweit die Antragstellerin im Laufe des Verfahrens die Reihenfolge der Ansprüche geändert hat und nunmehr den Antrag vornehmlich auf die Verfügungsmarke stützt, ist hierin eine zulässige Klageänderung gemäß § 263 ZPO zu sehen. Insoweit wird die Einwilligung der Antragsgegnerin in die Änderung der Klage gemäß § 267 ZPO vermutet, da sie sich, ohne der Änderung zu widersprechen, in der mündlichen Verhandlung auf die abgeänderte Klage eingelassen hat.
a.
Die Antragstellerin ist Inhaberin der international registrierten (IR-)Marke „BUGATTI“, die insbesondere für „Landfahrzeuge“ Schutz genießt. Es handelt sich hinsichtlich der geschützten Ware der „Landfahrzeuge“ – insoweit aus Sicht der Kammer als Teil des angesprochenen Verkehrskreises offenkundig gemäß § 291 ZPO – um eine bekannte Marke, die jedenfalls im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eine hohe Kennzeichnungskraft für hochklassige Automobile aufweist. Dass auch einige andere (Dritt-)Marken „Bugatti“ oder “BUGATTI“ in anderen Warenklassen existieren (vgl. Anlage AG 4) und für Bekleidung und Accessoires benutzt werden (vgl. Anlage AG 5) steht der Bekanntheit der Verfügungsmarke für Automobile nicht entgegen.
b.
Die Antragsgegnerin hat das angegriffene Wort-/Bildzeichen im geschäftlichen Verkehr kennzeichenmäßig für die im Tenor genannten Waren verwendet, indem sie am 30.06.2020 die aus der Anlage AST 15 ersichtliche E-Mail an ihre Kunden versandt hatte, mit der Bitte, das aus der als Anlage ersichtliche angegriffene Logo zukünftig für das Angebot ihrer Waren aus dem Bereich des Dampfens zu verwenden.
c.
Die sich gegenstehenden Zeichen weisen eine hohe Zeichenähnlichkeit auf. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind insoweit keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH GRUR 2009, 672, Rn. 29 – OSTSEE-POST, m.w.N.), so dass die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen grundsätzlich in Ansehung ihres Gesamteindrucks nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen ist, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR Int 2010, 129, Rn. 60 – La Espahola/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055, Rn. 26 = WRP 2009, 1533 – airdsl). Insoweit stimmen die sich gegenüberstehenden Zeichen in dem Wortzeichen „BUGATTI“ klanglich und schriftbildlich überein. Zudem wird das auf Seiten der Antragsgegnerin verwendete Gesamtzeichen durch das farbliche und der Größe nach hervorgehobene Zeichen „BUGATTI“ geprägt. Sowohl die werbeübliche Ausgestaltung des angegriffenen Zeichens in roter Farbe als auch der für die Art der Ware beschreibende Zusatz „VAPOR“ fallen beim Zeichenvergleich nicht wesentlich ins Gewicht.
d.
Der angesprochene Verkehr wird das angegriffene Zeichen auch mit der bekannten Marke gedanklich verknüpfen.
Ob eine gedankliche Verknüpfung vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (BGH GRUR 2011, 1043 Rn. 54 – TÜV II; vgl. EuGH GRUR 2009, 56, Rn. 41 f. – Intel/CPM). Die rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfordert darüber hinaus keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion (BGH GRUR 2019, 165, Rn. 18 – keine-vorwerk-vertretung, m.w.N.), insbesondere ist nicht zwingend erforderlich, dass eine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit – wie es hier auch nicht der Fall ist – vorliegt.
Dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher wird in Ansehung des angegriffenen Zeichens die Verfügungsmarke der Antragstellerin unmittelbar in Erinnerung gerufen (vgl. EUGH GRUR 2009, 56 Rn. 60 – Intel Corporation/CPM United Kingdom). Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich bei der Verfügungsmarke um eine im Inland bekannte Marke im Automobilbereich handelt und die sich gegenüberliegenden Zeichen hochgradig ähnlich sind (s.o.). Insoweit ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngere Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen die ältere bekannte Marke in Erinnerung ruft, umso größer, je ähnlicher die Marken einander sind (EuGH C-252/07, GRUR 2009, 56 Rn. 44 – Intel Corporation/CPM United Kingdom). Für eine gedankliche Verknüpfung spricht zudem, dass dem angesprochenen Verkehr bekannt ist, dass bekannte Automobilhersteller in großem Umfang mit diversen Merchandisingartikeln verschiedenster Gattung auf dem Markt präsent sind, so dass der Verkehr in Ansehung der hier streitgegenständlichen Waren der Antragsgegnerin zu der Auffassung gelangen kann, dass das Unternehmen der Antragstellerin ggf. auch solche Waren nunmehr vertreibt oder es eine Kooperation mit der Antragsgegnerin eingegangen ist.
e.
Ferner nutzt die Antragsgegnerin durch die Verwendung des zur bekannten Marke der Antragstellerin hochgradig ähnlichen Zeichens die Unterscheidungskraft der Verfügungsmarke unlauter aus, da aufgrund der Bekanntheit der Marke und dem damit einhergehenden Wiedererkennungswert ein Kommunikationsvorsprung erreicht wird (BeckOK MarkenR/Mielke, 22. Ed. 1.7.2020, MarkenG § 14 Rn. 543, m.w.N.). Dass dies bezweckt wird, geht im Übrigen auch aus den von der Antragstellerin vorgelegten Auszügen aus dem Online-Marktauftritt der Antragsgegnerin unter der Domain bugatti-e.com hervor, wo die Antragsgegnerin ihre Produkte mit ausdrücklichem Bezug auf die Verfügungsmarke bewirbt (vgl. Anlagen AST 22 bis AST 24).
f.
Es liegt auch keine Zustimmung der Antragstellerin zur Zeichennutzung vor. Dass die Antragstellerin der Antragsgegnerin eine ausdrückliche Zustimmung erteilt hätte, behauptet diese schon nicht. Mangels vertraglicher Bindung der Antragsgegnerin folgt eine solche insbesondere auch nicht aus der aus Anlage AST 10 ersichtlichen Abgrenzungsvereinbarung („Agreement“). Die Antragsgegnerin geht insofern selbst davon aus, dass sie nicht Vertragspartnerin der Antragstellerin geworden ist.
g.
Die Antragsgegnerin kann sich auch nicht auf (fremde) prioritätsältere Kennzeichenrechte gemäß § 986 Abs. 1 BGB analog (BeckOK MarkenR/Mielke, 23. Ed. 1.10.2020, MarkenG § 14 Rn. 35; BGH GRUR 2002, 967 (970) – Hotel Adlon) berufen.
Soweit sie sich auf die beim DPMA unter der Registernummer 302014024207 mit Priorität vom 14.02.2014 für die Bond Trademarks, LLC, eingetragene Marke „BUGATTI“, die unter anderem für „Raucherartikel“ Schutz genießt (Anlage AG 3), beruft, dringt dies bereits nicht durch, da diese Marke prioritätsjünger als die Verfügungsmarke ist. Insoweit kann sich der Dritte erfolgreich nur auf solche Rechte berufen, die die Verfügungsmarke entweder zu Fall bringen können oder aber zumindest die Koexistenz beider Zeichen zur Folge haben (vgl. BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 52 – airdsl). Zwar hat die Antragsgegnerin eine eidesstattliche Versicherung des General Managers der Bond Trademarks, LLC, der Markeninhaberin der beim DPMA unter der Registernummer 983877 für „Feuerzeuge, insbesondere Zigarren- und Zigarettenanzünder, mit Zündsteinzündung, piezoelektrischer Zündung, Batteriezündung oder anderen Zündmechanismen zur Entzündung gasförmiger, flüssiger oder anderer flammerzeugender Brennstoffe, insbesondere mit Gehäusen aus Metall oder edelmetallüberzogenen Gehäusen“ der Nizza-Klasse 34 mit Priorität vom 19.10.1977 eingetragenen Marke „BUGATTI“ (Anlage AG 2) vorgelegt, mit der dieser eidesstattlich versichert, dass die Antragsgegnerin die Marke „BUGATTI“ mit der Zustimmung der Markeninhaberin für Waren der Nizza-Klasse 34 nutzt. Die Möglichkeit der Berufung auf Fremdrechte, die der Verfügungsmarke entgegenstehen oder zumindest zur Koexistenz berechtigen, ist jedoch an die weiteren Voraussetzungen geknüpft, dass der Inhaber des Fremdrechts dem Dritten nicht nur die Benutzung dieses Rechts gestattet hat, sondern dass die Gestattung die streitgegenständliche Benutzung abdeckt und dass die Klagemarke bzw. hier die Verfügungsmarke in den Schutzbereich des anderen Kennzeichenrechts eingreift (BeckOK MarkenR/Mielke, a.a.O., § 14 Rn. 47; BGH GRUR 2013, 1150 Rn. 25 – Baumann; GRUR 2009, 1055 Rn. 52 – airdsl; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering Rn. 37). Im Streitfall hat die Antragsgegnerin zum einen nicht die Wortmarke „BUGATTI“, sondern das angegriffene Gesamtzeichen benutzt, zum anderen nutzte sie dieses auch nicht für die von der Marke geschützten vorgenannten Waren, sondern für (lediglich ähnliche) Waren aus dem Bereich des Dampfens, so dass die Gestattung die streitgegenständliche Benutzung bereits nicht abdeckt.
h.
Die Antragsgegnerin hat die durch den Verstoß indizierte Wiederholungsgefahr nicht durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt.
2.
Der gemäß §§ 935, 940 ZPO erforderliche Verfügungsgrund ist gegeben.
Der Erlass einer vollstreckbaren Entscheidung aufgrund eines bloß summarischen Verfahrens bedarf einer besonderen Rechtfertigung. Den Nachteilen, die der Antragstellerin aus einem Zuwarten bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache entstehen können, sind die Nachteile gegenüber zu stellen, die der Antragsgegnerin aus der Anordnung drohen. Das Interesse der Antragstellerin muss so sehr überwiegen, dass der beantragte Eingriff in die Sphäre der Antragsgegnerin aufgrund eines bloß summarischen Verfahrens gerechtfertigt ist (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 146, 147 – E-Sky; Berneke, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssachen, 3. Auflage 2015, Rn. 103).
Ein solches Überwiegen der Interessen der Antragstellerin ist vorliegend gegeben. Bei der fortgesetzten Verwendung des angegriffenen Zeichens für die Waren der Antragsgegnerin droht der Antragstellerin eine nachhaltige Schädigung der Unterscheidungskraft ihres Zeichens, die nachträglich nicht mehr beseitigt werden kann. Dem Erlass der einstweiligen Verfügung stehen schutzwürdige Belange der Antragsgegnerin nicht entgegen.
Hinsichtlich der Dringlichkeit der einstweiligen Verfügung bestehen keine Bedenken. Diese wird gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG vermutet. Die Antragsgegnerin hat zudem keine Umstände aufgezeigt, die gegen eine Dringlichkeit sprächen.
II.
Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 91 a ZPO.
Soweit die Parteien den Rechtsstreit teilweise – hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs gemäß dem Verfügungsantrag zu Ziff. I. 2. – übereinstimmend für erledigt erklärt haben, war gemäß § 91a Abs. 1 ZPO nur noch über die Kosten des Rechtsstreits unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden.
Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand ist davon auszugehen, dass die Antragsgegnerin im Wesentlichen unterlegen wäre. Der Unterlassungsanspruch gemäß dem Verfügungsantrag zu Ziff. I. 2. folgte jedenfalls aus dem hilfsweise geltend gemachten Anspruch aus §§ 8 Abs. 3 Nr. 1, 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG. Ein Anspruch aus § 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG scheidet aus, da ein Unterlassen, Lizenzbeziehungen zu behaupten, aus § 14 MarkenG nicht hergeleitet werden kann. Gegenstand des Anspruchs ist alleine eine unzulässige Zeichennutzung. Eine solche ist mit dem Antrag jedoch bereits nicht angegriffen worden. Der Anspruch folgte jedoch aus §§ 8 Abs. 3 Nr. 1, 5 Abs. 1 Nr. 3 UWG. Die Antragsgegnerin hat durch die von ihr an ihre Kunden versandte E-Mail vom 30.06.2020 mit der Formulierung „Wir als C GmbH haben uns gegenüber dem Lizenzgeber Bugatti International S.A. dazu verpflichtet, (...).“ suggeriert, sie stehe in Lizenzbeziehungen gegenüber der Antragstellerin, was nicht zutrifft. Darin liegt eine unwahre Angabe über die Rechte ihres Unternehmens, die geeignet ist, die Empfänger zu einer Entscheidung zu veranlassen, die sie andernfalls nicht getroffen hätten. Denn mit der Vorspiegelung von Lizenzbeziehungen zu der Antragstellerin in Bezug auf die bekannte Verfügungsmarke, die für luxuriöse bzw. hochpreisige Automobile bekannt ist, besteht die Gefahr, dass der angesprochene Empfänger diesen guten Ruf auf die Antragsgegnerin übertragen wird. Die in der E-Mail aufgestellte Behauptung ist dementsprechend auch eine „geschäftliche Handlung“ im Sinne des § 2 Nr. 1 UWG, da sie objektiv geeignet ist, den Absatz ihrer eigenen Produkte zu fördern und ihren Kundenstamm jedenfalls zu erhalten. Die Formulierung des Unterlassungsantrags „oder sonst Lizenzbeziehungen zu behaupten“ stellt eine zulässige Verallgemeinerung des Unterlassungsanspruchs auf kerngleiche Handlungen dar.
Hinsichtlich der Dringlichkeit bestanden keine Bedenken. Diese wird gemäß § 12 Abs. 2 UWG vermutet. Weder hat die Antragsgegnerin Umstände aufgezeigt, die gegen eine Dringlichkeit sprächen, noch sind solche ersichtlich. Insbesondere hat die Antragstellerin zügig gehandelt, indem sie erstmals durch die Übersendung der E-Mail vom 30.06.2020 (Anlage AST 15) am 19.07.2020 von dieser erfahren hat, die Antragsgegnerin sodann unter dem 29.07.2020 (Anlage ASt 16) abgemahnt und am 20.08.2020 den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt hat.
Der Rechtsgedanke des § 93 ZPO greift nicht durch, da die Antragsgegnerin Anlass zur Klage gegeben hat. Sie wurde von der Antragstellerin vor Antragstellung ordnungsgemäß abgemahnt. Durch die Abgabe ihrer Erklärung mit vorgerichtlichem Schreiben vom 10.08.2020 (Anlage AST 17) hat die Antragsgegnerin die Wiederholungsgefahr hinsichtlich des Antrags zu Ziff. I. 2. nicht ausgeräumt. Vielmehr handelte es sich nur um ein Angebot zur gemeinsamen Erstellung eines Schreibens an die Kunden der Antragsgegnerin, um den ggf. entstandenen irrigen Eindruck zu beseitigen. Die Abgabe einer Unterlassungserklärung ist darin nicht zu sehen und eine solche wird in dem Schreiben auch nicht in Aussicht gestellt.
Streitwert:
Bis zum 11.11.2020: 175.000 € (Antrag zu Ziff. I. 1. 150.000 €, Antrag zu Ziff. I. 2. 25.000 €)
Danach: bis 155.000 € (nur noch Antrag zu Ziff. I.1. + Kosteninteresse)