Werbung mit „Stiftung Warentest test“ nach Lizenzende: Unterlassung nur für Klasse-35-Dienstl.
KI-Zusammenfassung
Die Klägerin, Lizenzgeberin für Marken der Stiftung Warentest, nahm eine Händlerin wegen Nutzung des Logos „Stiftung Warentest test“ in einem Werbeprospekt für Fahrradhelme nach Ablauf einer Produktlizenz in Anspruch. Das LG Düsseldorf bejahte eine markenmäßige Benutzung, weil das Label als Hinweis auf Beratungs-/Informationsdienstleistungen der Stiftung Warentest verstanden werde. Eine fortwirkende Berechtigung aus Unterlizenz oder Abverkaufklausel verneinte das Gericht; diese erfasse nur den Abverkauf körperlich gekennzeichneter Produkte, nicht die nachträgliche Werbung. Der Erschöpfungseinwand (§ 24 MarkenG) griff nicht, da Erschöpfung nur für Waren, nicht für Dienstleistungen eintrete. Stattgegeben wurde daher nur hinsichtlich der im Hilfsantrag erfassten, markenrechtlich geschützten Dienstleistungen (Klasse 35); im Übrigen wurde die Klage abgewiesen.
Ausgang: Unterlassung wegen Werbung mit dem Testlogo nach Lizenzende nur im Umfang des Hilfsantrags; im Übrigen Klage abgewiesen.
Abstrakte Rechtssätze
Eine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn ein Testlabel in Produktwerbung jedenfalls auch als Hinweis auf eine dahinterstehende Informations- und Beratungsdienstleistung verstanden wird und dadurch absatzfördernd wirkt.
Die Befristung eines Markenlizenzvertrags begrenzt auch eine Unterlizenz; nach Ablauf der Lizenzdauer darf das Zeichen im geschäftlichen Verkehr nicht mehr als Hinweis auf das lizenzierte Testverfahren verwendet werden.
Eine Abverkaufklausel, die den Vertrieb „vertragsgemäß gekennzeichneter Produkte“ nach Vertragsende ausnahmsweise zulässt, berechtigt regelmäßig nicht zur fortgesetzten werblichen Verwendung des Zeichens außerhalb der Produktkennzeichnung.
Der Erschöpfungsgrundsatz des § 24 Abs. 1 MarkenG erfasst nur die Benutzung für Waren, nicht jedoch die Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung bzw. Bewerbung von Dienstleistungen.
Ein Unterlassungsanspruch besteht nur insoweit, als das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, für die die Klagemarke Schutz genießt; weitergehende, nicht benutzte Varianten sind nicht zu untersagen.
Tenor
1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen gesetzlichen Vertreter zu vollziehen ist, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Klägerin oder der Stiftung Warentest das Zeichen „Stiftung Warentest test“ für Verbraucherberatung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen im geschäftlichen Verkehr in der Werbung für den „G4 City- E-Bike-Fahrradhelm“ zu benutzen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin zu ¼ und der Beklagten zu ¾ auferlegt.
3. Das Urteil ist hinsichtlich Ziff. 1 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 30.000,00 € vorläufig vollstreckbar, hinsichtlich Ziff. 2 ist das Urteil vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin aber nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Der Klägerin wird nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Tatbestand
Die Klägerin schloss mit der Stiftung Warentest eine „Vereinbarung über die Lizenzierung von Stiftungsmarken für die Werbung“, wonach sie berechtigt war, Lizenzen für die zu Gunsten der Stiftung Warentest eingetragenen Wort-/Bildmarken zu vergeben (vgl. Anl. K 1). Diese zur Nutzung des Zeichens in der Bundesrepublik Deutschland berechtigenden Lizenzverträge schließt die Klägerin im eigenen Namen. Zu den lizenzierten Marken gehört auch die deutsche Wort-/Bildmarke 
, Nr. 302012028490, die mit Priorität vom 04.05.2012 im Register unter anderem in der Klasse 35 u.a. Schutz für „Verbraucherberatung und -aufklärung; Verbraucherberatung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen“ genießt. Die Klägerin wurde von der Stiftung Warentest beauftragt und bevollmächtigt, etwaige markenrechtliche Rechtsverstöße eigenständig zu verfolgen.
Die J GmbH beantragte im August 2013 eine Logolizenz für ihre Fahrradhelme mit der Bezeichnung „Profex G2 und „G4 G2. Nach durchgeführtem Prüfverfahren erteilte die Klägerin ihr antragsgemäß eine Lizenz mit bis zum 31.12.2014 befristeter Laufzeit (vgl. Anlage K 2); gemäß § 7 der Allgemeinen Vertragsbedingungen war die Lizenznehmerin berechtigt, auch Dritten das Nutzungsrecht aus dem Lizenzvertrag für die beschriebenen Produkte einzuräumen (vgl. Anlage K 4). Zudem enthielt § 6 Abs. 7 der Bedingungen eine Regelung zum Abverkauf von Waren mit folgendem Wortlaut: „Mit Beendigung des Nutzungsvertrages, gleich aus welchem Grund, endet das Recht des Lizenznutzers die Marke(n) der Stiftung Warentest zu benutzen. Der Abverkauf von mit den Marken der Stiftung Warentest vertragsgemäß gekennzeichneten Produkten bleibt über diesen Zeitraum hinaus ausnahmsweise zulässig, soweit diese Produkte innerhalb der Laufzeit dieses Nutzungsvertrages hergestellt wurden.“
Die Beklagte bildete in ihrem Werbeprospekt im Januar 2015, der für die Zeit vom 26. bis 31.01.2015 Gültigkeit hatte, Fahrradhelme der Marke G4 ab und platzierte unter der Angebotsüberschrift das streitgegenständliche Logo der Stiftung Warentest. Wegen der konkreten Gestaltung des Angebots wird auf Anlage K5 Bezug genommen.
Mit anwaltlichem Schreiben vom 20.04.2015 forderte die Klägerin die Beklagte auf, die Abbildungen der Klagemarke aus allen Medien zu entfernen und künftig eine solche Bewerbung des Fahrradhelms zu unterlassen. Mit weiterem anwaltlichem Schreiben vom 09.07.2015 wurde die Beklagte schließlich abgemahnt und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Eine solche wurde nicht abgegeben.
Die Klägerin ist der Ansicht, in der Abbildung des Logos der Stiftung Warentest liege eine Markenrechtsverletzung. Sie meint, die Beklagte verletze die bekannte Marke der Stiftung Warentest. Die Beklagte benutze die angegriffene Kennzeichnung auch markenmäßig, da die mit dem Testurteil ausgezeichnete Ware gerade durch das Zeichen von anderen Waren unterschieden werden solle. Eine Erschöpfung komme deshalb nicht in Betracht, weil die Beklagte das dingliche Lizenzrecht der Stiftung Warentest gemäß § 30 Absatz 2 Nr. 1 Markengesetz verletze, indem über das Ende des Lizenzvertrages hinaus so gekennzeichnete Ware vertrieben werde.
Die Klägerin beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland ohne ihre Zustimmung oder der Stiftung Warentest das Zeichen „Stiftung Warentest test“, das als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer 302012028490 eingetragen ist, im geschäftlichen Verkehr in der Werbung für den „G4 City- und E-Bike-Fahrradhelm“ zu benutzen;
hilfsweise die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland ohne ihre Zustimmung oder der Stiftung Warentest das Zeichen „Stiftung Warentest test“ für Verbraucherberatung und -aufklärung über die Möglichkeiten und Techniken der optimalen Haushaltsführung, über eine rationale Einkommensverwendung sowie über als fundiert erkannte wissenschaftliche Erkenntnisse des gesundheits- und umweltgesundheits- und umweltbewussten Verhaltens; Verbraucherberatung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen im geschäftlichen Verkehr in der Werbung für den „G4 City- E-Bike-Fahrradhelm“ zu benutzen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie meint, eine markenmäßige Benutzung liege nicht vor, weil der angesprochene Verkehr wisse, dass der beworbene Fahrradhelm nicht aus dem Hause der Stiftung Warentest stamme. Das Zeichen diene nicht der Produktunterscheidung, sondern sei eine beschreibende Angabe, die aufzeige, dass ein Prüfverfahren durch die Stiftung Warentest stattgefunden habe. Deshalb kennzeichne die Beklagte keine eigenen Dienstleistungen mit diesem Zeichen. Eine Markenverletzung scheide ihrer Ansicht nach auch deshalb aus, weil die von der Klägerin geltend gemachten Markenrechte an dem streitgegenständlichen Zeichen erschöpft seien. Denn, so behauptet sie, die Lizenznehmerin der Klägerin habe die Ware – Fahrradhelme – befugt in den Verkehr gebracht, nämlich zu einer Zeit als sie zur Nutzung des Zeichens noch berechtigt war – was unstreitig ist. Von dieser Erschöpfung sei auch das Ankündigungsrecht eines Dritten, also hier der Beklagten, erfasst, geprüfte Ware in seiner Werbung anzupreisen, so dass die Beklagte zur Nutzung des Zeichens über den Lizenzzeitraum hinaus berechtigt sei. Wenn schon gegenüber dem Lizenznehmer Erschöpfung eingetreten ist, könne nichts anderes gegenüber einem Abnehmer des Lizenznehmers gelten. Im Übrigen resultiere die Berechtigung zur Benutzung des Zeichens wie im streitgegenständlichen Katalog aus § 6 Abs. 7 LizV. Hierzu behauptet sie, die angebotenen Fahrradhelme seien während der Laufzeit der Nutzungsvereinbarung hergestellt worden.
Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die zur Akte gereichten Schriftstücke nebst Anlagen Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist nur hinsichtlich des Hilfsantrages teilweise begründet und im Übrigen unbegründet.
A.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 5, 2 Nr. 1 MarkenG.
Danach ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt.
I.
Die Klägerin ist von der Stiftung Warentest ermächtigt worden, ihr zustehende Markenrechte im eigenen Namen geltend zu machen (vgl. Anl. K1, § 1 (1.2)). Die Stiftung Warentest ist Inhaberin der deutschen Wortbildmarke, , Nr. 302012028490.
Dahingestellt bleiben kann, ob diese Marke auch als Kollektivmarke i.S.d. § 97 Abs. 1 MarkenG zu qualifizieren wäre, da die Eintragung ins Register jedenfalls allgemeinen Markenschutz gewährt.
II.
Die Beklagte benutzt die angegriffene Kennzeichnung auch markenmäßig.
Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient. Ob ein Zeichen als Herkunftshinweis verstanden wird, richtet sich nach dem Verständnis des von den angebotenen Dienstleistungen angesprochenen Durchschnittsverbrauchers.
Das streitgegenständliche Zeichen wird vorliegend auch als Herkunftshinweis des gelabelten Produkts wahrgenommen. Die Beklagte verwendet das Logo, das ein Testergebnis der Note gut (2,3) ausweist, in ihrem Produktkatalog in unmittelbarem Zusammenhang mit den abgebildeten Fahrradhelmen. Neben der allgemeinen Produktbeschreibung dient die Abbildung dieses Logos der weiteren Verbraucherinformation und soll die Kunden bei der Produktwahl unterstützen. Damit liegt in der Abbildung des Zeichens als Hinweis auf das Untersuchungsergebnis der Stiftung Warentest eine eigene Informations- und Beratungsdienstleistung der Beklagten, die mittelbar der eigenen Absatzförderung dient. Denn dem Verkehr ist dieses Zeichen als besonderes Qualitätsmerkmal geläufig, sodass ihm bereits die Abbildung des Zeichens genügt, um in der Kaufentscheidung positiv beeinflusst zu werden. Er verbindet damit stets die Dienstleistungen, nämlich das Testen bestimmter Produkte und Veröffentlichen der entsprechenden Resultate durch die Stiftung Warentest und geht davon aus, dass die Beklagte das Label für ihre eigenen Zwecke verwenden darf. Dem Verständnis als Herkunftshinweis steht auch nicht die Verwendung des Zeichens als reine (Qualitäts-) Beschreibung entgegen. Denn ein markenmäßiger Gebrauch scheidet nur aus, wenn das Zeichen zweifelsfrei nicht als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rn. 145 m.w.N.). Da der angesprochene Verkehr aber die in dem Zeichen liegende Informations- und Beratungsfunktion erkennt, wird er es jedenfalls auch als Herkunftshinweis auffassen.
III.
Vorliegend werden Dienstleistungen im Zusammenhang mit Verbraucherinformation/Verbraucherberatung, die identisch mit denjenigen sind, für die die Klagemarke im Register Schutz genießt, mit einem identischen Zeichen gekennzeichnet.
IV.
Die Beklagte ist auch nicht zur Benutzung dieses Zeichens berechtigt. Ursprünglich leitete die Beklagte ihre Berechtigung zwar von der J GmbH, der Lizenznehmerin der Klägerin, ab, weil die in den Lizenzantrag einbezogenen allgemeinen Vertragsbedingungen in § 7 die Möglichkeit zur Unterlizensierung vorsehen. Allerdings ist die Unterlizenz nicht umfangreicher als die Lizenz der J GmbH; sie umfasst nur die Rechte, die auch der Lizenznehmerin zustehen. Entsprechend endet sie zum selben Zeitpunkt wie die Lizenz (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 30, Rn. 80), hier also mit dem Ende des Lizenzvertrages zum 31.12.2014. Dieser Gleichlauf ist auch ausdrücklich in § 7 S. 2 der allgemeinen Vertragsbedingungen zum Lizenzantrag geregelt. Der Ablauf des Lizenzzeitraums bedeutet somit, dass der Lizenznehmer oder ein unterlizensierter Dritter das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf die durchgeführten Testverfahren im geschäftlichen Verkehr benutzen darf. Dies bezieht sich auch auf solche Ware, die während der Lizenzdauer an den Dritten weiterverkauft wurde und zu der Zeit rechtmäßigerweise im Zusammenhang mit dem Label hätte beworben werden dürfen. Diese grundsätzliche Bindung an die Befristung des Lizenzvertrages folgt im Übrigen schon aus § 30 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, der regelt, dass ein Verstoß gegen den Lizenzvertrag vorliegt, wenn die Lizenz über die vorgesehene Nutzungsdauer hinaus benutzt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 30, Rn. 33).
Dahingestellt bleiben kann, ob die Vertragsnorm des § 6 Abs. 7 der Bedingungen auf die Beklagte als Unterlizenznehmerin überhaupt anwendbar ist, da sich auch im Falle ihrer Anwendbarkeit hinsichtlich ihrer Berechtigung nichts Anderes ergeben würde. Diese Regelung berechtigt nämlich keinen (Unter-)Lizenznehmer dazu, nach Ablauf des Nutzungszeitraumes in der Werbung eine Marke der Stiftung Warentest zu benutzen. Denn der Wortlaut dieser Vertragsbestimmung spricht ausdrücklich von „mit den Marken der Stiftung Warentest vertragsgemäß gekennzeichneten Produkten“, deren Abverkauf ggf. zu einem späteren Zeitpunkt noch zulässig ist. Dies bedeutet, dass die Zeichen unmittelbar körperlich und zumeist untrennbar auf den Produkten bzw. deren Verpackungen angebracht sind. Dies trifft auf die streitgegenständlichen Produkte aber schon deshalb nicht zu, weil sie nicht unmittelbar mit einer der Marken versehen sind, sondern das angegriffene Zeichen nur oberhalb der Abbildungen der Fahrradhelme im Werbeprospekt verwendet wird. Zwar ist es im Markenrecht nicht unüblich, dass die Gestattung, ein gekennzeichnetes Produkt zu verkaufen o.ä., auch die Gestattung einschließt, das entsprechende Zeichen in der Werbung zu benutzen. Von einer derart weit zu verstehenden Regelung ist vorliegend aber nicht auszugehen. Denn aus dem konkreten Regelungskontext wird klar, dass es sich um eine Ausnahmevorschrift handelt, deren Charakter durch eine solche Auslegung unzulässigerweise konterkariert würde. Es ist nur ausnahmsweise über den ursprünglich vereinbarten Zeitraum hinaus die Nutzung des Zeichens zulässig und auch nur für die ausdrücklich geregelten Nutzungshandlungen. Dies entspricht im Übrigen dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck dieser Aufbrauchfrist, wonach Produkte und insbesondere deren Umverpackung nicht unbrauchbar gemacht werden müssen, nur weil sie ursprünglich zulässigerweise mit einem Zeichen versehen worden, aber nicht mehr im Nutzungszeitraum abverkauft worden sind.
V.
Die Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg auf den Erschöpfungseinwand gem. § 24 Abs. 1 MarkenG berufen.
Gem. § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.
Grundsätzlich kann Erschöpfung auch eintreten, wenn (unter-) lizensierte Ware vertrieben wird, da dies in der Regel mit Zustimmung des Markeninhabers geschieht, vgl. § 24 Abs. 1 2. Var. MarkenG. Hier liegen die Voraussetzungen der Vorschrift aber jedenfalls deshalb nicht vor, weil nach deren ausdrücklichen Wortlaut Erschöpfung nur im Hinblick auf gekennzeichnete Waren eintreten kann. Dienstleistungen, die hier streitgegenständlich sind, sind dagegen von der Regelung nicht erfasst (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 24, Rn. 14; LG Düsseldorf, Urt. v. 26.8.2015, Az. 2a O 47/15). Denn der maßgebliche Unterschied zu Waren ist dabei, dass Dienstleistungen nicht „in den Verkehr gebracht“ werden können, weil sie nicht körperlich fassbar und als solche weiterveräußerbar sind. Unerheblich ist daher der Verweis auf die Entscheidung des EuGH (Urteil v. 30.11.2004, Peak Holding AB/Axolin Elinor, GRUR 2005, 507, Rn. 56), weil dort maßgeblich in Streit steht, ob Ware in den Verkehr gebracht wurde und ob Erschöpfung auch beim Weiterverkauf einmal in Verkehr gebrachter Ware eintreten kann.
VI.
Im Hinblick auf die weiteren in den Hilfsantrag aufgenommenen Varianten der Verbraucherberatung besteht dagegen kein Unterlassungsanspruch, weil die Beklagte das angegriffene Zeichen insoweit nicht benutzt hat.
B.
Einen weitergehenden Unterlassungsanspruch im Sinne des Klageantrages zu 1. hat die Klägerin ebenfalls nicht, weil ihre Klagemarke schon nicht für andere als die im Hilfsantrag angeführten Dienstleistungen geschützt ist.
C.
Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 1, 709 ZPO.
Streitwert: 30.000 €