BPatG·3 Ni 23/23 (EP)·11.11.2025

BPatG: EP 3 071 625 teilweise nichtig – Aufrechterhaltung nur für Gewebe/Gittergewebe

Gewerblicher RechtsschutzPatentrechtPatentnichtigkeitsverfahrenTeilweise stattgegeben

KI-Zusammenfassung

In der Nichtigkeitsklage gegen EP 3 071 625 (biobasiertes Klebeband zur Kabelsatz-Ummantelung) erklärte das BPatG das Patent teilweise für nichtig. Die erteilte Fassung sowie die Fassungen nach Hilfsanträgen 1, 3, 5, 7 und 8 scheiterten jedenfalls mangels erfinderischer Tätigkeit, insbesondere gegenüber NK9 i. V. m. NK14. Dagegen hielt der Senat das Patent in der beschränkten Fassung nach Hilfsantrag 9 (Träger als Gewebe/Gittergewebe) für patentfähig, weil NK14 hierfür keine Anregung gibt. Im Übrigen wurde die Klage abgewiesen und die Kosten quotal verteilt.

Ausgang: Patent teilweise für nichtig erklärt; Aufrechterhaltung in beschränkter Fassung nach Hilfsantrag 9, im Übrigen Klage abgewiesen.

Abstrakte Rechtssätze

Wird ein europäisches Patent im Nichtigkeitsverfahren in der erteilten Fassung nicht mehr verteidigt, kann es insoweit ohne Sachprüfung teilweise für nichtig erklärt werden.

Erfinderische Tätigkeit fehlt, wenn der Fachmann ausgehend von einem für den Verwendungszweck einschlägigen Stand der Technik aufgrund der Aufgabenstellung naheliegend einen dort verwendeten Polyesterträger durch einen in einer weiteren Druckschrift als PET-Ersatz empfohlenen biobasierten Polyester ersetzt und die hierfür angegebenen Parameter übernimmt.

Ein nur fakultativ ausgestaltetes Anspruchsmerkmal, das das beanspruchte Erzeugnis oder die beanspruchte Verwendung nicht zwingend einschränkt (hier: mögliches Einsinken einer Klebemasse), ist regelmäßig nicht geeignet, eine Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik zu begründen.

Ein Parametermerkmal (z. B. Polydispersität) trägt eine erfinderische Tätigkeit nur, wenn es als technisch bedeutsam belegt oder in der Anmeldung als vorteilhaft für die beanspruchte Lösung plausibel offenbart ist; andernfalls liegt seine Festlegung im Belieben des Fachmanns.

Eine Beschränkung auf eine spezifische Trägerstruktur (hier: Gewebe/Gittergewebe) kann erfinderisch sein, wenn der herangezogene Stand der Technik zwar Klebebandträger allgemein beschreibt, die Kombination der Entgegenhaltungen aber keine Anregung für gerade diese Struktur aus dem in Betracht gezogenen biobasierten Polyester liefert.

Relevante Normen

§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO

Tenor

In der Patentnichtigkeitssache

…

betreffend das europäische Patent 3 071 625

(DE 50 2014 015 819)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. November 2025 durch die Richterin Streif als Vorsitzende, die Richterinnen Dipl.-Chem. Dr. Münzberg und Dorn, sowie die Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent EP 3 071 625 wird für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass es folgende Fassung erhält:

Patentansprüche 2 bis 6 wie erteilt.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 1/5 und die Beklagte 4/5.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aufgrund der als WO 2015/071448 am 21. Mai 2015 veröffentlichten internationalen Anmeldung vom 17. November 2014 unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität DE 10 2013 223 496 vom 18. November 2013 auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in deutscher Verfahrenssprache am 18. August 2021 als erteilt veröffentlichten europäischen Patents 3 071 625 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „VERWENDUNG EINES KLEBEBANDES UMFASSEND EIN BIOBASIERTES TRÄGERMATERIAL ENTHALTEND EINEN BIOBASIERTEN POLYESTER ZUM UMMANTELN VON LANGGESTRECKTEM GUT“. Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 50 2014 015 819.8 geführte Streitpatent betrifft die Verwendung eines biobasierten Klebebands zum Umwickeln von langgestrecktem Gut.

Die erteilte Anspruchsfassung des Streitpatents umfasst 6 Patentansprüche mit einem unabhängigen Patentanspruch 1, der wie folgt lautet:

1. Verwendung eines Klebebandes zum Ummanteln von langgestrecktem Gut, wobei

a) das Klebeband in einer Schraubenlinie um das langgestreckte Gut geführt wird oder

b) das langgestreckte Gut in axialer Richtung von dem Band umhüllt wird,

wobei das Klebeband umfasst ein biobasiertes Trägermaterial, wobei das biobasierte Trägermaterial in Form von Flächenelementen umfassend gesponnene, gewebte und/oder geschmolzene Flächenelemente vorliegt, enthaltend einen biobasierten Polyester wobei

- auf mindestens einer der beiden Oberflächen des biobasierten Trägermaterials

- mindestens eine Klebemasse vorhanden ist, die teilweise oder vollständig in den Träger eingesunken sein kann, und

- optional mindestens ein Deckmaterial und/oder Transfermaterial vorhanden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

der biobasierte Polyester basiert auf mindestens zwei unterschiedlichen biobasierten Monomeren, gewonnen aus Biomasse enthaltenden Kohlenhydraten, worin mindestens ein biobasiertes Monomer ein Furanderivat nach Formel I ist,

worin jeweils unabhängig voneinander

- R1 eine Carboxy-Gruppe ist und als Substituent eine lineare, verzweigte und/oder cyclische unsubstituierte oder substituierte Kohlenwasserstoff-Gruppe mit 1 bis 20 C-Atomen enthält, die optional O, N oder S-Atome enthält, oder eine Carbonsäure-Gruppe ist oder ein Anhydrid ist,

- R2 eine Carboxy-Gruppe ist und als Substituent eine lineare, verzweigte und/oder cyclische unsubstituierte oder substituierte Kohlenwasserstoff-Gruppe mit 1 bis 20 C-Atomen umfasst, oder eine Carbonsäure-Gruppe ist oder ein Anhydrid ist,

das zweite biobasierte Monomer eine hydroxyfunktionelle Verbindung umfassend 1 bis 100 C-Atome ist, wobei der Polyester ein mittleres Molekulargewicht Mw größer gleich 1.000 g/mol (gemessen nach der in der Beschreibung angegebenen Messmethode) aufweist und der Anteil an biobasierten Monomeren im biobasierten Polyester größer gleich 55 mol-% in Bezug auf alle Monomere des Polyesters beträgt,

wobei der Anteil an biobasierten Monomeren des biobasierten Polyesters bestimmt wird über das Verhältnis von 14C/12C-Kohlenstoffatomen.

Wegen der Unteransprüche 2 bis 6 wird auf die B1-Schrift verwiesen.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1, in der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag gestellt, umfasst 6 Patentansprüche mit einem unabhängigen Patentanspruch 1, der wie folgt lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung unterstrichen):

1. Verwendung eines Klebebandes zum Ummanteln von Kabelsätzen, wobei

a) das Klebeband in einer Schraubenlinie um den Kabelsatz geführt wird oder

b) der Kabelsatz in axialer Richtung von dem Band umhüllt wird,

- auf mindestens einer der beiden Oberflächen des biobasierten Trägermaterials

- mindestens eine Klebemasse vorhanden ist, die teilweise oder vollständig in den Träger eingesunken sein kann, und

- optional mindestens ein Deckmaterial und/oder Transfermaterial vorhanden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

worin jeweils unabhängig voneinander

wobei der Anteil an biobasierten Monomeren des biobasierten Polyesters bestimmt wird über das Verhältnis von 14C/12C-Kohlenstoffatomen.

Die Patentansprüche 2 bis 6 sind wortgleich mit der erteilten Form.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 3 umfasst 5 Patentansprüche mit einem unabhängigen Patentanspruch 1, der wie folgt lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung unterstrichen):

1. Verwendung eines Klebebandes zum Ummanteln von Kabelsätzen, wobei

a) das Klebeband in einer Schraubenlinie um den Kabelsatz geführt wird oder

b) der Kabelsatz in axialer Richtung von dem Band umhüllt wird,

- auf mindestens einer der beiden Oberflächen des biobasierten Trägermaterials

- mindestens eine Klebemasse vorhanden ist, die teilweise oder vollständig in den Träger eingesunken sein kann, und

- optional mindestens ein Deckmaterial und/oder Transfermaterial vorhanden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

worin jeweils unabhängig voneinander

wobei der Anteil an biobasierten Monomeren des biobasierten Polyesters bestimmt wird über das Verhältnis von 14C/12C-Kohlenstoffatomen und die Polydispersität des Polyesters zwischen 1,0 und 1,9 liegt.

Die Patentansprüche 2 bis 4 sind wortgleich mit der erteilten Form, der erteilte Patentanspruch 5 ist gestrichen, der nunmehrige Patentanspruch 5 entspricht dem erteilten Patentanspruch 6 und wurde lediglich hinsichtlich Nummerierung und Rückbezug angepasst.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 5 umfasst 6 Patentansprüche mit einem unabhängigen Patentanspruch 1, der wie folgt lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung unterstrichen):

1. Verwendung eines Klebebandes zum Ummanteln von Kabelsätzen, wobei

a) das Klebeband in einer Schraubenlinie um den Kabelsatz geführt wird oder

b) der Kabelsatz in axialer Richtung von dem Band umhüllt wird,

wobei das Klebeband umfasst ein biobasiertes Trägermaterial, wobei das biobasierte Trägermaterial in Form von Flächenelementen umfassend Folien, Gewebe und/oder Gittergewebe vorliegt, enthaltend einen biobasierten Polyester wobei

- auf mindestens einer der beiden Oberflächen des biobasierten Trägermaterials

- mindestens eine Klebemasse vorhanden ist, die teilweise oder vollständig in den Träger eingesunken sein kann, und

- optional mindestens ein Deckmaterial und/oder Transfermaterial vorhanden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

worin jeweils unabhängig voneinander

wobei der Anteil an biobasierten Monomeren des biobasierten Polyesters bestimmt wird über das Verhältnis von 14C/12C-Kohlenstoffatomen.

Die Patentansprüche 2 bis 6 sind wortgleich mit der erteilten Fassung.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 7 umfasst 6 Patentansprüche mit einem unabhängigen Patentanspruch 1, der wie folgt lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung unterstrichen):

1. Verwendung eines Klebebandes zum Ummanteln von Kabelsätzen, wobei

a) das Klebeband in einer Schraubenlinie um den Kabelsatz geführt wird oder

b) der Kabelsatz in axialer Richtung von dem Band umhüllt wird,

- auf mindestens einer der beiden Oberflächen des biobasierten Trägermaterials

- mindestens eine Klebemasse vorhanden ist, die teilweise in den Träger eingesunken sein kann, und

- optional mindestens ein Deckmaterial und/oder Transfermaterial vorhanden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

worin jeweils unabhängig voneinander

wobei der Anteil an biobasierten Monomeren des biobasierten Polyesters bestimmt wird über das Verhältnis von 14C/12C-Kohlenstoffatomen.

Die Patentansprüche 2 bis 6 sind wortgleich mit der erteilten Fassung.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 8 umfasst 6 Patentansprüche mit einem unabhängigen Patentanspruch 1, der wie folgt lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung unterstrichen):

1. Verwendung eines Klebebandes zum Ummanteln von Kabelsätzen, wobei

a) das Klebeband in einer Schraubenlinie um den Kabelsatz geführt wird oder

b) der Kabelsatz in axialer Richtung von dem Band umhüllt wird,

wobei das Klebeband umfasst ein biobasiertes Trägermaterial, wobei das biobasierte Trägermaterial in Form von flexiblen und/oder elastischen Flächenelementen umfassend gesponnene, gewebte und/oder geschmolzene Flächenelemente vorliegt, enthaltend einen biobasierten Polyester wobei

- auf mindestens einer der beiden Oberflächen des biobasierten Trägermaterials

- mindestens eine Klebemasse vorhanden ist, die teilweise in den Träger eingesunken sein kann, und

- optional mindestens ein Deckmaterial und/oder Transfermaterial vorhanden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

worin jeweils unabhängig voneinander

wobei der Anteil an biobasierten Monomeren des biobasierten Polyesters bestimmt wird über das Verhältnis von 14C/12C-Kohlenstoffatomen.

Die Patentansprüche 2 bis 6 sind wortgleich mit der erteilten Fassung.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 9 lautet, wie auch im Tenor angegeben:

1. Verwendung eines Klebebandes zum Ummanteln von Kabelsätzen, wobei

100

a) das Klebeband in einer Schraubenlinie um den Kabelsatz geführt wird oder

101

b) der Kabelsatz in axialer Richtung von dem Band umhüllt wird,

102

wobei das Klebeband umfasst ein biobasiertes Trägermaterial, wobei das biobasierte Trägermaterial in Form von Flächenelementen umfassend Gewebe und/oder Gittergewebe vorliegt, enthaltend einen biobasierten Polyester wobei

103

- auf mindestens einer der beiden Oberflächen des biobasierten Trägermaterials

104

- mindestens eine Klebemasse vorhanden ist, die teilweise oder vollständig in den Träger eingesunken sein kann, und

105

- optional mindestens ein Deckmaterial und/oder Transfermaterial vorhanden ist,

106

dadurch gekennzeichnet, dass

107

108

worin jeweils unabhängig voneinander

109

110

111

112

wobei der Anteil an biobasierten Monomeren des biobasierten Polyesters bestimmt wird über das Verhältnis von 14C/12C-Kohlenstoffatomen.

113

Die Patentansprüche 2 bis 6 sind wortgleich mit der erteilten Fassung.

114

Zum Wortlaut der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 10 wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

115

Zur Stützung ihres jeweiligen Vortrags haben die Parteien unter anderem die folgenden Druckschriften eingereicht (Nummerierung und Kurzzeichen von den Parteien vergeben):

116

NK1 EP 3 071 625 B1 (Streitpatent)

117

NK2 WO 2015/071448 A1 (Anmeldung des Streitpatents)

118

NK3 WO 2012/142271 A1

119

NK4 WO 2010/077133 A1

120

NK5 WO 2013/062408 A1

121

NK7 WO 03/020803 A2

122

NK8 STORZ, H. und VORLOP, K.-D., Landbauforschung Applied Agricultural and Forestry Research, 63(4), 2013, S. 321-332

123

NK9 EP 1 927 639 A1

124

NK11 JIANG, M. et al., Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 50(5), 2011, S. 1026-1036, Abstract

125

NK12 WO 2013/103574 A1

126

NK13 GANDINI, A. et al., Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, Vol. 47, 2009, S. 295-298

127

NK14 WO 2012/125701 A1

128

NK16 WO 2009/135921 A1

129

NK17 EP 2 626 397 A1

130

NK18 EP 0 937 761 A1

131

NK19 DE 199 21 743 A1

132

Die Klägerin ist der Auffassung, dass der gemäß dem zuletzt gestellten Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 27. Mai 2024) beanspruchten Verwendung gegenüber NK3 unter Berücksichtigung der dort zitierten NK4 die erforderliche Neuheit fehle. Auch werde der Fachmann durch das Dokument NK9, welches PET als Trägermaterial herausstelle, wie auch durch das Dokument NK8, bereits über die Verwendung eines Klebebandes zum Ummanteln von Kabelsätzen informiert, welches – dem Verwendungszweck geschuldet – die im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag nicht wörtlich beanspruchten Eigenschaften wie Elastizität oder Flexibilität inhärent miterfülle. Objektiv sei lediglich gefordert, eine „ressourcenschonende Weiterentwicklung“ des Trägermaterials im Sinne eines biobasierten Trägermaterials anzugeben. Insoweit lehrten die Dokumente NK11 bis NK13 Poly(ethylen-2,5-furandicarboxylat) (PEF) als vorteilhaften Ersatz für Polyethylenterephthalat (PET) und NK14 weise zum Prioritätszeitpunkt auf Klebebänder mit PEF-Träger hin. Damit liege die Lösung der streitgegenständlichen Aufgabe im unmittelbaren Griffbereich des Fachmanns, weil auch die Ausgestaltung des Trägers nach NK14 unter den Anspruchswortlaut nach Hauptantrag falle. Gleichermaßen bestehe keine erfinderische Tätigkeit bei der Verwendung nach Hauptantrag ausgehend von NK5 in Kombination mit NK3, ausgehend von NK7 in Kombination mit NK4 oder NK5 oder gegenüber der wechselseitigen Kombination von NK9 und NK14.

133

Die Verwendungen gemäß den Hilfsanträgen 3, 5, 7, 8 und 9 seien ausweislich des aufgezeigten Standes der Technik nicht erfinderisch oder, wie nach Hilfsantrag 10, unzulässig.

134

Die Klägerin beantragt,

135

das europäische Patent 3 071 625 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

136

Die Beklagte beantragt,

137

das Patent 3 071 625 im Umfang des mit Schriftsatz vom 27.05.2024 eingereichten 1. Hilfsantrages aufrecht zu erhalten,

138

hilfsweise im Umfang des am 27.05.2024 eingereichten 3. Hilfsantrages,

139

weiter hilfsweise im Umfang des mit gleichem Schriftsatz eingereichten 5. Hilfsantrages,

140

weiter hilfsweise im Umfang des 7. Hilfsantrages,

141

weiter hilfsweise im Umfang des 8. und 9. Hilfsantrages, eingereicht am 30.11.2024,

142

weiter hilfsweise im Umfang des 10. Hilfsantrages, eingereicht am 06.08.2025.

143

Die Beklagte widerspricht den Ausführungen der Klägerin und ist der Auffassung, dass die streitpatentgemäße Verwendung bestandsfähig sei. Maßgeblich bedinge die patentgemäße Aufgabe auch spezielle mechanische Eigenschaften des Klebebands für die Umwicklung von Kabelsätzen, wofür der allgemeine Einsatz eines biobasierten Materials jedoch nicht ausreiche. Insoweit adressiere das Fasernetz gemäß NK14 diese Eigenschaften von Kabelwickelbändern gerade nicht und nenne seine Verwendung als Klebeband an nur einer Stelle als Auswahl aus zahlreichen Anwendungen. Die Fasern gemäß NK14 hätten hydrophile Eigenschaften und absorbierten Flüssigkeiten, was aus fachlicher Sicht die Kombination der NK9 mit der NK14 nicht gestatte, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung des BGH in seinem Urteil „Feuchtigkeits- und Ascheanalyse“ (Urteil vom 11. Februar 2025, X ZR 137/22, Rn. 77 und 81), nach dem eine Verknüpfung zweier Lehren nicht gelinge, wenn, wie vorliegend, das in NK14 gelehrte Material für die Verwendung nach Hauptantrag erst umzuarbeiten sei. Die weiteren klägerseitig herangezogenen Druckschriften lägen noch weiter vom Gegenstand der Erfindung entfernt und die die Hilfsanträge ausgestaltenden Merkmale wie die Polydispersität, nur teilweise in den Träger eingesunkene Klebemassen, Folien, Gewebe und/oder Gitterelemente oder flexible und/oder elastische Flächenelemente als Trägermaterialien bildeten aus dem Stand der Technik nicht herzuleitende vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Lösung.

Entscheidungsgründe

144

Die zulässige Klage ist begründet, soweit sie sich gegen die erteilte Fassung des Streitpatents richtet. Da diese von der Beklagten nicht mehr verteidigt wird, war die erteilte Fassung ohne Sachprüfung teilweise für nichtig zu erklären.

145

Gleichermaßen ist die Klage begründet, soweit sie sich darüber hinaus auch gegen die Fassung nach den Hilfsanträgen 1, 3, 5, 7 und 8 richtet, in welcher die Beklagte das Patent beschränkt verteidigt.

146

Hingegen war die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch auf den Hilfsantrag 9 bezieht, weil der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 52, 54, 56 EPÜ nicht besteht.

147

1. Laut den Absätzen [0001] und [0002] des Streitpatents NK1 bezieht sich die Erfindung auf die Verwendung eines Klebebandes zum Ummanteln von langgestrecktem Gut etwa unter Bildung von Kabelbäumen. Das Klebeband weise ein biobasiertes Trägermaterial auf, umfassend einen biobasierten Polyester basierend aus mindestens zwei unterschiedlichen biobasierten Monomeren, gewonnen aus Biomasse enthaltend Kohlenhydrate, worin das mindestens eine biobasierte Monomer ein Furanderivat sei, bevorzugt ein Ester-Furanderivat, welches zur Herstellung eines biobasierten Polyesters geeignet sei. Das zweite biobasierte Monomer sei eine hydroxyfunktionelle Verbindung, vorzugsweise eine alpha-, omega-dihydroxyfunktionelle Verbindung. Nachweisbar sei die biologische Herkunft aus einer Biomasse oder einem regenerativen Rohstoff über die Bestimmung des Verhältnisses von 14C/13C-Atomen im Polymer oder in den jeweiligen Monomeren. Was das Verhältnis von 14C/13C-Atomen im Polymer anbelangt, beziehen sich der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag wie auch die Absätze [0029], [0032] und [0157] des Streitpatents allerdings auf das Verhältnis von 14C/12C-Atomen im Polymer.

148

Einleitend führt das Streitpatent zu bekannten Klebebändern und deren Nachteilen aus (NK1, [0002] ff.). Ihre Polyester-Trägermaterialien (PET, PC, PVC) basierten auf Rohöl, belasteten die Umwelt und führten zu hohen Kosten (NK1, [0023]). Wegen der strukturellen Ähnlichkeit der als regeneratives Ausgangsmaterial aus Biomasse gewinnbaren Furan-2-dicarbonsäure (FDCA) und der Terephthalsäure werde FDCA als alternativer Baustein für den teilweisen oder gänzlichen Ersatz in Polyestern angesehen und als Baustein eines alternativen Polyesters zu Polyethylenterephthalat (PET), nämlich das Polyethylenfuranoat (PEF), in der Lebensmittelverpackungsindustrie verwendet.

149

In PEF werde das erdölbasierte Monomer Terephthalsäure (TA), das hauptsächlich für die Herstellung von PET verwendet werde, ersetzt. Es entstehe der Biokunststoff PEF (Polyethylenfuranoat), in dem das Furanoat biobasiert sei und der mit dem Rohstoff PET vergleichbar sei (NK1, [0017], [0018] und [0022]).

150

Ziel der Erfindung sei es, ein bevorzugt ausreichend elastisches und handlich gut verarbeitbares Klebeband zur Verwendung zum Ummanteln von langgestrecktem Gut wie Kabelsätzen zur Verfügung zu stellen, umfassend ein biobasiertes Trägermaterial, enthaltend einen biobasierten Polyester, der aus Verbindungen aus Biomasse gewonnen werden solle. Das Klebeband solle gleichzeitig funktionell und qualitativ vergleichbare oder sogar bessere Eigenschaften als die im Stand der Technik genutzten synthetischen Polyester aufweisen (NK1, [0027]).

151

Diese Aufgabe löse das Streitpatent durch die Verwendung gemäß dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 27. Mai 2024). Weitere Ausgestaltungen fänden sich in den Unteransprüchen (NK1, [0028]).

152

2. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 27. Mai 2024) lässt sich in die folgenden Merkmale gliedern:

153

1.1 Verwendung eines Klebebandes zum Ummanteln von Kabelsätzen, wobei

154

a) das Klebeband in einer Schraubenlinie um den Kabelsatz geführt wird oderb) der Kabelsatz in axialer Richtung von dem Band umhüllt wird,

155

1.2 wobei das Klebeband umfasst ein biobasiertes Trägermaterial, wobei das biobasierte Trägermaterial in Form von Flächenelementen umfassend gesponnene, gewebte und/oder geschmolzenen Flächenelemente vorliegt,

156

1.3 enthaltend einen biobasierten Polyester, wobei auf mindestens einer der beiden Oberflächen des biobasierten Trägermaterials mindestens eine Klebemasse vorhanden ist, die teilweise oder vollständig in den Träger eingesunken sein kann, und optional mindestens ein Deckmaterial und/oder Transfermaterial vorhanden ist,

157

dadurch gekennzeichnet, dass

158

1.4 der biobasierte Polyester auf mindestens zwei unterschiedlichen biobasierten Monomeren, gewonnen aus Biomasse enthaltenden Kohlenhydraten, basiert, worin

159

1.5 mindestens ein biobasiertes Monomer ein Furanderivat nach Formel I ist,

160

worin jeweils unabhängig voneinander R1 eine Carboxy-Gruppe ist und als Substituent eine lineare, verzweigte und/oder cyclische unsubstituierte oder substituierte Kohlenwasserstoff-Gruppe mit 1 bis 20 C-Atomen enthält, die optional O, N oder S-Atome enthält, oder eine Carbonsäure-Gruppe ist oder ein Anhydrid ist, R2 eine Carboxy-Gruppe ist und als Substituent eine lineare, verzweigte und/oder cyclische unsubstituierte oder substituierte Kohlenwasserstoff-Gruppe mit 1 bis 20 C-Atomen umfasst, oder eine Carbonsäure-Gruppe ist oder ein Anhydrid ist,

161

1.6 das zweite biobasierte Monomer eine hydroxyfunktionelle Verbindung umfassend 1 bis 100 C-Atome ist, wobei der Polyester ein mittleres Molekulargewicht Mw größer gleich 1.000 g/mol (gemessen nach der in der Beschreibung angegebenen Messmethode) aufweist und

162

1.7 der Anteil an biobasierten Monomeren im biobasierten Polyester größer gleich 55 mol-% in Bezug auf alle Monomere des Polyesters beträgt,

163

1.8 wobei der Anteil an biobasierten Monomeren des biobasierten Polyesters bestimmt wird über das Verhältnis von 14C/12C-Kohlenstoffatomen.

164

3. Der Fachmann, ein Diplom-Chemiker oder Chemiker mit vergleichbarem Abschluss und mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Klebebänder und deren Verwendung auf dem Gebiet der Kabelbandagierung, versteht diese Merkmale wie folgt:

165

a. Die Merkmale 1.1 und 1.3 betreffen, von dem biobasierten Polyesterträger abgesehen, die dem Fachmann geläufige Handhabung üblicher Klebebänder mit Polyesterträger zur Kabelumhüllung.

166

Soweit nach Merkmal 1.2 das Trägermaterial in Form von gesponnenen, gewebten und/oder geschmolzenen Flächenelementen vorliegen soll, subsumiert das Streitpatent darunter Flächenelemente wie Vliese, Folien, Gewebe, Gittergewebe, Netze, Textilien und textile Bänder (NK1, [0052]).

167

Soweit die Klägerin vom Anspruchswortlaut des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag auch Varianten umfasst sieht, bei denen die Klebeschicht nach außen weisen könne, sowie solche, bei denen keine offenliegende Klebeschicht vorliege, weil sie von dem optionalen Deckmaterial nach Merkmal 1.3 abgedeckt seien, kann ihrer Sicht zur ersten Variante gefolgt werden, nicht aber ihrem Verständnis zur zweiten Variante. Denn die Verwendung eines „Klebebands“ setzt nicht nur nach dem Wortsinn, sondern auch aus technischer Sicht die Verwendung eines klebenden Materials, also einer offenen Klebefläche, in Form eines Bandes zur Umhüllung von Kabelsätzen voraus.

168

Das Streitpatent NK1 definiert den Begriff „biobasiert“ (Merkmale 1.2 – 1.8) in Absatz [0036], die Bestimmung des Molekulargewichts (Merkmal 1.6) in Absatz [0161] und die zur Angabe der mol-%-Anteile (Merkmal 1.7) notwendige 14C/12C-Verteilung (Merkmal 1.8) in den Absätzen [0029], [0032] und [0157] hinreichend, weshalb keine weiteren Darlegungen erforderlich sind.

169

b. Die Bereitstellung des patentgemäßen Polyesters erfolgt gemäß NK1 durch in den Absätzen [0060] bis [0066] geschilderte Verfahren. Als hydroxyfunktionelle Verbindungen nach Merkmal 1.6 kämen auch nicht polymerisierbare Monoole (einwertige Alkohole) oder übliche Polyole wie Diole (NK1 S. 9 [0060] Z. 55 und 56) zum Einsatz, wobei der Fachmann Monoole bei der Herstellung von Polyestern von vornherein als untauglich erkennt.

170

c. Soweit die Parteien das nur fakultativ beanspruchte Merkmal „teilweise oder vollständige Einsinken der Klebemasse in den Träger“ diskutieren (Merkmal 1.3), kann ein solches Merkmal keine Abgrenzung zum Stand der Technik schaffen.

171

Wird die Klebemasse auf den Träger aufgetragen, kommt es zur Ausbildung von Haftungskräften zwischen dem Trägermaterial und der Klebeschicht, welche sich im Zuge des Auftragens auch physikalisch an die Trägermorphologie anpasst und dabei gegebenenfalls in die Trägeroberfläche einsinkt.

172

Die Beklagte wendet ein, dass der Fachmann davon abgehalten werde, Materialien als Träger zu verwenden, in welche der Kleber vollständig einsinke oder die eine Struktur aufwiesen, welche eine dicke und damit kostspielige Klebeschicht erforderten. Dem ist entgegenzuhalten, dass das Streitpatent solche Probleme nicht zum Thema hat. Was das Einsinken der Klebemasse anbelangt, spielt es nach Merkmal 1.3 gemäß Hauptantrag keine Rolle, ob die Klebemasse vollständig eingesunken ist. Zudem weiß der Fachmann um entsprechende Mittel zur Problemlösung, wie um den Einsatz von Klebemassen mit höherer Viskosität oder um die Verwendung von weniger durchlässigen oder schwach strukturierten Trägermaterialien.

II.

173

1. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 27. Mai 2024) unterscheidet sich von der erteilten Anspruchsfassung durch Präzisierung des Oberbegriffs „zum Ummanteln von langgestrecktem Gut“ durch „zum Ummanteln von Kabelsätzen“ und den Ausdruck „Kabelsatz“ statt „langgestreckte Gut“ bei den Schritten a) und b) in Merkmal 1.1.

174

2. Der Frage, ob die streitpatentgemäße Verwendung gegenüber Dokument NK3 in Verbindung mit dem als miteinbezogen ausgewiesenen Dokument NK4 (NK3, S. 14 Z. 9-14) neu ist, ist nicht weiter nachzugehen.

175

Denn die streitpatentgemäße Verwendung nach Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 27. Mai 2024) beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

176

Entsprechend der patentgemäßen Aufgabe (NK1, [0027]) liegt der Erfindung das objektive technische Problem zugrunde, bekannte synthetische Polymere, wie Polyester, als Trägermaterialien von Klebebändern durch geeignete biobasierte Polymere für den Verwendungszweck des Ummantelns von Kabelsätzen zu ersetzen.

177

Hinsichtlich der streitgegenständlichen Verwendung findet die Druckschrift NK9 das unmittelbare Interesse des Fachmanns. Diese bildet das dem Fachmann bekannte und im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag summierte Wissen zum Ummanteln von langgestrecktem Gut mit einem Klebeband ab (NK9, Anspr. 1,19, [0045]; Merkmal 1.1). Das Trägermaterial des Klebebandes ist nach NK9 ein kreuzverlegtes Vlies bzw. Nadelvlies, das als ein Flächenelement thermisch kohäsiv verfestigt werden kann (NK9, [0018] und [0019]; Merkmal 1.2). Es enthält Polypropylen, Polyethylen, Polyester wie PET oder Viskose (NK9, Anspr. 9) und weist auf einer Oberfläche eine Klebemasse auf (NK9, Anspr. 1 und 10; Merkmal 1.3). Polyethylen als Bestandteil wird empfohlen, sofern die thermische Verfestigung unter verringertem Energieeinsatz erfolgen soll (NK9, [0020]).

178

Im Lichte der streitpatentgemäßen Aufgabe, einen biobasierten Ersatz für die in NK9 beschriebenen Trägermaterialien zu finden, wird der Beklagten zugestimmt, dass NK9 mit Viskose bereits ein biobasiertes Polymer angibt, das der Fachmann aufgabengemäß berücksichtigt. Allerdings stellt er, unabhängig davon, ob ihm die limitierte Thermostabilität dieses Materials bekannt ist, die Suche nach weiteren Ersatzmaterialien für die in NK9 genannten Polymere nicht ein. Dabei entgeht ihm nicht, dass NK9 über weit verbreitete, mithin handelsübliche Klebebänder wie Gewebeklebebänder, Veloursbänder oder solche mit Vliesträgern informiert, bei denen sämtlich Polyester als Trägermaterial zur Anwendung kommt (NK9, [0003]). Dies stellt Polyester als für den streitpatentgemäßen Verwendungszweck besonders geeignetes Polymermaterial heraus. Dass auch NK9 Polyester bevorzugt, wird durch das einzige Ausführungsbeispiel unterstrichen, nach dem ein kreuzverlegtes Nadelvlies mit PET-Fasern untersucht wird (NK9, S. 6, Tab. 4). Damit kann zugleich der Einwand der Beklagten, NK9 nenne als Träger für den Klebstreifen ohne Differenzierung unterschiedliche Polymermaterialien, nicht überzeugen.

179

Auf der Suche nach geeigneten Trägervliesen beachtet der Fachmann die Druckschrift NK14, die, ebenso wie NK9, auf „typische“ Vliesmaterien aus Polyestern wie PET hinweist (NK14, S. 2 Z. 22-24), schon im Abstract auf Vliese abstellt, die aus 10% bis 100% biobasierten Fasern bestehen, bestimmt nach demselben Prinzip wie im Streitpatent (NK14, Abstract und S. 8 Z. 24-27, und NK1 [0032] Z. 15), und die ebenso wie gemäß NK9 kohäsiv verfestigt sind (NK14, Abstract „thermally bonded together“ und NK9, [0019]). Ausdrücklich eignen sich die Fasernetze der NK14 als Träger für Klebstoffe (NK14, S. 86 Z. 5 „tacky adhesive tape base cloth“). Weiter spricht NK14, ebenso wie NK1, den Ersatz von PET durch biobasierte Fasern an (NK14, S. 2 Z. 22 bis S. 3 Z. 8), empfiehlt PEF als geeignetes PET-Ersatzpolymer (NK14, S. 35 Z. 8-15) und führt geeignete Molekulargewichte für das Polymer auf, die den Kriterien nach Hauptantrag genügen (NK14, S. 33 Z. 21-25). Somit ergeben sich die Merkmale 1.3 bis 1.8 durch bloßes Befolgen der Anleitung in NK14, ohne dass es eines erfinderischen Schritts bedarf.

180

Soweit die Beklagte geltend macht, dass sich NK14 im Kern auf hydrophile und Flüssigkeit absorbierende Fasernetze mit losen und empfindlichen Schleifen (NK14, S. 17 Z. 19ff.: „Fiber Displacement“ betreffend „displaced fibers“, „discontinuities“, „loose ends“) richte, die Verwendung des strukturierten Fasernetzes als Träger für Klebstoffe nur als eine von vielen Anwendungen erwähne und ohnehin eine Umarbeitung der Fasern gemäß NK14 vonnöten sei, was nach dem BGH-Urteil „Feuchtigkeits- und Ascheanalyse“ gegen eine ohne Weiteres in Betracht zu ziehende Lehre dieser Druckschrift spreche, greifen ihre Argumente zur Überzeugung des Senats nicht durch.

181

Denn NK9 und NK14 informieren über Polyester als gängiges Trägermaterial, für welches laut NK14 PEF einen biobasierten Ersatz bietet. Es spielt keine Rolle, dass NK14 im Kern auf ein Flüssigkeit sammelndes Fasernetz abzielen mag (NK14, Anspr. 1 drittletzte Z. „for collecting fluid“), weil das Fasernetz nach der Definition auf Seite 11 der NK14 lediglich zu einer Rolle aufrollbar sein muss und als Film, Vlies oder Laminat ausgebildet sein kann (NK14, S. 11 Z. 18 und 19). Dass das Fasernetz nach NK14 Flüssigkeiten aufnehmen kann, hindert den Fachmann nicht daran, PEF als biobasierten Polyesterersatz ins Auge zu fassen. Insoweit befasst sich das Streitpatent nicht mit dieser Problematik, sondern stellt auf essentielle Eigenschaften wie die Elastizität ab, die aus NK14 hervorgehen. Unbestritten ist, dass NK14 zahlreiche Anwendungen für das Fasernetz angibt, darunter aber ausdrücklich seine Verwendung als Träger für Klebstoffe (NK14, S. 86 Z. 1-12, insb. Z. 4 und 5), auf welche sich der Fachmann im Hinblick auf die streitpatentgemäße Aufgabe konzentriert. Ihm ist dabei bewusst, dass die vielfältigen Anwendungen des Fasernetzes nach NK14 mit dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 korrespondieren, wonach nicht zwingend ein Vlies, sondern ebenso vielfältige Fasernetze beansprucht sind.

182

Schließlich kann auch der beklagtenseitig geltend gemachte Umstand, dass die streitpatentgemäße Verwendung Träger mit guten mechanischen Eigenschaften erfordere, welche NK9 und NK14 nicht ansprächen, nicht überzeugen. Denn NK14 geht auf diese Eigenschaften ausdrücklich ein und gibt entsprechende Hilfsstoffe zur Optimierung vor (NK14, S. 39 Z. 5-17). Daher ist nicht ersichtlich, warum das Material der NK14 eine aufwendige Umarbeitung erfordern würde, um der Verwendung der NK9 im Sinne des angeführten BGH-Urteils „Feuchtigkeits- und Ascheanalyse“ zu genügen.

III.

183

Die Einschränkungen gemäß den Hilfsanträgen 3, 5, 7 und 8 begründen ebenfalls keine Patentfähigkeit.

184

1. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 27. Mai 2024) durch Aufnahme der im erteilten Patentanspruch 5 angegebenen „Polydispersität des Polyesters zwischen 1,0 und 1,9“.

185

Der Bereich der Polydispersität, bei welcher es sich um das Verhältnis des gewichtsmittleren Molekulargewichts zum zahlenmittleren Molekulargewicht von Polymeren handelt, ist nur im erteilten Patentanspruch 5 (Patentanspruch 9 der NK2) genannt. Als Maß für die Breite der Molmassenverteilung von Polymeren entspricht der „ideale Wert“ von 1 Polymerketten derselben Kettenlänge, während höhere Werte mit breiteren Verteilungen in der Kettenlänge einhergehen. Weder die ursprünglich angemeldete noch die erteilte Form des Streitpatents beschreiben oder belegen dabei Vorteile in Bezug auf das beanspruchte Klebeband, so dass der beanspruchte Bereich im Belieben des Fachmanns liegt. Wenn die Beklagte ohne einen Nachweis mit dem beanspruchten Bereich verbesserte elastische und mechanische Eigenschaften des Trägermaterials gegenüber entsprechend höheren Werten verbunden sehen will, ist gutachtlich auf die Druckschrift NK16 zu verweisen, die bereits bioabbaubare PEF-Vliese anspricht (NK16, Anspr. 1, 2, 10 und 24 Z. 22 „nonwoven fabrics“, S. 2 Z. 30 und 31), deren Polydispersität im Bereich von 1,4 bis 8, bevorzugt im Bereich 1,6 bis 5, und somit bei eher niedrigeren Werten im patentgemäßen Sinn liegen soll. Eine erfinderische Tätigkeit ist aus dieser Ausgestaltung demzufolge nicht herzuleiten.

186

2. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 27. Mai 2024) durch Ersatz der Passage im Oberbegriff (Merkmal 1.2) „wobei das biobasierte Trägermaterial in Form von Flächenelementen umfassend gesponnene, gewebte und/oder geschmolzene Flächenelemente vorliegt“ durch „wobei das biobasierte Trägermaterial in Form von Flächenelementen umfassend Folien, Gewebe und/oder Gittergewebe vorliegt“.

187

Allerdings begründet auch diese Ausgestaltung keine erfinderische Tätigkeit. Denn NK14 nennt bereits Filme als Träger (NK14, S. 11 Z. 18), entsprechend der Folie nach Hilfsantrag 5.

188

3. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 27. Mai 2024) durch eine insoweit zulässige Einschränkung im fakultativen Teil von Merkmal 1.3, nach welcher die Klebemasse statt „teilweise oder vollständig“ nunmehr „teilweise“ in den Träger eingesunken sein kann.

189

Wie oben bei der Auslegung bereits angesprochen, wird hier ein optionales Merkmal geändert, nämlich ein mögliches oder nicht mögliches Einsinken der Klebemasse. Dies schafft nach der obigen Auslegung keinen Unterschied zur Lehre der NK9 in Kombination mit NK14, so dass sich daraus keine zum Hauptantrag geänderte Bewertung ergibt.

190

4. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8 unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 27. Mai 2024) in Merkmal 1.2 dadurch, dass das biobasierte Trägermaterial in Form von flexiblen und/oder elastischen Flächenelementen vorliegen soll.

191

Flexible und/oder elastische Flächenelemente werden aber auch in NK9 in Gestalt des dort als zur Kabelbandagierung geeigneten Vlieses (NK9, Anspr. 1) inhärent und in NK14 ausdrücklich beschrieben (NK14, S. 39 Z. 5-10). Maßgeblich ist aber, dass sich nicht einmal das Streitpatent zu diesen Eigenschaften genauer verhält, wenn es mit diesen Merkmalen lediglich eine „geringe Steifigkeit“ verknüpft (NK1, [0052] Z. 56 bis 58). Unbestimmte Angaben lassen keine Abgrenzung zum Stand der Technik zu, so dass eine Verteidigung des Streitpatents im Umfang des Hilfsantrags 8 ebenfalls nicht zum Erfolg führt.

IV.

192

Demgegenüber ist die Patentfähigkeit der Verwendung nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 9 anzuerkennen.

193

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 9 unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag (= Hilfsantrag 1 vom 27. Mai 2024) durch Ersatz der Passage im Oberbegriff (Merkmal 1.2) „wobei das biobasierte Trägermaterial in Form von Flächenelementen umfassend gesponnene, gewebte und/oder geschmolzene Flächenelemente vorliegt“ durch „wobei das biobasierte Trägermaterial in Form von Flächenelementen umfassend Gewebe und/oder Gittergewebe vorliegt“.

194

Offenbart sind diese Merkmale in Absatz [0067] der NK1. Dass sich die Ausgestaltungen nur auf die in diesem Absatz letztgenannten geschmolzenen Flächenelemente bezögen, wie die Klägerin meint, ist aus der „und/oder“ … „wie“-Abfolge im Satzbau nicht herzuleiten, auch nicht aus der ursprünglichen Offenbarung (NK2, S. 23 Z. 16-19, S. 24 Z. 1-3 und 27-29). Somit ist der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 9 zulässig.

195

Zwar gibt NK9 in Absatz [0003] Polyester-Gewebeträger für Klebebänder zur Kabelbandagierung als weit verbreitet und damit als etabliert an. NK14 nennt als Ausführungsformen für das Fasernetz, wie oben diskutiert, aber nur Vliese, Folien und Laminate (NK14, S. 11 Z. 18 und 19). Vor diesem Hintergrund veranlasst die Zusammenschau dieser beiden Druckschriften den Fachmann nicht dazu, Gewebebänder aus dem streitpatentgemäßen biobasierten Polyester-Material als geeignet für die Kabelbandagierung zu erachten. Denn selbst der in NK14 gebrauchte Ausdruck „base cloth“ (Basisstoff) für den Klebstoffträger regt im Kontext mit den übrigen Angaben in NK14 schon deswegen keinen Gewebeträger, sondern einen Vliesstoff an (NK14, S. 86 Z. 5), weil in NK14 kein geläufiger englischsprachiger Ausdruck für gewebte Träger, wie „textile“, „fabric“, „weave“ oder „wovens“ zu finden ist.

196

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab und haben in der mündlichen Verhandlung keine Erwähnung mehr gefunden. Soweit sie sich mit biobasierten Polyestern befassen, geben sie entweder keine Verwendung für diese Materialien an (NK11 bis NK13) oder von der Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 wegführende Verwendungen, wie die Verwendung biobasierter Polyestergewebe als Hygieneprodukte oder für die Bekleidung (NK16, Anspr. 24).

197

Auf die Druckschrift NK8 ist nicht näher einzugehen, da sie als Stand der Technik nicht zweifelsfrei nachgewiesen wurde.

198

Somit war das Streitpatent für nichtig zu erklären, soweit es über den Umfang des Hilfsantrags 9 hinausging.

199

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO; die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.