Anhörungsrüge im Patentnichtigkeitsverfahren: Hinweispflicht auf die fehlende Patentfähigkeit von Unteransprüchen
KI-Zusammenfassung
Die Beklagte richtete eine Anhörungsrüge gegen ein Urteil des Senats im Patentnichtigkeitsverfahren, in dem der Hauptanspruch für nichtig erklärt wurde. Streitpunkt war, ob das Gericht hätte hinweisen müssen, dass auch Unteransprüche nicht patentfähig sein könnten. Der BGH wies die Rüge als unbegründet zurück: Die Beklagte hatte nicht substantiiert dargetan, dass die Unteransprüche anders zu beurteilen seien, und musste bekannte Umstände zum Rechtsschutzinteresse vortragen.
Ausgang: Anhörungsrüge gegen das Urteil des Senats als unbegründet abgewiesen
Abstrakte Rechtssätze
Die Nicht-Patentfähigkeit des Gegenstands eines Patentanspruchs führt nicht automatisch zur Nicht-Patentfähigkeit der auf ihn rückbezogenen Unteransprüche.
Unteransprüche sind jedoch ebenfalls nichtig zu erklären, wenn nicht geltend gemacht wird und sich nicht sonst ergibt, dass die in den Unteransprüchen enthaltenen zusätzlichen Merkmale zu einer abweichenden Beurteilung der Patentfähigkeit führen.
Ein Gericht ist nicht gehalten, von Amts wegen darauf hinzuweisen, dass eine Nichtigerklärung sich auch auf Unteransprüche erstrecken kann, wenn der Patentinhaber nicht substantiiert vorträgt, die Unteransprüche seien anders zu beurteilen.
Der Patentinhaber hat Anlass, dem Gericht bekannte Umstände, die dem Rechtsschutzinteresse des Klägers hinsichtlich einzelner Patentansprüche entgegenstehen, von sich aus darzulegen; unterbleibt dies, darf er nicht auf eine Beschränkung der Nichtigerklärung vertrauen.
Vorinstanzen
vorgehend BGH, 18. März 2014, Az: X ZR 77/12, Urteil
vorgehend BPatG München, 27. März 2012, Az: 3 Ni 32/10 (EP)
Tenor
Die Anhörungsrüge gegen das Urteil vom 18. März 2014 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Gründe
Die Anhörungsrüge ist unbegründet. Entgegen der Auffassung der Beklagten war der Senat nicht gehalten darauf hinzuweisen, dass eine Nichtigerklärung des Streitpatents nicht nur im Umfang von Patentanspruch 1, sondern auch im Umfang der - mit der Klage ebenfalls angegriffenen - Unteransprüche in Betracht kommt.
1. Wie die Anhörungsrüge im Ansatz zutreffend geltend macht, führt der Umstand, dass sich der Gegenstand eines Patentanspruchs als nicht patentfähig erweist, allerdings nicht ohne Weiteres dazu, dass auch der Gegenstand von auf ihn zurückbezogenen Unteransprüchen als nicht patentfähig angesehen werden kann. Das Patent ist aber auch hinsichtlich der angegriffenen Unteransprüche für nichtig zu erklären, wenn weder geltend gemacht wird noch sonst ersichtlich ist, dass die zusätzlichen Merkmale zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen (BGH, Urteil vom 29. September 2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 Rn. 96 - Sensoranordnung).
2. Im Streitfall hat die Beklagte nicht geltend gemacht, dass der Gegenstand der Patentansprüche 2 und 4 bis 12 hinsichtlich der Patentfähigkeit anders zu beurteilen ist als der Gegenstand von Patentanspruch 1, auf den jene Ansprüche zurückbezogen sind. Aus dem Vorbringen der Beklagten war auch nicht ersichtlich, dass sie insoweit einem Versehen unterlag.
Die Beklagte hat das Streitpatent nicht nur in der erteilten Fassung, sondern mit insgesamt achtzehn Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt. Mit einigen dieser Hilfsanträge hat sie Patentanspruch 1 um Merkmale ergänzt, die in der erteilten Fassung in den Patentansprüchen 2 bis 14 vorgesehen sind. Dies gilt nicht nur für den ersten Hilfsantrag, der entsprechend dem erteilten Patentanspruch 3 vorsah, dass das für die Chromatographie eingesetzte Harz Gruppen vom DEAE-Typ aufweist, sondern auch für die Hilfsanträge 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 9, 9a und 10, nach denen Patentanspruch 1 in feiner Abstufung und unterschiedlicher Kombination um einzelne Merkmale aus der erteilten Fassung von Patentanspruch 8 ergänzt werden sollte. Vor diesem Hintergrund bestand für den Senat kein Anlass zu der Annahme, für die Beurteilung des Gegenstands der Unteransprüche könnten weitere Gesichtspunkte von Bedeutung sein.
3. Ein Hinweis war auch nicht deshalb veranlasst, weil die Frage des Rechtsschutzinteresses hinsichtlich der Unteransprüche unter bestimmten Umständen anders zu beurteilen sein könnte als hinsichtlich des ersten Patentanspruchs.
Dabei kann dahingestellt bleiben, welche Anforderungen an den Vortrag eines Nichtigkeitsklägers insoweit im Einzelnen zu stellen sind. Ein Patentinhaber, gegen den die Nichtigerklärung eines durch Zeitablauf erloschenen Patents in vollem Umfang beantragt wird, hat jedenfalls Anlass, ihm bekannte Umstände, die einem Rechtsschutzinteresse des Klägers hinsichtlich einzelner Patentansprüche entgegenstehen, auch ohne gerichtlichen Hinweis aufzuzeigen. Im Streitfall haben weder die Beklagte noch die Kläger in ihrem Vorbringen zum Rechtsschutzinteresse zwischen einzelnen Patentansprüchen differenziert. Vor diesem Hintergrund durfte die Beklagte nicht davon ausgehen, eine Nichtigerklärung werde gegebenenfalls auf den ersten Patentanspruch beschränkt. Sie musste aus dem Umstand, dass der Senat in der mündlichen Verhandlung hinsichtlich des Rechtsschutzinteresses ebenfalls nicht zwischen einzelnen Patentansprüchen differenziert hat, vielmehr auch ohne ausdrücklichen Hinweis die Schlussfolgerung ziehen, dass eine Nichtigerklärung sich gegebenenfalls auch auf den Gegenstand der Unteransprüche erstrecken wird.
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