Offenbarung der therapeutischen Eignung und Erfolgserwartung beim zweckgebundenen Stoffschutz; Patentfähigkeit einer retardierten 4-Aminopyridin-Formulierung - Fampridin-SR
KI-Zusammenfassung
Der BGH entschied über die Berufung gegen ein Urteil des BPatG, das das EP 1 732 548 (retardiertes 4-Aminopyridin zur Steigerung der Gehgeschwindigkeit bei MS; 10 mg bid) für nichtig erklärt hatte. Er verneinte eine neuheitsschädliche Offenbarung, weil die Entgegenhaltungen nur Erwartungen bzw. nicht eindeutig die Wirkung der beanspruchten Dosierung belegten. Eine Nahelage scheiterte zudem daran, dass sich der nach dem Stand der Technik in Betracht kommende Weg aufgrund später zutage getretener Hindernisse (fehlende Signifikanz in MS-F202) ex ante als nicht gangbar dargestellt hätte. Die Nichtigkeitsklagen wurden abgewiesen.
Ausgang: Berufung der Patentinhaberin erfolgreich; Nichtigkeitsklagen gegen das Streitpatent abgewiesen.
Abstrakte Rechtssätze
Die therapeutische Eignung eines Stoffs ist nur dann neuheitsschädlich offenbart, wenn der Entgegenhaltung eindeutig und unmittelbar zu entnehmen ist, dass die beanspruchte Wirkung tatsächlich eintritt; bloße Einschätzungen oder Erwartungen genügen nicht.
Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist ein Lösungsweg nur dann nahegelegt, wenn bei nicht sicher vorhersehbaren Resultaten eine angemessene Erfolgserwartung bestand.
Bei der Beurteilung der Erfolgserwartung können auch Schwierigkeiten bzw. Hindernisse berücksichtigt werden, die im Stand der Technik noch nicht bekannt waren, sich beim Beschreiten des naheliegenden Lösungswegs aber eingestellt hätten, soweit sie Rückschlüsse auf die ex-ante-Gangbarkeit zulassen.
Bleiben die Ergebnisse eines im Stand der Technik angelegten Entwicklungswegs aus fachlicher Sicht ohne erfolgversprechende Fortsetzungsmöglichkeit, kann dies die Annahme einer Nahelage trotz anfänglicher Anreize ausschließen.
Überlegungen und Auswertungen (etwa statistische Analysen) dürfen bei der Beurteilung der Patentfähigkeit als Beleg für eine technische Stoffeigenschaft berücksichtigt werden, auch wenn sie selbst nicht Gegenstand des Patentanspruchs sind.
Vorinstanzen
vorgehend BPatG München, 11. Juli 2023, Az: 3 Ni 19/22 (EP), Urteil
Leitsatz
Fampridin-SR
1. Die Eignung eines Stoffs zur Behandlung einer Krankheit ist durch eine Entgegenhaltung nur dann neuheitsschädlich offenbart, wenn dieser eindeutig und unmittelbar zu entnehmen ist, dass der Stoff die in Rede stehende Wirkung hat. Hierfür reicht es nicht aus, dass einer Entgegenhaltung diesbezügliche Einschätzungen oder Erwartungen zu entnehmen sind (Bestätigung von BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 Rn. 35 - Memantin).
2. Bei der Beurteilung, ob eine angemessene Erfolgserwartung bestand, sind auch Schwierigkeiten zu berücksichtigen, die im Stand der Technik noch nicht bekannt waren, sich beim Beschreiten eines danach in Betracht kommenden Lösungswegs aber eingestellt hätten (ebenso EPA, Entscheidung vom 3. September 2019 - T 421/14, Abs. 9.8.2; Entscheidung vom 4. September 2019 - T 799/16, Abs. 6.8.2).
Tenor
Auf die Berufung wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 11. Juli 2023 abgeändert.
Die Klagen werden abgewiesen.
Die Klägerinnen tragen die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 1 732 548 (Streitpatents), das am 11. April 2005 unter Inanspruchnahme von zwei US-amerikanischen Prioritäten vom 9. April 2004 und 8. April 2005 angemeldet worden ist und die Verwendung von Aminopyridin-Zusammensetzungen betrifft.
Patentanspruch 1, auf den zwei Ansprüche zurückbezogen sind, hat in einem Einspruchsverfahren folgende Fassung erhalten (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben):
A sustained release 4-aminopyridine composition for increasing the walking speed of a patient with multiple sclerosis, said composition to be administered as a stable dose treatment twice daily in a therapeutic dose of 15 10 milligrams or less of 4-aminopyridine.
Patentanspruch 4, auf den zwei Ansprüche zurückbezogen sind, schützt die Verwendung von 4-Aminopyridin zur Herstellung einer Zusammensetzung mit entsprechenden Merkmalen. Patentanspruch 7 schützt sinngemäß eine 4-Aminopyridin-Zusammensetzung mit entsprechenden Merkmalen zum Aufrechterhalten einer therapeutisch wirksamen Konzentration beim Patienten.
Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die damalige Beklagte hat das Streitpatent in der Fassung aus dem Einspruchsverfahren und hilfsweise in sechs geänderten Fassungen verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung hat die ursprüngliche Beklagte ihre erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgt.
Während des Berufungsverfahrens hat die ursprüngliche Beklagte in den Vereinigten Staaten einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 des United States Bankruptcy Code gestellt. Im Zuge dieses Verfahrens ist das Streitpatent übertragen worden. Der Rechtsübergang ist im Patentregister eingetragen.
Die Klägerinnen richten ihre Klage nunmehr gegen die neue Patentinhaberin. Diese und die ursprüngliche Beklagte haben dem zugestimmt.
Die neue Beklagte verfolgt die ursprünglich gestellten Berufungsanträge weiter. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Berufung ist begründet und führt zur Abweisung der Nichtigkeitsklage.
I. Die Klage ist zulässig.
1. Die neue Beklagte ist wirksam an die Stelle der ursprünglichen Beklagten getreten.
Im Patentnichtigkeitsverfahren ist ein Parteiwechsel nach Maßgabe von § 263 ZPO möglich (BGH, Urteil vom 28. Juni 2016 - X ZR 50/14, Rn. 9; Urteil vom 28. Juni 1994 - X ZR 44/93, GRUR 1996, 865, juris Rn. 13 - Parteiwechsel).
Im Streitfall sind die danach maßgeblichen Voraussetzungen erfüllt, weil alle Parteien der Änderung zugestimmt haben.
2. Als im Patentregister eingetragene Patentinhaberin ist die neue Beklagte zur Prozessführung befugt (§ 30 Abs. 3 Satz 2 PatG).
3. Das nach Erlöschen des Streitpatents erforderliche Rechtsschutzbedürfnis ist bei beiden Klägerinnen gegeben.
Die Klägerinnen haben unwidersprochen vorgetragen, dass sie eine Inanspruchnahme aus dem Streitpatent zu befürchten haben.
II. Das Streitpatent betrifft eine 4-Aminopyridin-Zusammensetzung mit verzögerter Freisetzung.
1. Die Beschreibung des Streitpatents führt aus, multiple Sklerose sei eine degenerative und entzündliche neurologische Erkrankung, die das zentrale Nervensystem beeinträchtige.
Bei dieser Erkrankung komme es zu einer Demyelinisierung von Nervenfasern, was zu einer Verlangsamung oder Blockierung der Übertragung von Impulsen entlang der Fasern führe (Abs. 3). Kaliumkanalblocker seien eine Klasse von Substanzen, die die Leitung von Nervenimpulsen verbesserten. Hierzu gehörten Aminopyridine, insbesondere 4-Aminopyridin (Fampridin) (Abs. 4).
In früheren Studien sei Fampridin zunächst intravenös und später oral verabreicht worden. Die schnelle Freisetzung und die kurze Halbwertzeit dieser Formulierungen machten es schwierig, wirksame Plasmaspiegel aufrechtzuerhalten, ohne durch hohe Spitzenwerte nach jeder Dosis unerwünschte Nebenwirkungen zu erzielen (Abs. 5).
2. Vor diesem Hintergrund betrifft die Erfindung das technische Problem, ein geeignetes Dosisregime für Fampridin bei der Therapie von Patienten mit multipler Sklerose zur Verfügung zu stellen.
3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der Fassung, die es im Einspruchsverfahren erhalten hat, in Anspruch 1 eine Zusammensetzung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
1 A sustained release 4-aminopyridine composition Nachhaltig freisetzende 4-Aminopyridin-Zusammensetzung 2 for increasing the walking speed of a patient with multiple sclerosis, zur Steigerung der Gehgeschwindigkeit eines Patienten mit multipler Sklerose, 3 said composition to be administered as a stable dose treatment zu verabreichen als stabile Dosierungsbehandlung 4 twice daily zweimal täglich 5 in a therapeutic dose of 10 milligrams of 4-aminopyridine. in einer therapeutischen Dosis von 10 mg 4-Aminopyridin.
4. Die in Merkmal 2 als Behandlungszweck vorgegebene Steigerung der Gehgeschwindigkeit ist nach der Beschreibung des Streitpatents in einer klinischen Studie als hauptsächliches Kriterium für die Wirksamkeit einer Zusammensetzung im Sinne von Merkmal 1 (Fampridin-SR) verwendet worden (Abs. 78 und 80).
a) Nach der Beschreibung des Streitpatents wurde die Studie über zwanzig Wochen hinweg mit ursprünglich 206 Teilnehmern durchgeführt (Abs. 78).
In den ersten zwei Wochen wurde jedem Teilnehmer einfach blind ein Placebo verabreicht. Ab der dritten Woche wurde ein Doppel-Blind-Test mit einem Placebo und Fampridin-SR in drei Dosierungen (10, 15 und 20 mg, jeweils zweimal pro Tag (bis in die, bid)) durchgeführt. Auf zwölf Wochen Behandlung folgten eine einwöchige Abwärtstitration und eine zweiwöchige Auswaschphase (Abs. 79).
b) Als Ergebnis der Studie berichtet das Streitpatent, es hätten sich keine statistischen Unterschiede zwischen der mit Fampridin-SR behandelten Gruppe und der Placebo-Gruppe ergeben (Abs. 91). Die durchschnittliche prozentuale Verbesserung ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 dargestellt.
Entsprechendes gelte für die Gruppe von Teilnehmern, bei denen sich die Gehgeschwindigkeit während der zwölfwöchigen Behandlung mit stabiler Dosis im Durchschnitt um mindestens 20 % erhöht habe (Abs. 92). Der Anteil dieser Patienten ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 4 dargestellt.
Die p-Werte zeigen an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die beobachteten Ergebnisse auf reinem Zufall beruhen. Sowohl die in Figur 3 als auch die in Figur 4 angegebenen Werte sind so hoch, dass sich keine statistische Signifikanz ergibt.
c) Nach der Beschreibung des Streitpatents ergeben sich statistisch signifikante Unterschiede, wenn die Betrachtung auf Teilnehmer beschränkt wird, bei denen die Gehgeschwindigkeit bei mindestens drei Besuchen während der Behandlungsphase über dem Durchschnittswert aus vier Besuchen vor der Behandlungsphase und einem Besuch nach deren Ende lag (Abs. 82).
Die Ergebnisse dieser so genannten post-hoc-responder-Analyse sind in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 7 dargestellt.
Aus diesen Werten ergibt sich, dass der Anteil der so genannten post-hoc-responder in allen drei mit Fampridin-SR behandelten Gruppen signifikant höher ist als in der Placebo-Gruppe (Abs. 98). Diese Teilnehmer empfanden im Durchschnitt auch subjektiv eine Verbesserung ihres Zustandes (Abs. 100).
d) Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat und auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, gibt Merkmal 2 weder einen Mindestwert für die Steigerung der Gehgeschwindigkeit noch eine bestimmte Art der Bewertung des Behandlungserfolgs vor.
Patentanspruch 1 schützt damit die Eignung der beanspruchten Zusammensetzung und Dosierung für jegliche Behandlung, die auf eine Verbesserung der Gehgeschwindigkeit bei Patienten mit multipler Sklerose abzielt.
5. Die in Patentanspruch 4 geschützte Verwendung und die in Patentanspruch 7 geschützte Zusammensetzung werden durch die in Anspruch 1 geschützte Eignung charakterisiert und unterliegen deshalb derselben Beurteilung.
III. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Der Gegenstand des Streitpatents beruhe jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
Die Bereitstellung der Zusammensetzung zur beanspruchten Verwendung erweise sich ausgehend von einem von der früheren Patentinhaberin bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) eingereichten Entwurf eines Börsenprospekts (NiK8) und einer Veröffentlichung von Goodman et. al. (Placebo-Controlled Double-blinded Dose Ranging Study of Fampridin-SR Multiple Sclerosis, Abstract S21.001, Neurology Suppl. 1, 2003, 60, A 167, NiK7a) als naheliegend.
Der Fachmann, ein Team aus einem Neurologen mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Behandlung von Patienten mit multipler Sklerose, einem Fachmann in klinischer Pharmakokinetik und einem pharmazeutischen Technologen, entnehme NiK8 die Verwendung von Fampridin mit verzögerter Freisetzung zur Behandlung von multipler Sklerose. Dort werde von einer klinischen Studie der Phase II berichtet, in der Fampridin über zwölf Wochen hinweg zweimal täglich in Dosierungen von 10, 15 und 20 mg verabreicht worden und die Verbesserung der Gehgeschwindigkeit als primärer Endpunkt untersucht worden sei. Dafür sei eine Formulierung mit verzögerter Wirkstofffreisetzung eingesetzt worden. Durch diesen Test werde der Fachmann motiviert, die Erhöhung der Gehgeschwindigkeit als Indikator für den therapeutischen Erfolg zu untersuchen.
Bei dieser Untersuchung ergebe sich die therapeutische Wirkung für die Gabe von 10 mg Fampridin-SR zweimal pro Tag zwangsläufig. Aus NiK7a sei bekannt gewesen, dass im Bereich von 20 bis 50 mg pro Tag eine statistisch signifikante Wirksamkeit mit akzeptablem Sicherheitsprofil beobachtet worden sei und dass der Nutzen vom Fampridin-SR gegenüber den zunehmenden Nebenwirkungen bei höheren Dosierungen abnehme.
Der Fachmann habe auch eine ausreichende Erfolgserwartung gehabt. Nach den Ausführungen in NiK7a habe die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem Ergebnis der Studie um einen Zufallsbefund gehandelt habe, bei lediglich 4% gelegen.
Der Einwand der Beklagten, Teil der Lösung des Streitpatents sei die post-hoc-responder-Analyse, sei unerheblich. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht auf diese Nachweismethode beschränkt. Zudem handle es sich um ein mathematisch-statistisches Verfahren, das selbst dann nicht schutzfähig sei, wenn es zur beanspruchten Lösung eines technischen Problems beitrage. Aus den von der Beklagten angeführten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (Escitalopram, Memantin und Repaglinid) ergebe sich keine abweichende Beurteilung.
IV. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.
1. Entgegen der Auffassung der Klägerinnen ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in NiK7a, NiK7b und NiK8 nicht vollständig offenbart.
a) NiK7a enthält die Zusammenfassung eines Berichts über eine doppel-blinde Dosisfindungsstudie mit Fampridin-SR bei Patienten mit multipler Sklerose. Diese Studie wird unter der Bezeichnung MS-F201 auch in NK8 beschrieben.
Nach den Ausführungen in NK7a war das primäre Ziel der Studie die Untersuchung von Sicherheit und Verträglichkeit von steigenden Dosen einer Formulierung mit verlangsamter Freisetzung (SR) von Fampridin bei Patienten mit multipler Sklerose.
An der Studie waren 36 Patienten beteiligt. In der ersten Woche wurde allen Patienten ein Placebo verabreicht. In der zweiten Woche erhielten 25 zufällig ausgewählte Patienten eine Dosis von 20 mg (zweimal 10 mg) pro Tag. Diese Dosis wurde in wöchentlichen Schritten von 10 mg bis auf 80 mg pro Tag in der achten Woche erhöht.
Als häufigste Nebenwirkungen traten Schwindel, Schlaflosigkeit und Parästhesien (Missempfindungen in der Haut wie zum Beispiel Kribbeln, Taubheit oder Brennen) auf. Diese Wirkungen waren bei Dosierungen von 60 mg pro Tag und mehr tendenziell gravierender.
Bei der Fampridin-SR-Gruppe zeigte sich im Vergleich zur Placebo-Gruppe eine statistisch signifikante Verbesserung gegenüber der Basislinie bei der funktionalen Bestimmung der Beweglichkeit (25-Fuß-Gehtest) und bei der Stärke der unteren Extremitäten (manueller Muskeltest). Die Dosis-Wirkungs-Kurven zeigten eine zunehmende Verbesserung (benefit) bei beiden Maßnahmen im Bereich von 20 bis 50 mg pro Tag.
b) NiK7b ist ein auf einer Konferenz verwendetes Poster, dessen Inhalt im Wesentlichen mit demjenigen von NiK7a übereinstimmt, aber durch einige Tabellen und Grafiken ergänzt ist.
Die Ergebnisse des 25-Fuß-Gehtests sind in den nachfolgend wiedergegebenen Grafiken dargestellt (diese Grafiken wurden wegen der geringen Wiedergabequalität der Vorlage mit Hilfe von Google Gemini aufbereitet; die Übereinstimmung aller dargestellten Werte mit dem Original wurde überprüft).
c) Die am 26. September 2003 bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht eingereichte Veröffentlichung NiK8 beschreibt die Tätigkeit und die Geschäftszahlen der früheren Patentinhaberin.
aa) Als führender Produktkandidat wird Fampridin-SR angeführt, das als Medikament für Erkrankungen des Rückenmarks (spinal cord injury, SCI) und multiple Sklerose entwickelt werde (S. 3, S. 35 f., S. 41 f.).
bb) In Bezug auf die Behandlung von multipler Sklerose berichtet NiK8 von einer klinischen Studie der späten Phase 2 mit der Bezeichnung MS-F202.
Bei dieser Studie werde Fampridin-SR zweimal täglich in Dosen von je 10, 15 und 20 mg verabreicht. Primärer Endpunkt sei die Verbesserung der durchschnittlichen Gehgeschwindigkeit bei einer Strecke von 25 Fuß.
Die Ergebnisse der Studie würden bis Ende März 2004 erwartet. Es sei auch möglich, dass die Studie keine statistische Signifikanz in Bezug auf den primären Endpunkt liefere, aber einen klaren Hinweis auf Dosis und Gruppengröße gebe, um zwei nachfolgende klinische Studien der Phase 3 zu konzipieren, die genügend relevante Daten für eine Anmeldung als neues Arzneimittel (new drug application, NDA) liefern sollten (S. 45).
cc) NiK8 schildert ferner eine im Jahr 2001 abgeschlossene Studie der Phase 2 mit der Bezeichnung MS-F201.
Die Schilderung des Gegenstands dieser Studie, der dabei gewählten Vorgehensweise und der Ergebnisse entspricht derjenigen in NiK7a. Ergänzend werden die Änderungen bei der Gehgeschwindigkeit anhand der oben wiedergegebenen Balkengrafiken aus NiK7b näher dargestellt.
d) In keiner dieser Entgegenhaltungen ist die Kombination der Merkmale 2, 4 und 5 offenbart.
aa) Die Eignung eines Stoffs zur Behandlung einer Krankheit ist durch eine Entgegenhaltung nur dann neuheitsschädlich offenbart, wenn dieser eindeutig und unmittelbar zu entnehmen ist, dass der Stoff die in Rede stehende Wirkung hat.
Wie der Senat bereits entschieden hat, reicht es hierfür nicht aus, dass einer Entgegenhaltung diesbezügliche Einschätzungen oder Erwartungen zu entnehmen sind (BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - X ZR 68/08, GRUR 2011, 999 Rn. 35 - Memantin). Erforderlich sind vielmehr Ausführungen, aus denen sich unmittelbar und eindeutig ergibt, dass die in Rede stehende Wirkung gegeben ist.
bb) Diese Voraussetzung ist bei keiner der Entgegenhaltungen erfüllt.
(1) Zu der in NiK8 beschriebenen Studie MS-F202 werden weder konkrete Ergebnisse noch sonstige Umstände mitgeteilt, aus denen sich die in Merkmal 2 vorgegebene Eignung eindeutig ergibt.
Dass diese Studie als vielversprechend dargestellt wird, reicht aus den oben dargelegten Gründen nicht aus. Unabhängig davon äußert NiK8 leise Zweifel daran, ob die Studie statistisch signifikante Ergebnisse liefern wird.
(2) Zur Studie MS-F201 führen zwar alle drei Entgegenhaltungen aus, die Gehgeschwindigkeit habe sich bei der mit Fampridin-SR behandelten Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe statistisch signifikant verbessert. Daraus geht aber nicht unmittelbar und eindeutig hervor, dass schon eine Dosis von zweimal 10 mg pro Tag signifikante Wirkungen entfaltet.
Die in NiK7b enthaltene Liniengrafik zeigt zwar schon für die erste Behandlungswoche, in der die genannte Dosis verabreicht wurde, eine Verbesserung der Gehgeschwindigkeit in einem Wertebereich auf, wie er auch in den folgenden Wochen auftrat, in denen die Dosis schrittweise gesteigert wurde. Dies ermöglicht aber keine eindeutigen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Frage, welche Wirkung sich ab der zweiten Behandlungswoche bei Beibehaltung der ursprünglichen Dosis gezeigt hätte.
2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch NiK8, NiK7a und NiK7b nicht nahegelegt.
a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats liegt die Beschreitung eines in Betracht kommenden Lösungswegs, dessen Resultate im Stand der Technik nicht sicher vorhersehbar waren, nur dann nahe, wenn eine angemessene Erfolgserwartung bestand.
Die Anforderungen an eine angemessene Erfolgserwartung lassen sich nicht allgemeingültig formulieren. Sie sind im Einzelfall unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und der gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen (vgl. nur BGH, Urteil vom 16. April 2019 - X ZR 59/17, GRUR 2019, 1032 Rn. 31 - Fulvestrant; Urteil vom 8. Dezember 2024 - X ZR 77/23, GRUR 2025, 55 Rn. 90 - Testosteronester).
b) Die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts ist im Einspruchsverfahren davon ausgegangen, dass bei der Beurteilung der Erfolgserwartung auch Schwierigkeiten zu berücksichtigen sind, die im Stand der Technik noch nicht bekannt waren, sich beim Beschreiten eines danach in Betracht kommenden Lösungswegs aber eingestellt hätten (EPA, Entscheidung vom 3. September 2019 - T 421/14, Abs. 9.8.2; ebenso zu einem aus einer Teilanmeldung hervorgegangenen Patent: Entscheidung vom 4. September 2019 - T 799/16, Abs. 6.8.2).
Der Senat tritt dieser Auffassung bei.
aa) Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist der Stand der Technik maßgeblich, also der Kenntnisstand vor dem Anmelde- oder Prioritätstag.
Wenn dieser Kenntnisstand keine sichere Vorhersage darüber ermöglicht, ob ein bestimmter Lösungsweg zum angestrebten Erfolg führen wird, ist die Frage, ob eine ausreichende Erfolgserwartung bestand, grundsätzlich auf Grundlage desselben Kenntnisstandes zu beurteilen. Führt ein auf dieser Grundlage hinreichend erfolgversprechender Weg zum angestrebten Ziel, ist er wegen der schon im Stand der Technik gegebenen Erfolgserwartung nahegelegt.
bb) Etwas anderes gilt, wenn nachträglich zu Tage tritt, dass sich ein nach dem Stand der Technik in Betracht kommender Weg auf der Grundlage des Fachwissens zum Anmelde- bzw. Prioritätstag als nicht gangbar darstellt.
(1) Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Erzeugnis mit bestimmten Eigenschaften oder Funktionen nicht schon dann offenbart, wenn eine Entgegenhaltung für eine solche Ausgestaltung Patentschutz beansprucht.
Erforderlich ist vielmehr, dass sich der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig eine konkrete technische Lehre entnehmen lässt, mit der sich die beanspruchten Eigenschaften bzw. Funktionen verwirklichen lassen (BGH, Urteil vom 6. April 2021 - X ZR 54/19, GRUR 2021, 1043 Rn. 40 - Cerdioxid; Urteil vom 21. Juni 2022 - X ZR 53/20, GRUR 2022, 1501 Rn. 69 ff. - Datensendeleistung).
(2) Für die Frage, ob ein Lösungsweg durch den Stand der Technik nahegelegt ist, kann nichts anderes gelten.
Der Umstand, dass ein bestimmter Lösungsweg nach dem Stand der Technik in Betracht kommt und mit einer angemessenen Erfolgserwartung verbunden ist, entspricht insoweit dem Umstand, dass der Stand der Technik alle Merkmale eines später patentierten Gegenstands beschreibt. Wie die Neuheit kann auch eine erfinderische Tätigkeit nur dann verneint werden, wenn ein solchermaßen hervorgehobener Lösungsweg mit dem zum Anmelde- bzw. Prioritätstag zur Verfügung stehenden Fachwissen erfolgreich beschritten werden kann. Daran fehlt es, wenn sich nach dem Einschlagen eines solchen Lösungswegs Hindernisse oder sonstige Umstände einstellen, die aus fachlicher Sicht ein Fortschreiten auf diesem Weg nicht länger als angeraten erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 38 - Repaglinid).
(3) Für die Beurteilung dieser Frage sind, wie die Beschwerdekammer zu Recht angenommen hat, auch spätere Erkenntnisse von Bedeutung, sofern diese einen Rückschluss darauf zulassen, was sich beim Beschreiten eines nach dem Stand der Technik hinreichend erfolgversprechenden Weges ergeben hätte.
Die Berücksichtigung solcher Erkenntnisse führt nicht zu einer unzulässigen ex-post-Betrachtung. Sie dient vielmehr der Beurteilung der Frage, ob ein in Betracht kommender Lösungsweg mit den am Anmelde- bzw. Prioritätstag zur Verfügung stehenden Mitteln gangbar war, also der Beurteilung der Situation ex ante.
c) Bei Anlegung dieses Maßstabs ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 durch NiK7a, NiK7b und NiK8 nicht nahegelegt.
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sich aus einer Zusammenschau der in den Entgegenhaltungen enthaltenen Ausführungen zu der Studie MS-F201 eine angemessene Erfolgserwartung dafür ergab, dass Fampridin-SR die in den Merkmalen 2, 4 und 5 spezifizierte Eigenschaft aufweist.
Auch wenn dies zu bejahen wäre, ergibt sich aus den im Streitpatent dargestellten Ergebnissen der Studie MS-F202, dass sich dieser Weg mit dem zum Prioritätstag des Streitpatents verfügbaren Fachwissen als nicht gangbar dargestellt hätte.
aa) Wie auch die Klägerinnen nicht in Zweifel ziehen, ergeben sich aus MS-F202 nach dem der Studie zugrunde liegenden Ansatz keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den mit Fampridin-SR behandelten Patienten und den Patienten der Placebogruppe.
bb) Entgegen der Auffassung der Klägerinnen ist dies von Bedeutung für die Frage, ob sich der mit der vorangegangenen Studie MS-F201 aufgezeigte Weg als gangbar darstellte.
Die Ergebnisse der Studie MS-F202 haben die Hypothese, dass Fampridin-SR die vom Streitpatent geschützten Eigenschaften aufweisen kann, zwar nicht widerlegt. Sie stellten aber schon dann ein für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevantes Hindernis dar, wenn es aufgrund des zum Prioritätstag verfügbaren Fachwissens keine erfolgversprechende Möglichkeit gab, den in Rede stehenden Weg weiter zu beschreiten.
Solche Möglichkeiten sind im Streitfall nicht ersichtlich.
(1) Aus dem Vorbringen der Klägerinnen ergeben sich keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die in NiK8 angedeutete Möglichkeit, im Anschluss an die Studie MS-F202 auch im Falle statistisch nicht signifikanter Ergebnisse Studien der Phase 3 durchzuführen, einen gangbaren Weg darstellte.
NiK8 stellt diese Möglichkeit nur für den Fall in den Raum, dass die Studie MS-F202 hinreichende Erkenntnisse zu Dosis und Gruppengröße liefert.
Dass diese Voraussetzung gegeben war, ist nicht ersichtlich.
(2) Nach der Einschätzung der Technischen Beschwerdekammer sprachen gegen eine solche Vorgehensweise zudem Ethik- und Kostenbetrachtungen (EPA, Entscheidung vom 3. September 2019 - T 421/14, Abs. 9.8.3; ebenso zu einem aus einer Teilanmeldung hervorgegangenen Patent: Entscheidung vom 4. September 2019 - T 799/16, Abs. 6.8.3).
Wie die Berufung zu Recht geltend macht, zeigen die Klägerinnen keine konkreten Gesichtspunkte auf, die eine abweichende Beurteilung dieser Frage rechtfertigen.
d) Die Überlegungen, aus denen sich ausreichende Hinweise darauf ergeben, dass Fampridin-SR die vom Streitpatent geschützte Eigenschaft aufweist, waren durch den Stand der Technik nicht nahegelegt.
aa) Die Klägerinnen zeigen keine konkreten Gesichtspunkte auf, die Anlass zu solchen Überlegungen geben könnten.
Der Umstand, dass die in NiK7, NiK7b und NiK8 mitgeteilten Ergebnisse darauf hindeuten, dass Fampridin-SR nur bei einem Teil der betroffenen Patienten die angestrebte Wirkung zeigen könnte, liefert zwar eine mögliche Erklärung dafür, weshalb die post-hoc-responder-Analyse der Werte aus MS-F202 zu einer besseren Beurteilung führte. Ohne diesbezügliche Anregung ergab sich daraus aber keine Veranlassung, eine solche Analyse durchzuführen.
bb) Das Vorbringen der Klägerinnen, post-hoc-responder-Analysen seien im Stand der Technik üblich gewesen, ist, wie die Berufung zu Recht geltend macht, weder durch konkrete Entgegenhaltungen noch durch sonstige Umstände näher substantiiert.
cc) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts sind die Überlegungen zu den post-hoc-respondern nicht deshalb unbeachtlich, weil sie im Wesentlichen in der Anwendung einer statistischen Methode bestehen.
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Anwendung dieser Methode zum Auffinden der Lehre des Streitpatents oder ähnlicher Lehren der Patentierung zugänglich wäre.
Die in Rede stehenden Überlegungen sind nicht Gegenstand des Streitpatents, sondern ein Mittel, mit denen die vom Streitpatent geschützte - ausgehend vom Stand der Technik nicht naheliegende - Eigenschaft von Fampridin-SR belegt werden konnte.
Solche Überlegungen müssen nicht zwingend technischer Natur sein. Es genügt, wenn sie sich auf einen technischen Sachverhalt beziehen. Letzteres ist im Streitfall gegeben, weil es um eine Eigenschaft eines Stoffes geht.
dd) Dass der Behandlungserfolg das zwangsläufige Ergebnis einer Behandlung mit der in den Merkmalen 4 und 5 festgelegten Dosis ist, führt entgegen der Auffassung des Patentgerichts nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
Wie bereits oben dargelegt wurde, reicht es für die Offenbarung einer bestimmten Eigenschaft eines Stoffs nicht aus, dass diese Eigenschaft beschrieben wird. Vielmehr muss eindeutig und unmittelbar offenbart sein, dass sie tatsächlich vorhanden ist. Entsprechend dazu ist eine solche Eigenschaft aus den oben aufgezeigten Gründen nicht schon dadurch nahegelegt, dass die Hoffnung oder Erwartung geäußert wird, sie sei vorhanden. Vielmehr muss eine angemessene Erfolgserwartung bestehen.
Diese Anforderungen gelten auch und gerade dann, wenn die Eigenschaft objektiv vorhanden ist. Nur wenn diesbezüglich zumindest eine angemessene Erfolgserwartung besteht, ist eine ausführbare technische Lehre offenbart (vgl. dazu auch BGH, Beschluss vom 25. Februar 2026 - X ZB 3/25 Rn. 34 ff. - Fructoseintoleranz).
ee) Entgegen der Auffassung der Klägerin zu 1 führt der oben dargelegte rechtliche Ansatz nicht zu einer Diskrepanz zwischen den Anforderungen an den Inhalt einer Entgegenhaltung und den Anforderungen an den Inhalt einer Patentanmeldung oder eines Patents, dessen Rechtsbestand zu beurteilen ist.
Damit ein Patent für zweckgebundenen Stoffschutz erteilt werden kann, muss die Anmeldung zumindest eine angemessene Erfolgserwartung dafür aufzeigen, dass der in Rede stehende Stoff die beanspruchte Eigenschaft aufweist (BGH, Beschluss vom 25. Februar 2026 - X ZB 3/25 Rn. 37 ff. - Fructoseintoleranz). Daran kann es entsprechend den oben dargestellten Grundsätzen fehlen, wenn erst nach der Anmeldung zutage tritt, dass sich der von der Anmeldung aufgezeigte Weg als nicht gangbar darstellt.
V. Die angefochtene Entscheidung stellt sich nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 119 Abs. 1 PatG).
Weitere Entgegenhaltungen, die den Gegenstand des Streitpatents offenbaren oder nahelegen könnten, sind nicht ersichtlich.
VI. Die Sache ist zur Endentscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG).
Aus den oben aufgezeigten Erwägungen ergibt sich, dass der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung, die es im Einspruchsverfahren erhalten hat, patentfähig ist.
VII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs. 1 und § 100 Abs. 1 ZPO.
| Bacher | Kober-Dehm | Rensen | |||
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