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BGH·I ZR 89/23·11.12.2023

Aussetzung der Nichtzulassungsbeschwerde wegen Nichtigkeitsantrag zur Unionsmarke „Nanotank“

Gewerblicher RechtsschutzMarkenrechtUnionsmarkenrechtSonstig

KI-Zusammenfassung

Der BGH setzt das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren gemäß Art. 129 Abs. 3 UMV i.V.m. § 148 Abs. 1 ZPO aus, bis über den Nichtigkeitsantrag der Beklagten zu 1 beim EUIPO entschieden ist. Er wägt das Interesse an zügiger Entscheidung gegen das Risiko einer Verurteilung wegen einer löschungsreifen Marke und widersprüchliche Entscheidungen ab. Die Löschungsabteilung erklärte die Marke für bestimmte Waren der Klasse 21 wegen Beschreibbarkeit und fehlender Unterscheidungskraft für nichtig. Diese Entscheidung begründet eine hinreichende Wahrscheinlichkeit der Löschung und rechtfertigt die Aussetzung.

Ausgang: Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Nichtigkeitsantrag bei EUIPO ausgesetzt

Abstrakte Rechtssätze

1

Ein Verletzungsverfahren kann nach Art. 129 Abs. 3 UMV i.V.m. § 148 Abs. 1 ZPO auszusetzen sein, wenn über einen beim EUIPO anhängigen Antrag auf Nichtigerklärung entschieden werden soll.

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Bei der Entscheidung über eine Aussetzung sind das Interesse der klagenden Partei an einer zeitnahen Entscheidung, das Interesse des Beklagten, nicht aufgrund einer löschungsreifen Marke verurteilt zu werden, und das Interesse an der Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen gegeneinander abzuwägen.

3

Eine Aussetzung kommt in Betracht, wenn im registerrechtlichen Verfahren eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Verzögerung rechtfertigt.

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Eine nichtrechtskräftige Entscheidung der EUIPO-Löschungsabteilung, die eine Marke als beschreibend und unterscheidungslos einstuft, kann eine solche Wahrscheinlichkeit der Löschung begründen.

Relevante Normen
§ Art. 129 Abs. 3 UMV in Verbindung mit § 148 Abs. 1 ZPO§ Art. 59 Abs. 1 Buchst. a UMV§ Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c UMV

Vorinstanzen

vorgehend OLG Karlsruhe, 10. Mai 2023, Az: 6 U 206/22

vorgehend LG Mannheim, 21. Juni 2022, Az: 2 O 133/21

nachgehend BGH, 6. März 2025, Az: I ZR 89/23, Beschluss

Tenor

Das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren wird bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der Beklagten zu 1 auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke Nr. 18 315 580 "Nanotank" beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum ausgesetzt.

Gründe

1

Das Verfahren ist gemäß Art. 129 Abs. 3 UMV in Verbindung mit § 148 Abs. 1 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der Beklagten zu 1 gemäß Art. 59 Abs. 1 Buchst. a, Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c UMV auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke Nr. 18 315 580 "Nanotank" (Klagemarke) beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) auszusetzen.

2

1. Bei der Entscheidung, ob ein Verletzungsverfahren im Hinblick auf einen Antrag auf Nichtigerklärung nach § 148 Abs. 1 ZPO auszusetzen ist, sind das Interesse der klagenden Partei an einer zeitnahen Entscheidung und das Interesse des Beklagten, nicht aufgrund einer löschungsreifen Marke verurteilt zu werden, sowie das Interesse, widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden, gegeneinander abzuwägen. Eine Verfahrensaussetzung kommt in Betracht, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im registerrechtlichen Verfahren besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt (vgl. BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 [juris Rn. 19] = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot, mwN).

3

2. Die Voraussetzungen für die - von beiden Parteien angeregte - Aussetzung des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens liegen im Streitfall vor.

4

Der während des Verletzungsverfahrens gestellte Antrag der Beklagten zu 1 gemäß Art. 59 Abs. 1 Buchst. a, Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c UMV auf Nichtigerklärung der Klagemarke war vor der Löschungsabteilung des EUIPO erfolgreich. Mit Beschluss vom 24. Oktober 2023 hat die Löschungsabteilung die Unionsmarke "Nanotank" für die angegriffenen Waren der Klasse 21 (Aquarien: Aquarien [Zimmer-]; Zimmeraquarien; Abdeckungen für Aquarien) für nichtig erklärt. Die angefochtene Marke sei zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b UMV gewesen und ihr habe die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c UMV gefehlt.

5

Damit besteht - auch wenn die Entscheidung der Löschungsabteilung noch nicht rechtskräftig ist - eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Erklärung der Nichtigkeit der Marke im registerrechtlichen Verfahren, die eine mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt.

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